OPP 20-2466 29/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D V a déposé, le 10 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 646 200 portant sur le signe verbal LES COPINES D’ABORD. Le 29 juil et 2020, la société SUPER SRL (société à responsabilité limitée, Italie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : - la marque internationale portant sur le signe verbal LES COPAINS, enregistrée le 12 octobre 1981, renouvelée par dernière déclaration publiée le 17 novembre 2011 sous le n° 464 279, désignant la France et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe déposée le 18 juin 2014, enregistrée sous le n° 013 007 836, dont la société opposante

2

indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 464 279 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfums. Jupes, chemisettes, pantalons, jaquettes, foulards, écharpes, cravates, surtouts, bérets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

3

En revanche, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels et de produits spécifiquement destinés à nourrir le cuir, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Parfums » de la marque antérieure, qui désignent des substances aromatiques d’origine naturel e ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (rayons des produits d’entretien des grandes surfaces pour les premiers, parfumeries et rayons des grandes surfaces consacrés aux parfums pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et oligatoire, les premiers pouvant être utilisés sans le recours aux seconds, et réciproquement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES COPINES D’ABORD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES COPAINS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’une apostrophe, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.

4

Ces signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun un ensemble verbal proche, à savoir LES COPINES pour le signe contesté, LES COPAINS pour la marque antérieure, le premier constituant la forme féminine du second. Les signes diffèrent par la présence des termes D’ABORD au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, les ensembles LES COPINES / LES COPAINS apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, les termes D’ABORD au sein du signe contesté apparaissent secondaires dès lors qu’ils viennent simplement préciser et mettre en exergue la dénomination COPINES. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES COPINES D’ABORD est donc similaire à la marque verbale antérieure LES COPAINS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 013 007 836 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfums et articles de parfumerie. Peignoirs de bain; Costumes de plage; Chaussures de plage; Costumes de bain [mail ots de bain]; Ceinture (habil ement); Chapel erie; Couvre-chefs; Jarretel es; Bas; Cache-corset; Cache-oreil es; Vestes de pêcheurs; Mitaines; Gilets; Manteaux; Pardessus; Manteaux; Gilets; Parkas; Vestes en fourrure; Chaussures en fourrure; Chapeaux en fourrure; Parkas en fourrure; Vestes en fourrure; Gants; Tee-shirts; Pul -overs; Cravates; Pul -overs; Foulards; Chemises; Jupes; Chaussettes; Costumes; Slips; Pyjamas; Robes de chambre; Sous-vêtements; Slips; Soutiens-gorge; Bonneterie; Tricots [vêtements]; Bottes; Chaussures de sport; Chaussures de sport; Chaussures; Sandales; Chaussons ».

5

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Toutefois, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels, et de produits spécifiquement destinés à nourrir le cuir, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Parfums et articles de parfumerie » de la marque antérieure, qui désignent des substances aromatiques d’origine naturel e ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (rayons des produits d’entretien des grandes surfaces pour les premiers, parfumeries et rayons des grandes surfaces consacrés aux parfums pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et oligatoire, les premiers pouvant être utilisés sans le recours aux seconds, et réciproquement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « Chaussures » de la marque antérieure invoquée, les premiers ayant des utilisations diverses et n’étant pas nécessairement utilisés avec les seconds, lesquels ne sont pas nécessairement en cuir et n’ont donc pas obligatoirement recours aux premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe LES COPAINS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il en diffère par la présence des termes D’ABORD au sein du signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure qui ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence commune d’un ensemble verbal visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement proche (LES COPINES / LES COPAINS).

6

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LES COPINES D’ABORD ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.