OP 20-2592 21/06/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ZEBRE (SAS) a déposé, le 6 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 654 343, portant sur le signe verbal ZEBRE DECORATION.

Le 5 août 2020, la société OKO (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :

- Le nom commercial ZÈBRES sous lequel l’opposante exerce son activité ;

- L’enseigne ZÈBRES désignant le lieu où l’opposante exerce son activité ;

- Le nom domaine zebres.paris L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Une commission orale s’est tenue, à la demande de l’une des parties, le 6 avril 2021.

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2 A l’issue de la commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le droit antérieur zebres.paris non pris en compte A l’appui de l’opposition, la société opposante invoque notamment le nom de domaine antérieur zebres.paris.

En rubrique 6-3 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « Fondements de l’opposition », el e a renseigné les informations suivantes :

- « Type de fondement : Nom de domaine
- Désignation du signe : zebres.paris
- Activités qui servent de base à l’opposition : décoration intérieure
- Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : piece8Facture_FR22918845.pdf – Existence du nom de domaine

Pour prouver l’existence et la portée de ce nom de domaine, la société opposante a transmis une facture datée du 12 février 2018 portant sur la création d’un nom de domaine zebres.paris du 12 février 2018 au 11 février 2019.

L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e précise que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 4° […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».

De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».

En l’espèce, la facture susmentionnée portant sur la réservation du nom de domaine zebres.paris du 12 février 2018 au 11 février 2019 ne permet pas de déterminer que ce nom de domaine était bien réservé par la société opposante au jour de l’opposition le 5 août 2020, cette date étant postérieure à la période de réservation mentionnée sur la facture.

Par ail eurs, le seul extrait du site internet fourni par la société opposante est inopérant pour démontrer la réservation du nom de domaine par l’opposante au jour de l’opposition tel e que requise par les textes précités.

La société opposante ne peut donc faire valoir le droit précité à l’appui de son opposition : celui-ci ne sera donc pas pris en compte dans la présente procédure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 B. Sur le fondement du nom commercial ZEBRES 1. Sur l’exploitation effective du nom commercial dont la portée n’est pas seulement locale Aux termes de l’article L 711-3, 4° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom commercial, […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial.

En l’espèce, les activités invoquées comme servant de base à l’opposition, au titre de l’atteinte au nom commercial ZÈBRES, sont les suivantes : « décoration intérieure ».

A l’appui de son opposition, l’opposante a notamment fourni les éléments suivants :

— des factures de vente d’articles de décoration datées du 4 octobre 2018, du 23 octobre 2018, du 22 décembre 2019, du 18 décembre 2018, du 11 mars 2019, du 24 juil et 2019 et du 4 janvier 2020 adressées à des clients sis en différentes vil es en France (à Paris (75), Neuil y-sur-Seine dans le département des Hauts-de-Seine, Ars-en-Ré dans le département de la Charente-Maritime, Rognes dans le département des Bouches-du-Rhône, à Cambo-les-Bains dans les Pyrénées- Atlantiques, à Perouges dans l’Ain), portant la mention du nom ZEBRES sur l’en-tête pour des tables, assiettes, objets de décoration : (pièces 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.10) ;

— des articles de magazines de décoration évoquant la boutique de décoration ZEBRES et précisant son adresse 14 rue François Miron à Paris (75004) :

 Magazine ART & DECORATION n°534 du mois de septembre 2018 (pièce 15) : « Boutique d’antiquaire et appartement, antre de décorateur et galerie informel e, Zèbres est tout cela à la fois, le charme d’un vieil immeuble du XVIIIe siècle classé dans le Paris historique en plus. Imaginé par A G, cette nouvel e adresse porte sa marque imprégnée par l’art de chiner juste, aussi bien des pièces des XVIIIe et XIXe siècles que du XXe siècle et des années 1970. Le maître des lieux mixe harmonieusement petites et grosses pièces, y ajoute du mobilier en corde ou en châtaigner de C A, baigne le tout de délicieuses senteurs italiennes et pose çà et là ses découvertes artistiques […] Zèbres»

 Magazine ELLE DECORATION du mois d’octobre 2018 (pièce 19) mentionnant : « nouvel es boutiques : « ZEBRES la nouvel e boutique-galerie Zèbres propose des gravures, sculptures, du mobilier ou encore des céramiques. Venues de tous horizons et toutes époques, les petites pièces se mêlent aux grands noms du design. Si aujourd’hui sont Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 présentées des œuvres de C A, J A ou J O, le lieu est appelé à évoluer au gré des trouvail es chinées par son propriétaire A G et des artistes qu’il souhaite promouvoir. 14 rue François Miron, Paris 4e. zebres.paris ».

 Magazine ELLE DECORATION du mois de mai 2019 (pièce 21) : « galerie zèbres : Les sculptures animalières de J H ont trouvé une place de choix dans les col ections éclectiques de la galerie Zèbres. […] 14 rue François Miron, Paris 4e ».

— des extraits de magazines de décoration citant des articles de décoration commercialisés par ZEBRES :  le magazine COTE SUD de décembre-janvier 2018-2019 (pièce 18),  le magazine ART&DECORATION avril 2019 (pièce 17),  le magazine ELLE DECORATION décembre 2018 (pièce 20),  le magazine ELLE DECORATION juil et-août 2019 (pièce 22).

Ces pièces démontrent l’usage dans la vie des affaires par la société opposante du nom commercial ZEBRES, invoqué à l’appui de l’opposition, pour une activité de vente d’objets de décoration d’intérieur et dont la portée n’est pas seulement locale.

A cet égard, la déposante soutient que le nom commercial ZEBRES ne serait pas antérieur à sa demande d’enregistrement au motif que ce nom commercial n’a été inscrit au registre du commerce et des sociétés par l’opposante que le 2 juil et 2020 soit postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée le 6 juin 2020.

Toutefois, cette argumentation ne saurait être prise en compte dès lors que la protection du nom commercial s’acquiert par le premier usage public, la seule inscription du nom commercial au registre du commerce sans exploitation étant insuffisante.

En l’espèce, tel que précédemment exposé, les pièces fournies par l’opposante démontrent bien un usage public du nom ZEBRES à titre de nom commercial par l’opposante à partir du mois de septembre 2018 antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée.

Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous le nom commercial ZEBRES à prendre en considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « vente d’objets de décoration d’intérieur ».

2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et activités L’opposition est formée à l’encontre du service suivant de la demande d’enregistrement : « décoration intérieure ».

Comme précédemment relevé, l’exploitation du nom commercial invoqué ZEBRES et dont la portée n’est pas seulement locale a été démontrée pour l’activité suivante : « vente d’objets de décoration d’intérieur ».

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

En l’espèce, le service précité de la demande d’enregistrement : « décoration intérieure » présente les mêmes objet et destination que l’activité de « vente d’objets de décoration d’intérieur » exercée sous le nom commercial invoqué par l’opposante, en ce que ces service et activité sont susceptibles de d’adresser à une même clientèle désireuse d’aménager l’intérieur d’un lieu.

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5 En conséquence, le service de la demande d’enregistrement apparait similaire à l’activité exercée par la société opposante sous le nom commercial invoqué.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZEBRE DECORATION ci-dessous reproduit :

Le nom commercial antérieur invoqué porte sur le signe verbal ZÈBRES.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le signe antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public pertinent.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci ont commun une dénomination phonétiquement identique et visuel ement très proches (ZEBRE / ZEBRES).

Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal DECORATION.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent.

Les dénominations ZEBRE / ZEBRES apparaissent distinctives au regard des services en cause et des activités exercées sous le nom commercial antérieur.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel 188 sociétés en France comportent le mot ZEBRE dont plusieurs exercent leur activité dans la décoration d’intérieur et la vente de mobilier.

Outre que le terme ZEBRE(S) ne présente aucun lien direct et concret avec les services et activités en cause, il n’est en effet pas démontré que ce terme soit si fréquemment utilisé à titre de nom commercial, qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des services et activités concernés.

A cet égard, la liste des 188 entreprises dont le nom contient le terme ZEBRE fournie par la déposante à l’appui de son argumentation ne permet pas d’établir la banalité ou le caractère usuel de ce terme dès lors que cette liste n’indique pas si les noms de ces sociétés sont utilisés à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne. En outre, la simple codification APE ou NAF ne permet pas de déterminer la nature des activités effectivement exploitées sous ces noms par les sociétés citées. Enfin, contrairement à ce que soutient la déposante, l’existence de trois sociétés exerçant dans la décoration d’intérieur et la vente de mobilier dont le nom contient le nom ZEBRE ne saurait suffire à démontrer le caractère usuel de ZEBRE à titre de nom commercial.

Au sein du signe contesté, le terme ZEBRE apparaît également essentiel du fait de la présence du terme DECORATION qui le suit, lequel est dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause dont il en évoque l’objet.

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6 Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison du nom commercial antérieur invoqué.

Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel le terme ZEBRE est un « mot qui ne signifie pas uniquement un animal […] mais aussi un trait de caractère particulier, une sensibilité exacerbée au monde, une créativité que possèdent [la déposante] et qui explique son choix de retenir ce terme pour son projet professionnel », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes.

Le signe verbal contesté ZEBRE DECORATION est donc similaire au nom commercial antérieur ZEBRES.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l’espèce, en raison de la similarité du service et des activités exercées sous le nom commercial invoqué par la société opposante et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.

C. Sur le fondement de l’enseigne ZEBRES 1. Sur l’exploitation effective de l’enseigne dont la portée n’est pas seulement locale

Aux termes de l’article L 711-3, 4° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° […] une enseigne, […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° […] une enseigne, […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous l’enseigne.

En l’espèce, les activités invoquées comme servant de base à l’opposition, au titre de l’atteinte à l’enseigne ZÈBRES, sont les suivantes : « décoration intérieure ».

Les factures de vente d’article de décoration ainsi que les articles de magazines de décoration évoquant la boutique de décoration ZEBRES et précisant son adresse au 14 rue François Miron à Paris fournies par l’opposante à l’appui de son opposition et détail ées au paragraphe B.1. ci-dessus permettent de démontrer l’usage dans la vie des affaires par la société opposante de l’enseigne ZEBRES, invoquée à l’appui de l’opposition, pour une activité de vente d’objets de décoration d’intérieur et dont la portée n’est pas seulement locale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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A cet égard, la déposante soutient que l’enseigne ZEBRES ne serait pas antérieure à sa demande d’enregistrement au motif que cette enseigne n’a été inscrite au registre du commerce et des sociétés par l’opposante que le 2 juil et 2020 soit postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée le 6 juin 2020.

Toutefois, cette argumentation ne saurait être prise en compte dès lors que la protection de l’enseigne, à l’instar du nom commercial, s’acquiert par le premier usage public, la seule inscription de l’enseigne au registre du commerce sans exploitation étant insuffisante.

En l’espèce, tel que précédemment exposé, les pièces fournies par l’opposante démontrent un usage public du nom ZEBRES à titre d’enseigne par l’opposante à partir du mois de septembre 2018 antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée.

Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous l’enseigne ZEBRES à prendre en considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « vente d’objets de décoration d’intérieur ». 2. Sur le risque de confusion Comme précédemment exposé, le service de la demande contestée à savoir « décoration intérieure » apparaît similaire à l’activité « vente d’objets de décoration d’intérieur » exercée par la société opposante sous l’enseigne invoquée.

Par ail eurs, comme précédemment développé, le signe verbal contesté ZEBRE DECORATION doit être considéré comme étant similaire à l’enseigne ZEBRES invoquée.

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l’espèce, en raison de la similarité du service et des activités exercées sous l’enseigne invoquée par la société opposante et en raison de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal ZEBRE DECORATION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le nom commercial ZEBRES et sur l’enseigne ZEBRES.

La demande d’enregistrement contestée doit dès lors être rejetée.

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8 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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