20-2609 4 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EASYBEE, société par actions simplifiée, a déposé le 3 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 620 091 portant sur la dénomination RISIKOMANAGER. Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de la procédure ont été repoussés. 1

Le 5 août 2020, la société RISKMETRICS SOLUTIONS LLC, société américaine à responsabilité limitée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne RISKMANAGER, déposée le 19 décembre 2011 et enregistrée sous le n° 012301842. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 19 octobre 2020 sous le n° 20-2609. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans son exposé des moyens, la société opposante a déclaré restreindre l’opposition aux produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; Assurances ; services bancaires en ligne ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Matériel informatique et logiciels du domaine financier ; Supports de données informatiques avec logiciels mémorisés du domaine financier ; Logiciels pour le développement de logiciels assisté par ordinateur dans le domaine financier ; Matériel informatique pour utilisation pour le développement de logiciels assisté par ordinateur dans le domaine financier ; Programmes logiciels lisibles en machine dans le domaine financier ; Mise à jour de logiciels dans le domaine financier ; Mise à jour et location de logiciels de traitement de données dans le domaine financier ; Mise à jour de banques de données mémorisées pour logiciels dans le domaine financier ; Conseils dans le domaine du matériel informatique et des logiciels du domaine financier ; Location de logiciels du domaine financier ; Programmation informatique et développement de logiciels du domaine financier ; Services de conception de logiciels de traitement électronique de données du domaine financier ; Services de conception de logiciels de traitement électronique de données du domaine financier ; Services informatiques pour la création, l’instal ation et la maintenance de réseaux (logiciels) du domaine financier ; Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de banques de données du domaine financier ; Conseils techniques en matière de sécurité de réseaux, y compris développement de logiciels correspondants dans le domaine financier ; Assistance technique en matière de logiciels du domaine financier ; Développement, entretien, instal ation et maintenance de logiciels du domaine financier ». 2

La s ociété opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. El e invoque également le degré élevé de similarité entre les signes en présence qui vient renforcer le risque de confusion entre les produits et services en cause. Les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; assurances ; services bancaires en ligne ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, de services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé, de services ayant trait au commerce de l’argent et des titres fiduciaires de toute nature, effets de commerce et valeurs de bourse et de services d’estimations de biens, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « logiciels du domaine financier ; logiciels pour le développement de logiciels assisté par ordinateur dans le domaine financier ; programmes logiciels lisibles en machine dans le domaine financier » de la marque antérieure, lesquels désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. Ainsi, si comme le soulève la société déposante, les seconds peuvent être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, il ne s’agit que de simples moyens techniques. A cet égard, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique, cette seule circonstance ne saurait suffire à considérer ces produits et services comme similaires alors qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Contrairement à ce que soutient la société déposante, ces services et produits ne pas sont rendus ou distribués « par les mêmes entreprises d’audit et de conseil ». En effet, ces produits et services sont rendus, fabriqués et commercialisés par des professionnels différents (spécialistes des affaires commerciales, auditeurs ou banquiers et agents immobiliers pour les premiers ; informaticiens pour les seconds). Ces services et produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination RISIKOMANAGER. La marque antérieure porte sur la dénomination RISKMANAGER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également le caractère notoire de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Si comme le soulève la société opposante les signes en présence ont en commun une dénomination de longueur proche commençant par la séquence RIS-K- et finissant par séquence -MANAGER, constitutives de la marque antérieure, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble. 3

Visuel ement, les termes RISIKOMANAGER et RISKMANAGER se distinguent par leur séquence centrale (-IKOMA dans le signe contesté, -SKMA dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté ; quatre temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités ([ri-zi-ko-ma-na-djeur] pour le signe contesté et [risk-ma-na-djeur] pour la marque antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante. Comme le soulève la société opposante, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Toutefois, au sein de la marque antérieure le terme RISKMANAGER, traduisible de l’anglais par le consommateur de référence comme signifiant « gestionnaire de risques », est évocateur du destinataire des produits et services en cause, en ce que ceux-ci peuvent être destinés à l’analyse des risques financiers. A cet égard, il convient de souligner qu’en présence d’une marque antérieure composée d’une dénomination évocatrice, le consommateur portera son attention sur les spécificités propres à distinguer les signes en présence. Ainsi, le consommateur de référence percevra les différences précitées entre les signes en cause. Ainsi, compte tenu du caractère évocateur du terme RISKMANAGER au regard des produits et services invoqués de la marque antérieure et des différences visuel es et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, ces signes ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. La dénomination contestée RISIKOMANAGER ne constitue donc pas l’imitation de la dénomination antérieure RISKMANAGER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai comme le rappel e la société opposante que la forte similarité des signes en cause peut compenser de faibles similitudes entre les produits et services en présence, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes et que les signes soient très proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; En l’espèce, en raison de l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination RISIKOMANAGER peut être adoptée comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure RISKMANAGER. 4

PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5