OPP 20-2595 18/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E M , agissant pour le compte de la société LOCALI en cours de formation a déposé le 19 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648972 portant sur le signe verbal LOCALI. Le 5 août 2020, la société LOCAL.FR (Société anonyme à Directoire et Conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LOCAL déposée le 19 décembre 2012, enregistrée sous le n° 3970018, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de bases de données informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps ou d’espaces publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

3

En revanche les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande d’enregistrement contestée s’entendent comme suit :

- des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte d’un tiers ;

- des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié ;

- des prestations rendues par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois et visent le recrutement de personnel pour le compte de tiers ;

- des prestations permettant à un travail eur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié ;

- des prestations proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients afin de les décharger de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire auprès d’un prestataire. Ces services de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é suivant « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services, tels que définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires » qui s’entendent de prestations visant à mettre en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et de prestations ayant pour finalité de transmettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise . Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas réalisés par les mêmes entités. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise à disposition de données et des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services, tels que définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour l’accès à des services de télécommunications. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes

4

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOCALI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LOCALI, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination accompagné d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les dénominations LOCALI, constitutive du signe contesté, et LOCAL, de la marque antérieure sont de longueur comparable (respectivement six et cinq lettres) et ont cinq lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang, constituant la longue séquence d’attaque LOCAL-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les dénominations LOCALI et LOCAL présentent des sonorités d’attaque et centrales identiques [lo-cal]. La seule différence entre ces deux dénominations tenant, à la présence au sein du signe contesté, de la lettre finale I, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par la longue séquence d’attaque commune LOCAL-, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus proches, la présence de la lettre finale I au sein du signe contesté n’ayant qu’une faible incidence visuel e et phonétique. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure tenant à présence d’éléments figuratifs et de couleurs, est sans incidence sur la perception très proche des signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme LOCAL. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LOCALI est donc similaire à la marque complexe antérieure LOCAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

5

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les services en présence étant trop éloignés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LOCALI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales)». . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.