OPP 20-2669 30 décembre 2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. P M a déposé, le 14 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4614299 portant sur le signe verbal PAUL’INFO.

Le 10 août 2020, la société HOLDER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

la marque de l’Union européenne PAUL DEPUIS 1889 déposée le 1er août 2017 et enregistrée sous le n° 017057019, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée ;

la marque verbale de l’Union européenne PAUL déposée le 29 octobre 2002 et régulièrement renouvelée sous le n° 2912426, sur le fondement risque de confusion et de l’atteinte à la renommée.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant huit mois et a repris.

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION

1) Sur le risque de confusion avec les marques de l’Union européenne n° 017057019 et n° 2912426 Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 017057019 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure n° 17057019 a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier; viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; chips (pommes de terre); olives conservées, tapenades; noix, noisettes et amandes préparées; cornichons, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, potages; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; charcuterie, crustacés (non vivants), conserves de viande, conserves de poisson; boissons lactées où le lait prédomine. Plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines alimentaires et préparations faites de céréales; pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, pâtes alimentaires, pâtés à la viande, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, assaisonnements, condiments, herbes potagères conservées, épices, glace à rafraîchir, chocolat; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; mayonnaises. Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, boissons à base de petit-lait, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de boissons. Services de vente au détail de denrées alimentaires et entre autres de plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de poisson, de volaille ou de gibier, viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, chips (pommes de terre), olives conservées, tapenades, noix, noisettes et amandes préparées, cornichons, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, potages, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, charcuterie, crustacés (non vivants), conserves de viande, conserves de poisson, boissons lactées où le lait prédomine, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines alimentaires et préparations faites de céréales, pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, pâtes alimentaires, pâtés à la viande, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, assaisonnements, condiments, herbes potagères conservées, épices, glace à rafraîchir, chocolat, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, mayonnaises. Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés- restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et aux services de la marque antérieure invoquée.

Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services qui ne sont pas similaires aux produits et aux services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAUL’INFO, reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe PAUL DEPUIS 1889, reproduit ci-dessous :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une apostrophe, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’une date, d’une présentation particulière et d’éléments graphiques.

Les signes ont en commun l’élément verbal PAUL, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal INFO précédé d’une apostrophe au sein du signe contesté et par la présence du terme DEPUIS et du nombre 1889 dans la marque antérieure et par la présentation de cette marque. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, la dénomination PAUL commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et des services en cause.

Dans la marque antérieure, cette dénomination apparaît dominante, en raison de sa présentation en très grands caractères, la mention DEPUIS 1889 étant perçue comme une mention informative sur la date de création de l’établissement concerné et par voie de conséquence sur l’ancienneté de l’activité de la société opposante. Sa présentation dans des caractères de petite taille et sur une ligne inférieure en font en outre un élément accessoire. Ainsi, cette mention ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre de marque.

En outre, la présentation particulière de la marque antérieure, qui consiste en un fond noir encadré d’un trait blanc, sur lequel apparaissent en blanc la dénomination PAUL, dans une grande taille, et la mention DEPUIS 1889, sur une ligne inférieure et dans une taille nettement moindre, n’empêche pas la perception immédiate de la dénomination PAUL et concourt au contraire à la mettre en exergue.

Au sein du signe contesté, la dénomination PAUL présente un caractère essentiel en raison de sa présentation en attaque. Elle est suivie de l’élément verbal INFO, couramment utilisé comme diminutif du terme « information » ou « informatique », qui apparaît dépourvu de caractère distinctif ou, à tout le moins, faiblement distinctif au regard des services concernés, en ce qu’il se contente d’indiquer leur destination ou leur contexte d’utilisation. Quant à la présence de l’apostrophe, celle-ci permet de dissocier les éléments PAUL et INFO et aboutit à isoler chacun de ces éléments.

Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté PAUL’INFO est donc similaire à la marque antérieure PAUL DEPUIS 1889.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement, reconnus comme non similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.

A cet égard, si un faible degré de similarité entre les services et les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre ces services et ces produits un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 2912426

Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».

La marque antérieure n° 2912426 a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation), services de bars, café-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service, restaurant à services rapides et permanents (snack-bars), services de traiteur ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et aux services de la marque antérieure invoquée.

Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi.

En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services qui ne sont pas similaires aux produits et aux services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAUL’INFO, reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe verbal, reproduit ci-dessous :

PAUL

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une apostrophe, alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal.

Les signes ont en commun l’élément verbal PAUL, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal INFO précédé d’une apostrophe au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.

En effet, la dénomination PAUL commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause.

Au sein du signe contesté, la dénomination PAUL, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel en raison de sa présentation en attaque. Elle est suivie de l’élément verbal INFO, couramment utilisé comme diminutif du terme « information » ou « informatique », qui apparaît dépourvu de caractère distinctif ou, à tout le moins, faiblement distinctif au regard des services concernés, en ce qu’il se contente d’indiquer leur destination ou leur contexte d’utilisation. Quant à la présence de l’apostrophe, celle-ci permet de dissocier les éléments PAUL et INFO et aboutit à isoler chacun de ces éléments.

Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté PAUL’INFO est donc similaire à la marque antérieure PAUL.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement, reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.

A cet égard, si un faible degré de similarité entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre ces services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

2) Sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques de l’Union européenne n° 017057019 et n° 2912426

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée des marques antérieures La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 017057019 portant sur le signe PAUL DEPUIS 1889 et la renommée de la marque de l’Union européenne n° 2912426 portant sur le signe verbal PAUL.

Elle indique, dans le récapitulatif de l’opposition à enregistrement, que la renommée est invoquée au regard des produits et des services suivants des marques antérieures : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

les « Plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier ; viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; chips (pommes de terre) ; olives conservées, tapenades ; noix, noisettes et amandes préparées ; cornichons, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, potages ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; charcuterie, crustacés (non vivants), conserves de viande, conserves de poisson ; boissons lactées où le lait prédomine. Plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines alimentaires et préparations faites de céréales ; pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, pâtes alimentaires, pâtés à la viande, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, assaisonnements, condiments, herbes potagères conservées, épices, glace à rafraîchir, chocolat ; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat ; mayonnaises. Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, boissons à base de petit-lait, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de boissons. Services de vente au détail de denrées alimentaires et entre autres de plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier, viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, chips (pommes de terre), olives conservées, tapenades, noix, noisettes et amandes préparées, cornichons, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, potages, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, charcuterie, crustacés (non vivants), conserves de viande, conserves de poisson, boissons lactées où le lait prédomine, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz, café, thé, cacao,sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines alimentaires et préparations faites de céréales, pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, pâtes alimentaires, pâtés à la viande, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, assaisonnements, condiments, herbes potagères conservées, épices, glace à rafraîchir, chocolat, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, mayonnaises. Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter » en ce qui concerne la marque de l’Union européenne n° 17057019 ;

les « Services de restauration (alimentation), services de bars, café-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service, restaurant à services rapides et permanents (snack-bars), services de traiteur » en ce qui concerne la marque de l’Union européenne n° 2912426.

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de ses marques antérieures, la société opposante fournit de nombreux documents visant à établir l’usage intensif des marques antérieures sur le territoire français et leur grande connaissance auprès du consommateur. Elle communique ainsi notamment un article du journal Les Echos datant du 25 juillet 2018, classant le groupe HOLDER – titulaire des marques antérieures – au huitième rang des plus grands groupes de restauration en France, lequel qualifie de « phare » l’activité associée aux marques antérieures invoquées (Annexe 2). Sont également fournis : • Des documents propres à établir l’implantation territoriale des boutiques PAUL sur l’ensemble du territoire français, tels que :

- Une carte indiquant les boutiques disponibles en France, issue du site www.paul.fr (Annexe 4) ;

- Un document interne intitulé « Répartition du réseau PAUL en 2018 », indiquant les lieux d’implantation et les activités de chacune des boutiques PAUL ;

- Un extrait du site Internet www.italiedeux.com présentant la Boulangerie PAUL au sein du centre commercial Italie Deux à Paris (Annexe 15) ;

- Un extrait du site Internet www.val-d-europe.klepierre.fr présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial Val d’Europe en région parisienne (Annexe 15) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— Un extrait du site Internet www.oparinor.com présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial O’Parinor en région parisienne (Annexe 15) ;

- Un extrait du site Internet www.centrecommercial-ollioules.fr présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial d’Ollioules (Annexe 15) ;

- Un extrait du site Internet www.placedeshalles.com présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial Place des Halles de Strasbourg (Annexe 15) ;

- Un article titré « Brest. Un espace de restauration Paul à la médiathèque des Capucins ? » paru dans le magazine Ouest-France (Annexe 15) ;

- Un extrait du site Internet www.espacestquentin.com présentant la Boulangerie Paul au sein du centre commercial Espace Saint Quentin (Annexe 15) ;

- Un extrait du site Internet www.petitfute.com présentant une Boulangerie Paul située Saint- Etienne, daté du 16 juillet 2018 (Annexe 15) ;

- Un extrait du site Internet www.evry2.com présentant la Boulangerie PAUL située dans le Centre Commercial Régional Evry 2 (Annexe 15).

• Des articles de presse relatifs à l’histoire des boutiques PAUL (Annexe 7), tels que :

- Un article de presse intitulé « Paul : la petite boulangerie familiale devenue grande » paru dans le magazine « Les Echos » le 2 novembre 2011 ;

- Un article de presse intitulé « Les pains Paul : 120 ans et toujours frais » paru dans le journal « France Soir » le 24 juin 2015 ;

- Un article de presse intitulé « Boulangeries Paul : cinq générations d’art du pain, d’art de vivre» paru dans le journal « La Voix du Nord » 19 août 2013.

• De nombreux articles de presse faisant état de l’ouverture de nouvelles boutiques en France (Annexe 8), tels que :

- Un article de presse intitulé « La boulangerie Paul ouvrira le 7 juin place de la République au Mans » paru dans le magazine « Ouest France » le 20 avril 2016 ;

— Un article de presse intitulé « Une boulangerie Paul ouvre aux Rives de l’Orne » paru dans le magazine « Ouest France » le 30 septembre 2015 ;

— Un article de presse intitulé « Ouverture d’une nouvelle boulangerie Paul rue du Gros- Horloge à Rouen» paru dans le magazine « Paris Normandie » le 31 mai 2015 ;

— Un article de presse intitulé « La boulangerie Paul s’installe à Troyes » dans le magazine « L’Est éclair» le 1er mai 2015 ;

— Un article de presse intitulé « Une franchise française en Angleterre : Paul, des boulangeries chics à Londres » paru dans le magazine « Les Echos » le 23 juillet 2012 ;

— Un article de presse intitulé « Montréal, capitale du bon pain » paru dans le magazine « Le Devoir » le 14 mai 2016 ;

— Un article de presse intitulé « L’enseigne française de boulangerie et pâtisserie “PAUL” s’installe en Tunisie » paru dans le magazine « Directinfo » le 24 mars 2016 ;

— Un article de presse intitulé « Commerce. Une boulangerie Paul bientôt au Moulin-Blanc à Brest» paru dans le magazine « Ouest-France » le 31 juillet 2017 ;

— Un article de presse intitulé « Unique en France, le nouveau concept des boulangeries Paul arrive à Caen» paru sur le site Internet « actu.fr » le 29 avril 2019 ;

— Un article de presse intitulé « Paul va convertir l’Inde aux viennoiseries françaises » paru dans le Quotidien le Figaro le 21 septembre 2018.

• Un article de presse intitulé « PAUL et Eric Kayser dans le Top 10 des meilleures boulangeries TripAdvisor » paru dans le magazine « meltyFood » le 6 janvier 2014 (Annexe 9).

• Des articles de presse exposant des données économiques et commerciales positives, tels que :

— Un article de presse intitulé « La franchise Paul : un modèle de réussite entrepreneuriale » paru dans le magazine « AC Franchise » le 2 janvier 2015 (Annexe 10) ;

— Un article de presse intitulé « Les boulangeries Paul misent sur l’international » paru dans le journal « Le Figaro » le 16 décembre 2010 (Annexe 11) ;

— Un article de presse intitulé « Pourquoi la boulangerie pâtisserie à la française a le vent en poupe » paru sur le site Internet rmc.bfmtv.com le 29 octobre 2019 (Annexe 12) ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

• Des extraits du site Internet www.paul.fr présentant les différents produits et préparations proposés par les boutiques Paul (Annexe 14). • Un article de presse intitulé « Restauration rapide : Paul, l’enseigne idéale » paru sur le site Internet e-marketing.fr le 3 janvier 2014, selon lequel « Paul (19%) s’impose comme l’enseigne de restauration rapide idéale des français, loin devant la Brioche Dorée (3%) » (Annexe 16).

Le déposant reconnaît d’ailleurs dans ses observations en réponse, reçues à l’Institut le 12 décembre 2020, que la marque PAUL « jouit d’une grande renommée […] la plupart des gens connaissent les magasins Paul ».

Toutefois, les pièces fournies ne permettent pas de faire état de l’usage intensif des marques antérieures et de leur grande connaissance du consommateur, pour l’ensemble des produits et des services désignés.

En effet, il ressort de ces documents que la marque PAUL DEPUIS 1889 et la marque PAUL ont fait l’objet d’un usage intensif et qu’elles sont connues au sein de l’Union et notamment sur le marché français pour les produits et les services suivants : « préparations faites de céréales ; pain, biscottes, pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), pizzas, quiches, sandwiches, glaces alimentaires ; Services de vente au détail de préparations faites de céréales, pain, biscottes, pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), pizzas, quiches, sandwiches, glaces alimentaires ; Services de restauration (alimentation), restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ».

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée des marques antérieures pour les « préparations faites de céréales ; pain, biscottes, pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), pizzas, quiches, sandwiches, glaces alimentaires ; Services de vente au détail de préparations faites de céréales, pain, biscottes, pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), pizzas, quiches, sandwiches, glaces alimentaires ; Services de restauration (alimentation), restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ».

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAUL’INFO, reproduit ci-dessous :

Les marques antérieures portent sur les signes reproduits ci-dessous :

Marque n° 017057019 :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Marque n° 2912426 :

PAUL

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur similarité.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et de ces services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion, s’il en existe un. L‘opposition est formée contre les services suivants « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes et la renommée des marques antérieures. Elle précise que « …compte tenu de la très forte similarité des signes en présence… le public pertinent effectuera nécessairement un rapprochement entre les marques en présence et les produits/services respectivement couverts. Ce lien portant inévitablement atteinte aux droits antérieurs de l’opposante ». En l’espèce, et comme démontré précédemment, les marques antérieures PAUL DEPUIS 1889 et PAUL jouissent d’une renommée pour les produits et les services suivants : « préparations faites de céréales ; pain, biscottes, pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), pizzas, quiches, sandwiches, glaces alimentaires ; Services de vente au détail de préparations faites de céréales, pain, biscottes, pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), pizzas, quiches, sandwiches, glaces alimentaires ; Services de restauration (alimentation), restaurants à service rapide et permanent (snack- bars) ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En outre, les signes sont similaires, comme précédemment établi. La société opposante fait valoir qu’il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les signes au regard des services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement et les produits et les services des marques antérieures pour lesquels les marques antérieures sont renommées.

A cet égard, la société opposante souligne que « les services couverts par la demande de marque contestée sont susceptibles d’être destinés à des – ou même de provenir de – sociétés liées au domaine de l’agroalimentaire et ou de la restauration (exemple : logiciel de gestion de boulangerie, recherches techniques dans le domaine agroalimentaire, décoration de magasin/boutique de vente au détail de produits alimentaires et de boissons etc.) ». Toutefois, les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement sont des services pour la plupart techniques et susceptibles d’une multitude d’applications. Ils visent dès lors de nombreux publics, dans tous les secteurs de la vie économique. Suite aux observations du déposant, la société opposante ajoute que « …la marque «PAUL» bénéficie … d’une importante présence sur Internet. Ainsi, une simple recherche en ligne du terme «paul» sur le moteur de recherche Google (google.fr) effectuée le 19 janvier 2021 fait apparaître en première page de résultats des sites Internet uniquement enregistrés par l’opposante ou alors des sites internet dans lesquels la marque «PAUL» et les produits et services que celle-ci désigne sont mentionnés(cf. annexes
-Pièce1). En outre, l’opposante souhaite préciser que son activité en ligne se développe à une vitesse très importante. Ainsi et par exemple, un article intitulé «Livraisons et click and collect: le nouveau visage des boulangeries Paul» publié le 14 octobre 2020 sur le site Internet lesechos.fr explique qu’ «avant le confinement, l’activité numérique représentait 1% des ventes. Depuis, la part est passée à 8 à 9%» (cf. annexes -Pièce2).Il s’agit d’une augmentation extrêmement importante en un temps très réduit de l’activité en ligne des boulangeries Paul.Nous vous précisons à toutes fins utiles que le «click and collect» peut être défini comme une méthode de vente consistant à retirer en magasin un article réservé au préalable et qui connaît un développement très important en France en cette période de crise sanitaire », sans toutefois relier cette circonstance aux services et aux produits en cause. Dès lors, à défaut d’argumentation supplémentaire de la société opposante ou de documents à l’appui de ses affirmations, il ne peut être considéré au regard des sevices précités que le signe contesté peut évoquer la marque antérieure. Ainsi, aucun lien dans l’esprit du public entre les signes au regard des services de la demande d’enregistrement et les produits et les services des marques antérieures pour lesquels elle dispose Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

d’une certaine renommée n‘est démontré, ces produits et ces services étant très éloignés les uns des autres. En effet, l’établissement d’un tel lien exige que les publics concernés par chacun des produits et des services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. Ainsi, à défaut d’argumentation supplémentaire de la société opposante ou de documents à l’appui de ses affirmations, il ne peut être considéré que le signe contesté puisse évoquer les marques antérieures en ce qui concerne les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». De plus, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les signes au regard des services précités de la demande d’enregistrement et les produits et les services des marques antérieures pour lesquels elles disposent d’une certaine renommée, ces produits et ces services étant très éloignés les uns des autres. Or, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté. En conséquence, en l’absence d’argumentation pertinente relative aux produits et aux services précités, lesquels sont très dissemblables, la société opposante ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les produits et les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant l’une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît dès lors pas fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures pour ces services. En conséquence, au vu de l’ensemble des facteurs pertinents et des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être admis de lien entre les signes dans l’esprit du public concerné au regard des services de la demande d’enregistrement contestée.

Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « la déposante cherche à bénéficier du fait que l’image des marques renommées et des caractéristiques projetées par elles se trouveraient transférées aux services désignés par la marque demandée, de sorte que la commercialisation des services de la marque contestée puisse être facilitée par cette association avec les marques antérieures renommée ». Elle ajoute que « l’utilisation de la marque contestée pour les services visés au dépôt est de nature à causer un préjudice au caractère distinctif des marques invoquées » et que « …l’usage de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

contesté pour les services visés dans son libellé entraîne une dispersion de l’identité des marques antérieures et de leur emprise sur l’esprit du public ».

Toutefois, en l’absence de proximité et de lien établi entre les services de la demande d’enregistrement contestée et les produits et les services des marques antérieures, et en dépit de la renommée des marques antérieures pour les « préparations faites de céréales ; pain, biscottes, pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), pizzas, quiches, sandwiches, glaces alimentaires ; Services de vente au détail de préparations faites de céréales, pain, biscottes, pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), pizzas, quiches, sandwiches, glaces alimentaires ; Services de restauration (alimentation), restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) », lesquelles jouissent d’une image positive auprès des consommateurs, il n’apparaît pas vraisemblable que les consommateurs associeront les services du déposant aux produits et aux services de la société opposante et transféreront ainsi les qualités attribuées aux marques antérieures de renommée aux services précités de la demande d’enregistrement contestée. L’usage de la demande d’enregistrement contestée PAUL’INFO n’est donc pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures PAUL DEPUIS 1889 et PAUL.

CONCLUSION

En l’absence d’atteinte à la renommée des marques antérieures de l’Union européenne PAUL DEPUIS 1889 n°017057019 et PAUL n° 2912426, la demande d’enregistrement contestée PAUL’INFO peut être adoptée comme marque pour désigner les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : l’opposition est rejetée.

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