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OPP 20-2987 Le 25/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N M a déposé, le 27 janvier 2020 la demande d’enregistrement de marque n°20/4617898 portant sur la dénomination ENELIM. Le 20 août 2020, la société ENEL SpA (société régie par les lois italiennes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne ENEL X STORE déposée le 21 décembre 2018, enregistrée sous le n°018004526 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: «présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; décoration intérieure». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: «Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Alternateurs électriques pour machines, Démarreurs électroniques pour moteurs, Chaudières de machines, Compresseurs pour appareils de climatisation, Compresseurs réfrigérants pour instal ations de réfrigération, Compresseurs frigorifiques pour instal ations de chauffage, Générateurs de courant d’électricité; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Générateurs électriques pour véhicules, Générateur de courant, Générateurs électriques utilisant des cel ules solaires, Générateurs électriques mobiles, Groupes électrogènes de secours, Générateurs de courant; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Générateurs d’électricité, Moteurs électriques, Moteurs électrogènes, Pompes électriques, Pompes hydrauliques, Accumulateurs électriques, Batteries électriques pour véhicules, Adaptateurs électriques; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Adaptateurs pour fiches électriques, Boîtiers pour appareils électriques, Analyseurs de courant électrique, Appareils d’analyse de gaz, Détecteurs de tension, Commandes électriques, Appareils de contrôle de l’alimentation électrique, Instruments de contrôle de chaudières, Appareils de stockage de l’électricité, Instruments de mesure de l’électricité; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Appareils de mesure d’énergie thermique, Appareils de surveil ance à distance, Appareils de surveil ance de sécurité (électriques), Appareils de télécommunications par fibres optiques, Appareils de transmission à fils aériens, Appareils et instal ations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Appareils et instruments de contrôle de l’électricité, Appareils et instruments de transformation de l’électricité, Appareils et instruments pour la commande du courant électrique, Appareils et instruments pour accumuler l’électricité, Équipements et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Appareils de commande à distance électriques, appareils électriques de contrôle, Dispositifs électriques de mesure, appareils électriques de surveil ance, Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, Appareils informatiques pour le relevé à distance de compteurs, Appareils pour la conduite de l’électricité, Commandes à distance de points d’entrée; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Appareils de mesure de la consommation de combustible, Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques, Appareils pour la recharge de véhicules électriques, Matériel de détection de gaz, Appareils, Instruments et câbles pour le domaine de l’électricité, Équipements de réseaux informatiques et de communication de données et dispositifs de réseau informatique et de communication de données, Appareils de test de mesureurs, Équipements de communication, Appareils électriques de réglage; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Appareils pour l’enregistrement, La transmission, la reproduction du son ou des images, Applications pour ordinateurs logiciels téléchargeables, Piles électriques, Batteries pour véhicules électriques; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Batteries rechargeables, Piles solaires,

3 C hargeurs de piles électriques, Chargeurs de batteries solaires, cartes de fidélité codées, Papier magnétique, Boîtiers de dérivation, Armoires de distribution, Boîtes à clapets, Câbles optiques, Câbles audio, Câbles coaxiaux, Fils et câbles électriques, Câbles Ethernet, Câbles optiques, Câbles de communication, Câbles pour la télécommunication; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Cel ules de référence photovoltaïques calibrées, Cel ules électriques, Col ecteurs solaires pour la production de courant, Cel ules photovoltaïques, Circuits électriques, Accouplements électriques, Col ecteurs électriques, Col ecteurs solaires pour la production de courant; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Composants électriques et électroniques, Condensateurs électriques, Conducteurs électriques, Compteurs, Compteurs à eau, Compteurs de gaz, Compteurs de chauffage, Fréquencemètres, Compteurs électriques, Compteurs électroniques; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Transformateurs d’énergie électrique, Cache-prises électriques, Diodes électriques, Télécommandes multifonctions, Dispositifs pour le contrôle du courant électrique, Appareils électriques de réglage, Dispositifs électriques d’al umage à distance [mise à feu], Distributeurs d’électricité [électriques], Distributeurs électriques, Fibres optiques conductrices des rayons lumineux, Fils électriques, Fusibles; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Raccordements électriques, Ensembles d’interrupteurs électriques, Appareil ages de commutation électriques; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Indicateurs d’électricité, indicateurs de perte électrique, Bobines électriques, Instal ations photovoltaïques pour la production d’électricité, Instal ations photovoltaïques, Interrupteurs électriques, Inverseurs photovoltaïques, Inverseurs électriques, Limiteurs de tension, Limiteurs électriques, Manuels d’instruction sous format électronique, Voltmètres, Modules solaires photovoltaïques; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Paquets de logiciels, Panneaux de commutation [électriques], Tableaux de commande [électricité], Panneaux de connexion électriques, Modules solaires pour la production de courant, Dispositifs électriques, Câbles d’extension électriques, Publications électroniques téléchargeables sous la forme de revues, Tableaux de contacts électriques, Tableaux de commande [électricité], Tableaux de distribution électrique, Tableaux de commande [électricité]; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Tableaux de distribution [électricité], Régulateurs de tension pour l’énergie électrique, Résistance électriques, Bal asts pour instal ations d’éclairage électriques, Récepteurs à fibres optiques, Récepteurs électriques, Détecteurs de gaz de combustion, Détecteurs de tension, Détecteurs de compteurs électriques, Capteurs de distance, Capteurs de gaz, Capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Logiciels, Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles, Logiciels pour la surveil ance de compteurs à distance, Logiciels pour tablettes informatiques, Fiches électriques, Stabilisateurs de tension, Terminaux électriques, Thermostats électriques, Minuteries électriques, Transformateurs électriques de tension, Émetteurs optiques à utiliser avec des câbles de fibres optiques; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Unités d’alimentation électrique, Régulateurs d’énergie électrique, Unités d’alimentation électrique, Soupapes électriques [thermo-ioniques], Plaques solaires, Dispositifs de domotique, Instruments, Indicateurs et contrôleurs de mesure, De détection et de surveil ance, Appareils de secours (sauvetage), De sécurité, Appareils de protection et de signalisation ainsi qu’équipements, Logiciels pour le secteur de la domotique; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Appareils de surveil ance de sécurité, Appareils électroménagers, Pinces ampèremétriques, Routeurs de réseaux informatiques, Webcams, Capteurs et détecteurs, Thermostats, Sirènes, Caméras de sécurité, Boutons tactiles multifonctions, Housse pour les dispositifs de stockage des données, Appareils de signalisation, Alarmes et équipement d’alerte; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Dispositifs de contrôle d’accès, Instruments de surveil ance, Instruments de mesure, De comptage, Redressement et calibrage, Accessoires d’éclairage électrique, Accessoires de réglage et de sécurité d’instal ations d’eau et de gaz, Accumulateurs de chaleur, appareils d’éclairage pour véhicules, Appareils de ventilation [climatisation]; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Appareils et instal ations de refroidissement, Dispositifs de chauffage, électriques, Appareils de conditionnement d’air, Brûleurs, Bouil oires, Appareil de chauffage; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Chaudières, Chaudières à gaz, Chaudières à bouil eur, Chaudières domestiques, Chaudières électriques, Chaudières industriel es, bougies électriques, Climatiseurs de fenêtres, climatiseurs, Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], Dispositifs de chauffage, électriques, Économiseurs de combustible, Évaporateurs pour appareils de climatisation, Air ( filtres à -) pour la climatisation, Filtres à air pour climatisation; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Instal ations de climatisation, Accessoires d’éclairage électrique, Instal ations de chauffage à

4 e au chaude, Instal ations de chauffage à énergie solaire, Instal ations électriques de chauffage, Lustres, Lampes à énergie solaire, Lampes, Ampoules électriques, Ampoules d’éclairage à diodes électroluminescentes, Lampes électriques, Panneaux solaires thermiques, Pompes à chaleur, pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie, Douil es de lampes électriques; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Radiateurs électriques, Chauffe-bains, Bouil eurs, Convecteurs, Torches fonctionnant à l’énergie solaire, Lampes de poche, Tubes à décharges électriques pour l’éclairage, Tubes de lampes, Valves pour conditionnements d’air, Ventilateurs, ventilateurs éoliens, Ventilateurs pour appareils de climatisation, Valves thermostatiques, Soupapes de radiateurs, Luminaires, Instal ations d’éclairage; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Appareils de climatisation, Appareils de ventilation [climatisation], Instal ations de climatisation, Véhicules électriques, Bicyclettes électriques, Scooters électriques, Véhicules fonctionnant à l’électricité, Pièces et accessoires pour véhicules électriques, Filtres anti-boue; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Armoires à chaudière, Vases d’expansion, Additifs chimiques anticorrosion pour chaudières, Agents de rinçage pour systèmes de chauffage, Aspirateurs électriques et leurs composants; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Aspirateurs secs et humides, Aspirateur de liquides, Fouets électriques pour aliments, Fouets électriques à usage ménager, Presse-agrumes électriques, Concasseurs électriques pour le ménage, Mixeurs [appareils électroménagers], Salières, Fers à vapeur électriques, Fers à repasser électriques à température contrôlée, Couvertures chauffantes, non à usage médical; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de Cuisinières à induction, Bouil oires (non électriques), Fours électriques, Fours à micro-ondes, Plaques chauffantes, Gril e pain, Feux d’encombrement, Trottinettes, Drones civils, Sacs à dos, casques d’écoute audio, Jouets électriques d’action, Planches à roulettes, Caméscopes, Housses pour caméscopes, Étuis pour téléphones cel ulaires, Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de smartphone; Suivi et surveil ance de la consommation d’énergie pour des tiers à des fins d’audit comptable; Services de facturation dans le domaine de l’énergie; Services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; Services de présentation de factures; Services de vente au détail concernant l’éclairage; Suivi et surveil ance de la consommation d’énergie pour des tiers à des fins d’audit comptable ; Services d’assurance- habitation; Souscriptions d’assurances-vie; Gestion des pratiques en vue d’obtenir des incitations financières; Paiement automatisé de comptes; Services de paiement de factures en ligne ; Traitement anticorrosion [peinture]; Services de conseils en matière d’instal ation d’appareils de chauffage et de refroidissement; Instal ation de systèmes d’éclairage; Instal ation d’appareils d’éclairage; Réparation d’appareils d’éclairage; Instal ation de systèmes d’alimentation et d’éclairage électriques; Services de conseils en matière d’instal ation d’appareils d’éclairage; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils d’éclairage électrique; Services de recharge pour véhicules électriques; Localisation de postes de charge de véhicules électriques ; Services de conseils et d’assistance en matière de communication sans fil et d’équipements de communication sans fil ; Services de col ecte des ordures; Nettoyage des déchets [enlèvement et transport]; Services d’information et de conseils en matière de distribution d’énergie ; Services de conception; Services de conseil dans le domaine de la décoration intérieure; Conception de systèmes d’éclairage; Conception et développement de systèmes photovoltaïques; Services de conception technique en matière d’instal ations de chauffage; Services de conseil en matière de consommation énergétique; Services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative; Services de conseils en matière de services technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et en énergie; Analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers; Services de certification en matière d’efficacité énergétique de bâtiments; Services de test pour la certification de qualité ou de normes; Essai, analyse et évaluation de services de tiers; Test, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification; Conception technique et gestion de projets techniques pour le développement d’équipements d’éclairage; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le cadre d’applications de contrôle d’émissions; Programmation de logiciels de traitement électronique de données [TED]; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; Création et développement de réseaux sans fil». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

5 L es services suivants : «présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; décoration intérieure» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il s’agit donc de services identiques et similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ENELIM ci-dessous reproduite :

La marque antérieure invoquée porte sur la marque complexe ENEL X STORE ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque antérieure est composé de trois éléments verbaux et de couleur, et que le signe contesté est composée d’une seule et unique dénomination ; Visuel ement, le signe contesté ENELIM et la marque antérieure ENEL X STORE ont en commun quatre lettres communes placées en attaque, dans le même ordre et selon le même rang, constituant la séquence ENEL-, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Phonétiquement, les deux signes en présence partagent des sonorités proches, [ENELIM] pour le signe contesté et [ENELIX] pour la marque antérieure. Les signes diffèrent notamment par la présence du terme anglais STORE et de couleur dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, leurs présences n’altèrent pas le caractère essentiel des termes ENEL X, distinctifs à l’égard des services en cause, dès lors que le terme anglais STORE, magasin en français, qui le suit, outre sa présentation très accessoire sur une seconde ligne et en petits caractères, sera perçu par le consommateur d’attention moyenne comme le lieu de prestation des services en cause de sorte que ce terme ne retiendra pas l’attention du consommateur. Il résulte, tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux marques prises dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné.

6 L e signe contesté ENELIM est donc similaire à la marque complexe antérieure ENEL X STORE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ENELIM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.