OPP 20-3023 25/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S P a déposé, le 24 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 634 558 portant sur la dénomination WOOSH. Le 21 août 2020, la société NIKE INNOVATE C.V. (société en commandite de droit néerlandais) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne portant sur la dénomination SWOOSH, déposée le 16 mai 1997, renouvelée par dernière déclaration publiée le 17 mai 2017 sous le n° 000 514 901, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; Chaussures; Chapel erie. Jeux et jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour sapins de Noël; Rembourrages de protection [parties d’habil ement de sport] ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les services suivants : « divertissement ; activités sportives ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, le service de « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail» de la demande d’enregistrement contestée n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements; Chaussures; Chapel erie. Jeux et jouets ; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; Rembourrages de protection [parties d’habil ement de sport] » de la marque antérieure, dès lors que le premier n’a pas nécessairement ni exclusivement pour objet les seconds. Le service et les produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité)» de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements; Chaussures; Chapel erie. Jeux et jouets ; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; Rembourrages de protection [parties d’habil ement de sport] » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet les seconds. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements; Chaussures; Chapel erie. Jeux et jouets ; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; Rembourrages de protection [parties d’habil ement de sport] » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet ou destination la commercialisation des seconds. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements; Chaussures; Chapel erie. Jeux et jouets ; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; Rembourrages de protection [parties d’habil ement de sport] » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet ou destination la commercialisation des seconds.

Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « Éducation ; formation ; activités culturel es ; informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements; Chaussures; Chapel erie. Jeux et jouets ; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; Décorations pour sapins de Noël; Rembourrages de protection [parties d’habil ement de sport] » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour destination la mise en œuvre des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « Réservation de places de spectacles» de la demande d’enregistrement contestée n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « Jeux et jouets ; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour destination la mise en œuvre des premiers. Le service et les produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel» de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements; Chaussures; Chapel erie. Jeux et jouets ; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; Décorations pour sapins de Noël; Rembourrages de protection [parties d’habil ement de sport] » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour destination la mise en œuvre des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination WOOSH, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination SWOOSH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont chacun constitués d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations WOOSH et SWOOSH des signes en présence (longueur proche, cinq lettres identiques sur six formant la même séquence caractéristique -WOOSH ; rythme identique, sonorités centrale et finale identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. La seule différence entre les deux dénominations, tenant à la présence de la lettre S en position d’attaque au sein de la marque antérieure, ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que les dénominations restent dominées par une longue séquence de lettres identiques. La dénomination contestée WOOSH est donc similaire à la marque verbale antérieure SWOOSH.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, la société opposante invoque « la notoriété de la marque antérieure, très connue du public français dans le secteur des vêtements, chaussures de sport et évènements sportifs ». Toutefois, si les pièces fournies par la société opposante font référence à la dénomination SWOOSH, el es ne sauraient suffire à établir que la marque antérieure serait largement connue en France dans le domaine considéré, aucun des documents ne donnant d’information précise sur la connaissance de la marque verbale antérieure par le public français et ces documents portant principalement sur le logo en forme de virgule. En tout état de cause, quand bien même cette connaissance serait démontrée, l’existence d’un risque de confusion ne peut échapper au principe de spécialité ; or, en l’espèce, les produits pour lesquels la notoriété est invoquée et les services de la demande reconnus comme non similaires sont à ce point éloignés qu’aucun risque de confusion sur leur origine n’est possible pour le consommateur.

C ONCLUSION En conséquence, la dénomination WOOSH ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.