OPP 20-3033 26/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M F D et H L ont déposé le 11 mars 2020, la demande d’enregistrement n°4631999 portant sur le signe verbal JURIS ACTA NORD. Le 21 août 2020, la société DOCO CAZIN VAN AUTREEVE ACTANORD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale ACTANORD – ACTANORD HUISSIERS – ACTANORD GROUPE – ACTANORD GROUPE HUISSIERS – GROUPE ACTANORD – GROUPE ACTANORD HUISSIERS – LEGAL@DROP déposée le 27 juil et 2018 et enregistrée sous le n°4472410, sur le fondement du risque de confusion ;

- La dénomination ou raison sociale DOCO – CAZIN – VAN AUTREEVE – DEGUINES ACTANORD, immatriculée le 8 février 2017. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION A) Sur le droit antérieur non pris en compte La société opposante invoque notamment la dénomination sociale suivante : DOCO – CAZIN – VAN AUTREEVE – DEGUINES ACTANORD En l’espèce, en rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition – Dénomination ou raison sociale », la société DOCO – CAZIN -VAN AUTREEVE – DEGUINES ACTANORD HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES a notamment renseigné les informations suivantes :

- Type de fondement : Dénomination ou raison sociale
- Désignation de la dénomination ou raison sociale : DOCO – CAZIN – VAN AUTREEVE – DEGUINES ACTANORD
- Activités qui servent de base à l’opposition : Huissiers de justice L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » De même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, l’opposant doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réel e à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, el e n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre. En l’espèce, la société opposante a fourni un extrait kbis afin de prouver l’existence de sa dénomination sociale mais n’a pas fourni de documents de nature à démontrer son exploitation à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En effet, les deux captures d’écran du site internet de la société opposante présentées dans l’exposé des moyens ne sont pas datées, de sorte qu’el es ne permettent pas d’établir que la dénomination sociale était exploitée avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 11 mars 2020. Quant au lien hypertexte renvoyant au site internet de la société opposante figurant dans l’exposé des moyens, il ne peut être pris en compte dans la mesure où l’accès à un tel document n’est pas garanti ni son contenu exact et ne permet donc pas aux déposantes, ni à l’INPI, d’en apprécier la pertinence.

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L’alinéa 2 de l’article R.712-15 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que « Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, el e n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l’opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions. ». L’opposition est donc réputée non fondée en ce qui concerne la dénomination sociale invoquée par la société opposante. B) Sur le fondement de la marque n°4472410 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JURIS ACTA NORD, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal ACTANORD – ACTANORD HUISSIERS – ACTANORD GROUPE – ACTANORD GROUPE HUISSIERS – GROUPE ACTANORD – GROUPE ACTANORD HUISSIERS – LEGAL@DROP, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de quatorze éléments verbaux, dont l’un contient un arobase, séparés par des tirets. Les signes ont en commun les éléments verbaux visuel ement proches et phonétiquement identiques ACTA NORD / ACTANORD. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, de l’élément verbal JURIS et, dans la marque antérieure, des éléments verbaux HUISSIERS et GROUPE répétés à plusieurs reprises et de l’élément verbal LEGAL@DROP. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les séquences communes ACTA NORD/ACTANORD apparaissent distinctives au regard des services en cause.

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En outre, les éléments verbaux ACTA NORD présentent un caractère dominant dans le signe contesté en ce que la dénomination JURIS, se comprend immédiatement comme une simple mention descriptive de la nature ou de l’objet des services désignés, à savoir des services juridiques. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination ACTANORD apparaît comme l’élément dominant en raison de sa position en attaque et du nombre important de ses répétitions et en ce que les autres éléments verbaux ne sont pas distinctifs. En effet, le terme GROUPE, usuel dans la vie des affaires pour désigner une entité économique, n’apparaît pas apte à assurer la fonction distinctive de la marque. Le terme HUISSIER apparaît descriptif de la nature des services proposés et les éléments verbaux LEGAL@DROP seront compris comme une simple adresse email et ne seront donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, les différences tenant à la présentation et à la longueur de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter leur similitude dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme ACTANORD son caractère immédiatement perceptible. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté JURIS ACTA NORD est donc similaire à la marque verbale antérieure ACTANORD – ACTANORD HUISSIERS – ACTANORD GROUPE – ACTANORD GROUPE HUISSIERS – GROUPE ACTANORD – GROUPE ACTANORD HUISSIERS – LEGAL@DROP. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison d’une régularisation matériel e de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Certification de documents juridiques ; conseils juridiques concernant la règlementation ; préparation de rapports juridiques ; services d’enquêtes juridiques ; services de huissier [services juridiques] ; services juridiques concernant les testaments ; services d’élaboration de documents juridiques ; services juridiques en matière de procès ; mise à disposition d’expertises juridiques ; médiation dans le cadre de procédure juridiques ; services d’actes translatifs de propriété ; services juridiques liées aux droits en matière de multipropriété ; Services juridiques dans le domaine des droits de propriété intel ectuel e ; Services juridiques en matière d’exploitation de droits de transmission ; Services juridiques en matière d’exploitation de droits de diffusion ; Services juridiques en matière de création et d’enregistrement d’entreprises ; Services juridiques dans le cadre de procédures relatives aux droits de propriété industriel e ; Services d’actes translatifs de propriété [services juridiques] ; Services juridiques, recherches juridiques ; services d’assistance juridique ; constats d’huissiers ; rédactions d’actes juridiques ; significations d’actes juridiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

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publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de « Certification de documents juridiques ; conseils juridiques concernant la règlementation ; préparation de rapports juridiques ; services d’enquêtes juridiques ; services de huissier [services juridiques] ; services juridiques concernant les testaments ; services d’élaboration de documents juridiques ; services juridiques en matière de procès ; mise à disposition d’expertises juridiques ; médiation dans le cadre de procédure juridiques ; services d’actes translatifs de propriété ; services juridiques liées aux droits en matière de multipropriété ; Services administratifs en matière de gestion de registres juridiques ; Services juridiques dans le domaine des droits de propriété intel ectuel e ; Services juridiques en matière d’exploitation de droits de transmission ; Services juridiques en matière d’exploitation de droits de diffusion ; Services juridiques en matière de création et d’enregistrement d’entreprises ; Services juridiques dans le cadre de procédures relatives aux droits de propriété industriel e ; Services d’actes translatifs de propriété [services juridiques] ; Services juridiques, recherches juridiques ; services d’assistance juridique ; constats d’huissiers ; rédactions d’actes juridiques ; significations d’actes juridiques » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations visant à conseil er et aider les tiers dans leurs démarches légales ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ainsi qu’un procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise. Contrairement aux affirmations de la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (juristes et autres professionnels du droit pour les premiers ; entreprises d’audit et de conseil commercial et comptables pour les seconds). Ainsi, il importe peu que « de nombreux établissements financiers et monétaires disposent d’un service juridique » ou encore que ces services puissent être « utilisés en combinaison les uns avec les autres », dès lors que les caractéristiques bien distinctes qu’ils présentent par ail eurs, ci-dessus relevées, sont propres à écarter tout risque de confusion sur leur origine. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « Certification de documents juridiques ; conseils juridiques concernant la règlementation ; préparation de rapports juridiques ; services d’enquêtes juridiques ; services de huissier [services

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juridiques] ; services juridiques concernant les testaments ; services d’élaboration de documents juridiques ; services juridiques en matière de procès ; mise à disposition d’expertises juridiques ; médiation dans le cadre de procédure juridiques ; services d’actes translatifs de propriété ; services juridiques liées aux droits en matière de multipropriété ; Services administratifs en matière de gestion de registres juridiques ; Services juridiques dans le domaine des droits de propriété intel ectuel e ; Services juridiques en matière d’exploitation de droits de transmission ; Services juridiques en matière d’exploitation de droits de diffusion ; Services juridiques en matière de création et d’enregistrement d’entreprises ; Services juridiques dans le cadre de procédures relatives aux droits de propriété industriel e ; Services d’actes translatifs de propriété [services juridiques] ; Services juridiques, recherches juridiques ; services d’assistance juridique ; constats d’huissiers ; rédactions d’actes juridiques ; significations d’actes juridiques » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations visant à conseil er et aider les tiers dans leurs démarches légales ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « consultation en matière financière et estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière financière, de banque et de bourse permettant d’optimiser les ressources pécuniaires, l’argent et les financements des entreprises et des prestations rendues par des financiers visant à déterminer la valeur et le prix potentiel de produits ou de services dans les domaines des assurances, des banques et de l’immobilier. Ces services ne visent pas la même clientèle (personne souhaitant obtenir des conseils juridiques pour les premiers ; personne souhaitant obtenir des informations en matière financière dans le but d’optimiser leurs ressources pour les seconds) et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (juristes et autres professionnels du droit pour les premiers ; établissements bancaires, courtiers ou assureurs pour les seconds). La société opposante ne démontre pas en quoi ces services seraient nécessairement « utilisés en combinaison les uns avec les autres ». Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « Certification de documents juridiques ; conseils juridiques concernant la règlementation ; préparation de rapports juridiques ; services d’enquêtes juridiques ; services de huissier [services juridiques] ; services juridiques concernant les testaments ; services d’élaboration de documents juridiques ; services juridiques en matière de procès ; mise à disposition d’expertises juridiques ; médiation dans le cadre de procédure juridiques ; services d’actes translatifs de propriété ; services juridiques liées aux droits en matière de multipropriété ; Services administratifs en matière de gestion de registres juridiques ; Services juridiques dans le domaine des droits de propriété intel ectuel e ; Services juridiques en matière d’exploitation de droits de transmission ; Services juridiques en matière d’exploitation de droits de diffusion ; Services juridiques en matière de création et d’enregistrement d’entreprises ; Services juridiques dans le cadre de procédures relatives aux droits de propriété industriel e ; Services d’actes translatifs de propriété [services juridiques] ; Services juridiques, recherches juridiques ; services d’assistance juridique ; constats d’huissiers ; rédactions d’actes juridiques ; significations d’actes juridiques » de la demande d’enregistrement précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage et stockage électronique de données » de la marque antérieure qui désignent des prestations de conception et de développement de divers produits informatiques. Contrairement aux affirmations de la société opposante, les services invoqués de la marque antérieure ne sont pas uniquement destinés aux professionnels du droit et à leurs clients mais visent une clientèle très diversifiée. Ces services ne sont pas non plus rendus par les mêmes prestataires (professionnels du droit pour les premiers ; informaticiens et entreprises du domaine de l’informatique pour les seconds).

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Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les décisions de justice invoquées par la société opposante sont sans incidence, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Les services précités de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas similaires à ceux de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité des services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JURIS ACTA NORD peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.