OPP 20-3038 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PAPILLON MULTICOLORE (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 18 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 615 472 portant sur le signe verbal MANS ’ ELLES. Le 21 août 2020, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal ELLE déposée le 27 juin 1989, renouvelée par dernière déclaration publiée le 1er novembre 2019, sous le n° 1 538 354 ;

- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne ELLE, déposée le 30 octobre 2003 et renouvelée par déclaration publiée le 18 septembre 2013, sous le n° 003 475 365. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion au regard de la marque n° 1 538 354 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « périodiques, Services de publicité, par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, par l’organisation de salons et expositions, pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), services d’affaires, de conseils pour l’organisation de la direction des affaires ; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ; abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images ; diffusion de programmes de télévision ; concession de licences ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

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Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques, pour certains, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de tâches de secrétariat, la multiplication des exemplaires d’un document via un procédé technique, de prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers et non directement la gestion de l’entreprise, de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, et des prestations d’assistance personnel e proposant aux personnes de faire toutes les tâches quotidiennes à leur place en vue de leur simplifier la vie et de leur permettre de gagner du temps, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les « Services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ; concession de licences » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à mettre à disposition de tiers une connaissance et des conseils dans le domaine commercial, et des prestations juridiques de rédaction et négociation de contrats pour le compte de tiers rendues par des cabinets d ’avocats et de conseils en propriété intel ectuel e. Les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers ne nécessitant pas cel e des seconds, et inversement ; qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MANS ’ ELLES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ELLE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également le fait que le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une apostrophe, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination ; Les signes en cause ont en commun la dénomination ELLE(S) (au pluriel au sein du signe contesté, au singulier au sein de la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme MANS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence précitée entre les signes. En effet, la dénomination ELLE(S), constitutive de la marque antérieure présente un caractère dominant au sein du signe contesté, du fait de de l’absence de caractère distinctif du terme géographique MANS qui, comme le relève l’opposant, peut renvoyer au « lieu de prestation des services ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MANS ‘ ELLES est donc similaire à la marque verbale antérieure ELLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n° 003 475 365 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 003 475 365 portant sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous : La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « périodiques ».

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A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure ELLE « …dispose d’une renommée certaine dans l’Union Européenne, en relation avec un périodique dans le domaine de la mode ». Il fait valoir que le magazine « a fait l’objet d’un usage continu depuis… 1945 ». La société opposante ajoute que le magazine est « … désormais proposé dans tous les pays membres de l’Union Européenne [dont] la majorité… dispose de sa propre édition… ». El e souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE. La société opposante relève que les documents fournis font état de volumes de vente entre 2015 et 2019, autour de 350 000 exemplaires par semaine, et un total de 10 mil ions de lecteurs en 2015 en totalisant les versions imprimée et digitale. En outre le site www.el e.fr disposait de 4 148 000 visiteurs uniques et 68 715 000 pages vues). La société opposante indique en outre que le magazine ELLE a été reconnu « meil eur magazine de l’année » en 2013 et que la marque est citée comme exemple de la marque notoire dans des manuels de droit de la Propriété Industriel e. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans 46 annexes, parmi lesquel es :

- Annexe 3 : couverture du premier numéro du magazine ELLE datée du 21 novembre 1945 ;

— Annexes 4 à 8 : pages indiquant la popularité de El e sur les réseaux sociaux : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante « 381 000 abonnés » Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ;

- Annexe 9 : capture écran ACPM.fr (Al iance pour les chiffres de la Presse et des Médias) relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état :

- pour 2019, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ;

- pour 2018, d’un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ;

- pour 2017, d’un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ;

- pour 2016, d’un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ;

- pour 2015, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ;

- Annexe 11 : Un document Lagardère citant un chiffre sourcé ACPM : 11 mil ions de lecteurs en version imprimée et digitale cumulées ;

- Annexes 15 à 19 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ;

- Annexe 20 : Une copie d’une page du magazine annonçant que la marque ELLE a été élue « meil eure marque de magazine de l’année » en 2013 ;

- Annexe 33 : extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;

- Annexe 35 : Document de Presstalis faisant état de tableaux de résultats d’exploitation par pays. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de

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sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ELLE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques. Les pièces produites témoignent également :

- de sa valorisation à 255 mil ions d’euros tel e qu’el e ressort du mensuel L’Expansion de juil et/août 2007 (Annexe n°44) ;

- de sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meil eure marque magazine de l’année 2013 » (Annexe n°20) ou encore de l’ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » qui lui est consacré (Annexe n°33) ;

- et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque « largement connue du grand public » comme cela ressort de l’ouvrage « Droit de la Propriété Industriel e » de J S-S (Annexe n°21). Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « périodiques » invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur la comparaison des signes en cause Pour les raisons développées sous le point A, et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure ELLE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée. Parmi ces services, les services pour lesquels l’opposition a été rejetée au regard de la marque précédente (voir A) et sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure ELLE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure ELLE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public, tel e que démontrée précédemment. Les signes MANS ‘ ELLES de la demande d’enregistrement contestée et ELLE de la marque antérieure de renommée sont similaires.

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En revanche, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement d’une part, et les « périodiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée d’autre part, produits et services très éloignés les uns des autres. En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par ces produits et services. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque française n° 003 475 365 (voir A), le signe verbal MANS ‘ ELLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.