OPP21-0175 13/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WEECAST (SAS), a déposé le 20 octobre 2020, la demande d’enregistrement de marque verbale française TUTO n°4693367. Le 13 janvier 2021, la société ESSENTIAL EXPORT (société de droit costaricain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- Marque semi-figurative de l’Union Européenne TOTTO, déposée le 1er octobre 2019, enregistrée sous le n°018131726, sur le fondement du risque de confusion ;

- marque verbale de l’Union Européenne TOTTO, déposée le 15 mars 2016, enregistrée sous le n°015213457, sur le fondement du risque de confusion. Le 15 janvier 2021, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°018131726 Sur la comparaison des produits Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « sacoches conçues pour ordinateurs portables ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Livres pour le dessin et l’écriture ; Fournitures scolaires; Papeterie; Catalogues ; chemises de classement; fournitures scolaires; catalogues; stylos-bil es; crayons de couleur » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles); papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture; instruments de dessin » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche les « adhésifs (matières col antes) pour le ménage ; caractères d’imprimerie ; prospectus ; brochures ; calendriers ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de produits ménagers, de tiges de métal portant une lettre, utilisées pour l’impression typographique, et de tableau, bloc de feuil ets présentant pour une année déterminée la suite des mois et des jours, accompagnée de renseignements divers, ne relèvent manifestement pas de la catégorie couvertes par les articles de « papeterie » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de l’ensemble des papiers, fournitures scolaires et articles de bureau ; Les produits précités n’ont manifestement pas davantage les mêmes objet, fonction et destination que les « chemises de classement; fournitures scolaires; catalogues; stylos-bil es; crayons de couleur », de la marque antérieure, lesquels relèvent au demeurant de la catégorie générale « papeterie » précédemment définie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 Ces produits ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune. Les « objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’objets d’art reproduits par impression ou gravure, ou encore d’œuvres représentant des formes, des objets ou des personnes réalisées à l’aide de peintures et de moyens graphiques n’ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « catalogues » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de listes méthodiques accompagnée de détails, d’explications ou qui présentent des produits à vendre Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TUTO. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif TOTTO, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Il n’est pas contesté que, visuel ement et phonétiquement, les dénominations TUTO du signe contesté et TOTTO de la marque antérieure sont dissyllabiques, de longueur proche et ont en commun trois lettres, placées dans le même ordre, à savoir les lettres T, T et O ce qui leur confère une physionomie des plus proche. En outre, la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination TOTTO. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Au vu de l’argumentation non contestée de la société opposante, le signe verbal contesté TUTO peut donc être considéré comme similaire à la marque complexe antérieure TOTTO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n°015213457 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « sacoches conçues pour ordinateur portables ; patrons pour la couture ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques » La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Mal es, Valises, Valises de transport, Portefeuil es, Portefeuil es, Havresacs; Sous-vêtements et vêtements décontractés tels que jeans, Pantalons, Combinaisons-pantalons, Chemises, Tee-shirts, Sweat-shirts, chandails, entre autres ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits « sacoches conçues pour ordinateur portables ; patrons pour la couture ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure n°17877675, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale TUTO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles); papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture; instruments de dessin ; sacoches conçues pour ordinateur portables ; patrons pour la couture ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI