OPP 21-0202 02/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Z J a déposé le 28 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4695987 portant sur le signe complexe ZAFA PARIS. Le 12 janvier 2021, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et l’invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. Le 18 janvier 2021, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- marque verbale de l’Union européenne ZARA déposée le 1er avril 1996 sous le n° 112755 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

- marque verbale de l’Union européenne ZARA déposée le 22 janvier 2001 sous le n° 2051225 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Aucune régularisation n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti concernant l’objection provisoire à enregistrement, ce dernier a notifié à la déposante, le 8 février 2021, un projet de décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 112755 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au projet de décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement prise par l’Institut et devenue définitif, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition et concernant la comparaison avec la présente marque antérieure, est le suivant : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : «Vêtements, chaussures, chapel erie; Crampons de chaussures de footbal . Fixations de skis ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ZAFA PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ZARA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de de deux éléments verbaux stylisés et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement, la dénomination ZAFA du signe contesté et la dénomination ZARA de la marque antérieure, sont de longueur identique (quatre lettres) et ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence ZA-A, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, el es présentent un rythme identique en deux temps, ainsi que des sonorités d’attaque identiques [za] pour la marque antérieure ainsi qu’une sonorité finale proche marquée par le son [a] ce qui leur confère une prononciation proche. La seule différence visuel e et phonétique entre ces dénominations, réside dans la substitution de la lettre F à la lettre R dans le signe contesté. Cette différence étant en position centrale des signes en cause, el e demeure visuel ement et phonétiquement peu perceptible. Les signes en cause diffèrent également par la présence, dans le signe contesté, du terme PARIS. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme ZAFA apparaît distinctif dans le signe contesté. Ce terme ZAFA apparaît également dominant dans le signe contesté en raison de sa tail e et de sa position d’attaque et dès lors que le terme PARIS, placé sur une ligne inférieure et en plus petits caractères, apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il renvoie à l’origine française ou au lieu de fabrication des produits visés par le signe contesté. Enfin, la présentation stylisée du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. En conséquence, le signe complexe ZAFA PARIS est donc similaire à la marque antérieure ZARA. 3

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la grande connaissance par le public français de la marque antérieure ZARA acquise dans le domaine du prêt à porter. El e fournit à cet égard de nombreuses pièces, lesquel es démontrent la notoriété de la marque antérieure pour certains des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits précités et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure. B. Sur le fondement de la marque n° 2051225 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au projet de décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement prise par l’Institut et devenue définitif, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition et concernant la comparaison avec la présente marque antérieure, est le suivant : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Mal es et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sel erie; Sacs d’alpinistes et de campeurs; Carcasses de sacs à main; Armatures de parapluies ou de parasols; Sacs de tous les jours; Sacs à main; Fourre- tout; Cuir à doublure pour chaussures; Trousses de voyage et étuis pour clés (maroquinerie); Mal ettes pour documents; Sacs autres qu’en métaux précieux; serviettes d’écolier (cartables), sacs- housses pour vêtements (pour le voyage); Boîtes à chapeaux en cuir; Porte-bébés hamac; Cabas à roulettes; Pots et boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Portefeuil es; Porte- documents; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity case »; Col iers pour animaux; Laisses en cuir pour chiens; Lanières de cuir; Fourreaux de parapluies; Tapis de sel es d’équitation; Havresacs; Sacs à dos; Porte-musique; Sachets [enveloppes, pochettes]en cuir pour l’embal age; Mal ettes pour documents; Bandoulières en cuir; Sacs de plage; Porte-documents; Porte- cartes [portefeuil es]; Bourses en mail e non en métaux précieux; Col iers pour animaux; Couvertures pour animaux; Col iers pour chiens; Armatures de parapluies ou de parasols; Gibecières [accessoires de chasse]; Baudruche; Boyaux de saucisses; Carcasses de sacs à main; Sacs à main; Havresacs; Couvertures de chevaux; Genouil ères pour chevaux; Porte-musique; Muselières; Filets à provisions; Musettes à fourrage; Portefeuil es; Bourses; Sacs à dos; Sacs à dos; Cartables; Cartables; Sacs pour faire les courses; Porte-bébés hamac; Buffleterie; Lanières pour patins à roulettes; Buffleterie; 4

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Poignées de valises; Anneaux pour parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Cannes de parapluies; Fourreaux de parapluies; Coffrets destiné à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Cannes-sièges; Cannes (poignées de -); Poignées de cannes; Cabas à roulettes ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques similaires ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ZAFA PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ZARA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté ZAFA PARIS doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure ZARA acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine du prêt à porter. El e fournit à cet égard de nombreuses pièces, lesquel es démontrent la notoriété de la marque antérieure pour certains des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits précités et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ZAFA PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 5

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6