R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OPP 21-0191 30/07/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société WB TECHNOLOGIES (société par actions simplifiée) a déposé le 21 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4693708 portant sur le signe verbal CLINIQUE CHALLENGE.

Le 13 janvier 2021, la société CLINIQUE LABORATORIES, LLC. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CLINIQUE, déposée le 1er avril 1996, sous le n° 000054429 et régulièrement renouvelée ;

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CLINIQUE, déposée le 1er avril 1996, sous le n° 000054429 et régulièrement renouvelée.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000054429

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000054429 portant sur le signe verbal suivant : CLINIQUE.

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « cosmétiques ».

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Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquel es :

— Pièces n° 1, 2, 3 et 4 : divers classements de marques et notamment :

 Classement des marques les plus valorisées en 2016, catégorie soin personnel : CLINIQUE est classée 7ème ;  Classement des marques les plus valorisées en 2017, catégorie soin personnel : CLINIQUE est classée 7ème ;  Classement des marques les plus valorisées en 2018, catégorie soin personnel : CLINIQUE est classée 6ème ;  Classement des marques les plus valorisées en 2019, catégorie soin personnel : CLINIQUE est classée 8ème ;  2018, prix de l’excel ence de la beauté Marie-Claire décerné au mascara de la marque CLINIQUE ;  Classement des marques clés, leaders de la fidélisation de clientèle 2018, CLINIQUE est classée 92ème en 2018.

— Pièce n° 5 : attestation comptable indiquant notamment des chiffres d’affaire des ventes des produits de la marque CLINIQUE en Europe depuis 2012. Il ressort de ces chiffres que, pour la France, le chiffre d’affaire des ventes réalisé pour l’année 2016 s’élève à 35 mil ions de dol ars et à 11 mil ions de dol ars pour les dépenses publicitaires et marketing.

— Pièces n°6a à 7 : campagnes publicitaires et notamment :

 Pièces 6a à 6d : des extraits de magazines féminins (El e, Cosmopolitan, Biba, Marie- Claire) de 2006 à 2016 dans lesquels apparaissent des publicités des produits cosmétiques de la marque CLINIQUE.

— Pièces n°8 : points de vente en 2017 et 2018 de produits cosmétiques CLINIQUE.

— Pièce n°9 : sondage de notoriété de mai 2016 lequel montre que 66% des consommateurs français connaissent la marque CLINIQUE. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure CLINIQUE a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’el e est connue en Europe et notamment sur le marché français pour les produits de « cosmétiques ». Les pièces démontrent notamment que la marque CLINIQUE fait l’objet d’investissements publicitaires importants lesquels sont corroborés par les publicités publiées notamment dans des magazines féminins français de référence.

Les pièces démontrent également que la marque CLINIQUE a développé une image positive auprès des consommateurs ce qui ressort notamment des prix décernés aux produits de la marque CLINIQUE. Ainsi, la marque antérieure invoquée CLINIQUE a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les produits précités.

Sur la comparaison des signes en cause

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLINIQUE CHALLENGE reproduit ci-dessous :

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La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : CLINIQUE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.

Les signes en cause ont, visuel ement, phonétiquement et conceptuel ement en commun le terme CLINIQUE, lequel apparaît distinctif au regard des produits en cause.

Ils diffèrent par la présence du terme CHALLENGE au sein du signe contesté.

La présence de cet élément verbal engendre, entre les signes en cause, des différences visuel es et phonétiques non négligeables en terme de structure et de longueur (deux termes pour le signe contesté / un seul terme pour la marque antérieure) et de rythme (quatre temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure).

En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe verbal contesté CLINIQUE CHALLENGE apparaît faiblement similaire à la marque antérieure CLINIQUE.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.

En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure CLINIQUE jouit d’une renommée importante pour les produits cosmétiques.

En outre, les signes en présence présentent un certain degré de similarité, comme précédemment établi. Cette circonstance n’a pas été contestée par la société déposante.

En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure CLINIQUE est dirigée à l’encontre des produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».

En l’espèce, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, d’une certaine similarité des signes, et des caractéristiques des produits en cause, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En revanche, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services suivants : « Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données» de la demande d’enregistrement contestée d’une part, et les « cosmétiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée d’autre part, ces services et produits étant très éloignés les uns des autres.

A cet égard, quand bien même, comme le soutient la société opposante, l’atteinte à la renommée d’une marque peut être établie pour des produits et services qui ne sont pas identiques ni similaires, il n’en demeure pas moins que le public doit pouvoir établir un lien entre les marques au regard des services précités de la demande d’enregistrement contestée et des « cosmétiques » de la marque antérieure de renommée, ce qui n’est pas démontré par la société opposante, la simple évocation du « caractère renommée de la Marque CLINIQUE » n’étant pas suffisante pour justifier de ce lien.

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Ainsi, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par les services de la demande d’enregistrement précités et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée.

En conséquence, les consommateurs seront incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».

Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « le signe « CLINIQUE CHALLENGE » dilue la renommée de la Marque CLINIQUE en ce qu’il l’affaiblit comme identifiant l’origine des produits qu’el e couvre auprès du public auquel ils sont destinés. […] La Demande tire également profit du caractère distinctif et de la renommée de la Marque CLINIQUE afin d’attirer à el e les consommateurs qui lui sont attachés, bénéficiant ainsi de son image de marque et de son attractivité renommée ».

Aussi, et au regard de l’identité et de la proximité des produits en cause et de la renommée de la marque antérieure dans le secteur des cosmétiques, laquel e jouit d’une image positive auprès des consommateurs, il est vraisemblable que les consommateurs associeront les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la société déposante à ceux de la société opposante et transféreront ainsi les qualités attribuées à la marque antérieure de renommée aux produits de la demande d’enregistrement contestée.

L’usage de la demande d’enregistrement contestée CLINIQUE CHALLENGE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure CLINIQUE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure CLINIQUE n° 000054429, la demande d’enregistrement contestée CLINIQUE CHALLENGE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».

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B. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque de l’Union Européenne n° 000054429

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ;

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, cosmétiques, antiperspirants, produits de soin pour les cheveux y compris les lotions ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLINIQUE CHALLENGE reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : CLINIQUE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une faible similarité entre ceux-ci.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.

La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure CLINIQUE acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine des cosmétiques, laquel e a été démontrée précédemment.

Toutefois, du fait de la faible similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause et la connaissance sur le marché de la marque antérieure.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal CLINIQUE CHALLENGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits pouvant faire naitre un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la marque antérieure de renommée de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.

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