OPP 21-0298 28/07/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SUSTAINABLEANDCO, SAS a déposé le 20 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/ 4703647 portant sur le signe complexe RITUELLES.

Le 22 janvier 2021, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :

— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française complexe ELLE, déposée le 30 avril 2019 et enregistrée sous le n°4547833 ;

— Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque française complexe ELLE, déposée le 27 juin 1989, enregistrée sous le n° 1538354 et régulièrement renouvelée ;

— Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne complexe ELLE déposée le 30 octobre 2003, enregistrée sous le n°003475365 et régulièrement renouvelée.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A. Sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne ELLE n°003475365

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne ELLE n°003475365 au regard des produits suivants : « périodiques ».

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure ELLE « …dispose d’une renommée certaine dans l’Union Européenne, en relation avec un périodique dans le domaine de la mode ». Il fait valoir que le magazine « a fait l’objet d’un usage continu depuis… 1945 ». La société opposante ajoute que le magazine est « … désormais proposé dans tous les pays membres de l’Union Européenne [dont] la majorité… dispose de sa propre édition… ». Elle souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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La société opposante relève que les documents fournis font état de volumes de vente entre 2015 et 2019, autour de 350 000 exemplaires par semaine, et un total de 10 millions de lecteurs en 2015 en totalisant les versions imprimée et digitale. En outre le site www.elle.fr disposait de 4 148 000 visiteurs uniques et 68 715 000 pages vues). La société opposante indique en outre que le magazine ELLE a été reconnu « meilleur magazine de l’année » en 2013 et que la marque est citée comme exemple de la marque notoire dans des manuels de droit de la Propriété Industrielle. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans 46 annexes, parmi lesquelles :

- Annexe 3 : couverture du premier numéro du magazine ELLE datée du 21 novembre 1945 ;
- Annexes 4 à 8 : pages indiquant la popularité de Elle sur les réseaux sociaux : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante « 381 000 abonnés » Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ;

— Annexe 9 : capture écran ACPM.fr (Alliance pour les chiffres de la Presse et des Médias) relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état : • pour 2019, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ;

• pour 2018, d’un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ;

• pour 2017, d’un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ;

• pour 2016, d’un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ;

• pour 2015, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ;

— Annexe 11 : Un document Lagardère citant un chiffre sourcé ACPM : 11 millions de lecteurs en version imprimée et digitale cumulées ;

— Annexes 15 à 19 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ;

— Annexe 20 : Une copie d’une page du magazine annonçant que la marque ELLE a été élue « meilleure marque de magazine de l’année » en 2013 ;

— Annexe 33 : extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;

— Annexe 35 : Document de Presstalis faisant état de tableaux de résultats d’exploitation par pays.

Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ELLE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques.

Les pièces produites témoignent également :

— de sa valorisation à 255 millions d’euros telle qu’elle ressort du mensuel L’Expansion de juillet/août 2007 (Annexe n°44) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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— de sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meilleure marque magazine de l’année 2013 » (Annexe n°20) ou encore de l’ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » qui lui est consacré (Annexe n°33) ;

— et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque « largement connue du grand public » comme cela ressort de l’ouvrage « Droit de la Propriété Industrielle » de S (Annexe n°21).

Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « périodiques » invoqués.

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services précités.

Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RITUELLES ci-dessous reproduit :

Le signe contesté a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE ci-dessous reproduit :

L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une esperluette, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière, et d’une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal.

Les signes en cause ont en commun la dénomination ELLE(S) (au pluriel au sein du signe contesté, au singulier au sein de la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence de la séquence RITU, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière, et d’une présentation particulière au sein du signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences entre les signes en présence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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En effet, ainsi que le relève la société opposante, si le signe contesté est également composé « de la séquence d’attaque Ritu qui pourra amener le consommateur à voir le signe RiTuElles comme un jeu de mots entre les termes Rituel et Elles. Il n’en reste pas moins que cette signification [d’un pronom personnel féminin] sera perçue par le consommateur du fait de la présence du signe Elles, de façon individualisable, le mettant ainsi en exergue. », la séquence ELLES étant visuellement séparée de la séquence RITU et se caractérisant par le choix de la couleur rose et d’une écriture en italique.

La présence d’un élément figuratif représentant un cœur inscrit au-dessus de la lettre I de RITU n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la séquence ELLES.

En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants que le signe complexe RITUELLES apparaît faiblement similaire à la marque antérieure ELLE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure ELLE est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée, à savoir les produits et services suivants : « jeux de cartes ; Conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition; Conseils en matière de santé; Consultations professionnelles en matière de santé; Fourniture d’informations diététiques en matière d’alimentation; Informations en matière de santé; Mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition; Prestation de conseils diététiques; Services cosmétiques [soins de beauté]; Services de conseils en diététique et en nutrition; Services de conseils médicaux en diététique; Services de diététique; Services de télémédecine; services de médecine alternative. »

La société opposante fait valoir que « la demande contestée a été déposée notamment en classe 44 pour de beauté, de médecine et de diététique […]. Dans ce cadre, un lien sera nécessairement effectué par le public pertinent dans la mesure où la marque ELLE est renommée pour désigner un magazine à destination d’un public féminin. Le public visé par les marques à comparer est donc identique. Par ailleurs, […] le magazine ELLE est dédié à la mode, la beauté, la minceur et met en avant des femmes ayant réussi, indépendantes, intelligentes, belles et en bonne santé, qui se soucient de la mode et des tendances. Les domaines du bien-être, de la beauté, de la santé et de la diététique apparaissent donc au centre du magazine ELLE depuis sa création en 1945. La société opposante ajoute que « les domaines de la santé, du bienêtre et de la diététique sont au centre du magazine ELLE. Ces domaines sont en effet envisagés par des partenariats avec d’autres marques, par des articles, des publicités, mais également par l’organisation d’événements divers comme le forum ELLE ZEN ou la course ELLE RUN » et joint des extraits des fiches recettes disponibles dans le magazine ainsi que des extraits d’articles traitant de nutrition, de bien-être, de médecine et de chirurgie esthétique.

Elle précise également que la marque ELLE fait l’objet de partenariats avec d’autres marques dans le domaine du santé et de la diététique et joint notamment une publicité pour des produits alimentaires sains en partenariat avec le magazine ELLE (annexe 48, p 116), des publicités concernant le forum ELLE ZEN dont les thèmes centraux sont le bien-être, la nutrition, le sport et la beauté, une publicité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 pour des produits contre la cellulite en partenariat avec ELLE (annexe 48, p 206), une affiche « Octobre rose » pour le dépistage organisé du cancer du sein en partenariat avec la fédération nationale des médecins radiologues (annexe 48, p 27).

En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure ELLE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public, telle que démontrée précédemment.

Les signes RITUELLES et ELLE sont faiblement similaires.

A cet égard, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien.

Par conséquent, compte tenu d’une certaine similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits et services de « Conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition; Conseils en matière de santé; Consultations professionnelles en matière de santé; Fourniture d’informations diététiques en matière d’alimentation; Informations en matière de santé; Mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition; Prestation de conseils diététiques; Services cosmétiques [soins de beauté]; Services de conseils en diététique et en nutrition; Services de conseils médicaux en diététique; Services de diététique; Services de télémédecine; services de médecine alternative ; jeux de carte », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.

Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

La société opposante soutient que du fait de l’usage intensif de la marque ELLE et des investissements importants pour la promouvoir et la diversifier, la marque antérieure est « aujourd’hui dans l’esprit du consommateur à l’image d’une femme active, moderne , à la page et en adéquation avec son temps, qui porte une attention particulière à son image, et pour laquelle la mode et la beauté sont importants ».

Aussi l’usage de la demande contestée conduirait la société déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée.

L’usage de la demande d’enregistrement contestée RITUELLES est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ELLE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ELLE n° 3475365, la demande d’enregistrement contestée RITUELLES ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services de « Conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition; Conseils en matière de santé; Consultations professionnelles en matière de santé; Fourniture d’informations diététiques en matière d’alimentation; Informations en matière de santé; Mise à disposition d’informations en matière de services de recommandations en diététique et en nutrition; Prestation de conseils diététiques; Services cosmétiques [soins de beauté]; Services de conseils en diététique et en nutrition; Services de conseils médicaux en diététique; Services de diététique; Services de télémédecine; services de médecine alternative ; jeux de carte », ce qui n’est pas contesté par la déposante.

B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque française ELLE n°1538354

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7 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française antérieure ELLE n°1538354 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment au paragraphe A.

C. Sur le risque de confusion au regard de la marque n°4547833 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque française antérieure ELLE n°4547833 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment au paragraphe A.

CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe RITUELLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services pouvant faire naitre un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne ELLE n°003475365.

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8 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI