OPP 21-0336 13/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L’UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE UNI (association soumise à la loi de 1901), a déposé le 3 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°4697464 portant sur le signe complexe UNI.

Le 4 janvier 2021, la société MITSUBISHI PENCIL COMPANY LIMITED, (société de droit japonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne complexe UNI, enregistrée le 2 novembre 2016 sous le n°015990881.

Le 29 avril 2021, le titulaire de la demande contesté a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement inscrit au registre national des marques.

L’opposition a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante conteste la comparaison des signes en cause et présente une argumentation relative à la comparaison des produits.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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2 II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.

Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « : Produits de l’imprimerie ; brochures ; livres ; manuels ; annuaires ; magazines ; revues ; journaux ; livrets ; tracts ; flyers ; prospectus ; affiches ; posters (encadrés ou non) ; guides (produits de l’imprimerie) ; lettres d’informations ; fiches (produits de l’imprimerie) ; carnets ; blocs papiers ; blocs notes ; classeurs ; chemises (porte-document) ; agendas ; couvertures d’agendas ; calendriers ; cartes de visite ; cartes postales ; papier à lettres ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; parures de bureau ; fournitures de bureau ; articles de papeterie ; stylos ; stylos à bille ; stylos plume ; cartouches ; feutres ; surligneurs ; marqueurs ; crayons ; crayons à papier ; crayons de couleur ; crayons à gomme ; crayons à mine rétractable ; porte-mine ; pots à crayons ; gommes ; enveloppes ; marque-pages ; sous-mains ; autocollants (étiquettes) ; boîtes en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton ou en matières plastiques pour livres et articles de papeterie ; sacs et sachets en papiers ou en plastique pour l’emballage ; banderoles, fanions (en papier et en plastique), drapeaux en papier ou en plastique ; badges ; badges nominatifs en papier ou en plastique ; serviettes en papier ; mouchoirs en papier ; linge de table en papier ;. Tous les produits précités de la classe 16 sont destinés à la promotion des activités de l’association dans le domaine éducatif auprès des lycéens, étudiants, enseignants ou tout autre acteur de l’éducation ou de l’enseignement supérieur. » La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Instruments d’écriture.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Les produits suivants : « carnets ; blocs papiers ; blocs notes ; classeurs ; chemises (porte-document) ; agendas ; couvertures d’agendas ; calendriers ; cartes de visite ; cartes postales ; papier à lettres ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; parures de bureau ; fournitures de bureau ; articles de papeterie ; stylos ; stylos à bille ; stylos plume ; cartouches ; feutres ; surligneurs ; marqueurs ; crayons ; crayons à papier ; crayons de couleur ; crayons à gomme ; crayons à mine rétractable ; porte-mine ; pots à crayons ; gommes ; enveloppes ; marque-pages ; sous-mains ; autocollants (étiquettes) ; boîtes en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton ou en matières plastiques pour livres et articles de papeterie ; sacs et sachets en papiers ou en plastique pour l’emballage ; banderoles, fanions (en papier et en plastique), drapeaux en papier ou en plastique ; badges ; badges nominatifs en papier ou en plastique ; Tous les produits précités de la classe 16 sont destinés à la promotion des activités de l’association dans le domaine éducatif auprès des lycéens, étudiants, enseignants ou tout autre acteur de l’éducation ou de l’enseignement supérieur» de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Instruments d’écriture» de la marque antérieure appartiennent à la catégorie générale des « articles de papeterie » qui regroupent l’ensemble des papiers, fournitures et articles scolaires et de bureau.

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3 A cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, les« Instruments d’écriture» visés par la marque antérieure sont suffisamment précis pour permettre aux tiers d’identifier de façon immédiate, certaine et constante, leur portée, de sorte qu’ils respectent parfaitement les impératifs de précision des libellés ;’il peut donc être procédé à des comparaisons au regard de ce libellé.

De plus, contrairement à ce que soutient la déposante, la société opposante ne procède pas à une extension de sa protection, le risque de confusion pouvant être établi pour les articles identiques ou similaires aux « instruments d’écriture » qui appartiennent comme précédemment indiqué à la catégorie générale des « articles de papeterie », ce qui est le cas en l’espèce.

En outre, le fait, comme l’invoque la déposante, que les produits précités de la demande d’enregistrement soient destinés à un domaine et à un public plus restreint à savoir « Tous les produits précités de la classe 16 sont destinés à la promotion des activités de l’association dans le domaine éducatif auprès des lycéens, étudiants, enseignants ou tout autre acteur de l’éducation ou de l’enseignement supérieur », ne saurait être de nature à les faire échapper à la catégorie générale des produits visés par la marque antérieure.

De plus, ne seraient être retenus l’argument de la déposante selon lequel « l’UNI ne commercialise pas ses produits. Elle donne à ses membres, adhérents…. Ou les diffuse gratuitement ».

En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition, s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

Ces produits apparaissent donc similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

En revanche les « Produits de l’imprimerie ; brochures ; livres ; manuels ; annuaires ; magazines ; revues ; journaux ; livrets ; tracts ; flyers ; prospectus ; affiches ; posters (encadrés ou non) ; guides (produits de l’imprimerie) ; lettres d’informations ; fiches (produits de l’imprimerie) ;. Tous les produits précités de la classe 16 sont destinés à la promotion des activités de l’association dans le domaine éducatif auprès des lycéens, étudiants, enseignants ou tout autre acteur de l’éducation ou de l’enseignement supérieur » qui s’entendent de différents produits, ouvrages ou documents reproduits par impression, n’appartiennent pas à la même catégorie générale que les « Instruments d’écriture» de la marque antérieure, qui sont des articles de papeterie, comme précédemment définis.

Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature fonction et destination.

En outre, si comme le soutient la société opposante, les produits en cause peuvent être disponibles dans les mêmes points de vente, ils sont alors vendus dans des rayons spécifiques différents.

Ces produits ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les «serviettes en papier ; mouchoirs en papier ; linge de table en papier ; Tous les produits précités de la classe 16 sont destinés à la promotion des activités de l’association dans le domaine éducatif auprès des lycéens, étudiants, enseignants ou tout autre acteur de l’éducation ou de l’enseignement supérieur» qui s’entendent de produits ménagers et d’hygiène, n’appartiennent pas à la même catégorie générale que les « Instruments d’écriture» de la marque antérieure.

Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature fonction et destination, les premiers n’étant pas de produits de papeterie comme précédemment indiqué.

En outre, ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes points de vente (rayons de produits d’hygiène et ménagers des magasins pour les premiers et papeteries pour les seconds).

Ces produits ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

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4 Ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lequel « la marque semi-figurative est exploitée depuis une cinquantaine d’années(…) ces produits contribuent d’ailleurs à l’’essence même de l’objet social de l’association ».

En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition, s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe UNI, reproduit ci-dessous :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe complexe UNI, reproduit ci-dessous :

Cette marque a été enregistrée en couleurs.

Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence portent tous deux sur une dénomination unique selon une présentation particulière.

visuellement et phonétiquement, les signes sont pareillement constitués de la dénomination UNI et de couleurs rouge et blanche.

Les différences de présentation et l’inversion de couleur (lettres blanches sur fond rouge dans le signe contesté / lettres rouges sur fond blanc dans la marque antérieure), sans incidence phonétique, ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes constitués du terme distinctif et essentiel UNI et de sa présentation particulière associant les couleurs rouge et blanche.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « le terme UNI utilisé par l’opposant est dépourvu de distinctivité (…) dès lors que pour des « instruments d’écriture », il s’agit d’une des caractéristiques des produits (…) le fait de tracer des lignes et couleurs de couleur unie » dès Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 lors qu’il n’est pas établi que cette dénomination UNI présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.

Ce terme est donc parfaitement arbitraire au regard de ces produits.

Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes et de leur identité phonétique il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.

Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs aux antériorités constituées par la renommée de son logo, par le dépôt antérieure n°3322112 (expirée en 2014) et relatifs au droit d’auteur selon lequel « l’UNI (Union Nationale Inter-universitaire) exploite son signe, couvert par le droit d’auteur concédé par l’un de ses membres, de manière nationale et ininterrompue, pour les produits précités, depuis plus de 52 ans ».

En effet, outre le fait que le titulaire d’un droit antérieur est seul juge de l’opportunité des procédures qu’il entend engager, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, toute autre considération et notamment l’existence d’autres droits antérieurs dont serait titulaire le déposant ne pouvant être examinée dans le cadre de la procédure d’opposition.

Le signe complexe contesté UNI est donc similaire à la marque complexe antérieure UNI.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les signes sont fortement similaires.

Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe UNI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe UNI.

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6 PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « carnets ; blocs papiers ; blocs notes ; classeurs ; chemises (porte-document) ; agendas ; couvertures d’agendas ; calendriers ; cartes de visite ; cartes postales ; papier à lettres ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; parures de bureau ; fournitures de bureau ; articles de papeterie ; stylos ; stylos à bille ; stylos plume ; cartouches ; feutres ; surligneurs ; marqueurs ; crayons ; crayons à papier ; crayons de couleur ; crayons à gomme ; crayons à mine rétractable ; porte-mine ; pots à crayons ; gommes ; enveloppes ; marque-pages ; sous-mains ; autocollants (étiquettes) ; boîtes en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton ou en matières plastiques pour livres et articles de papeterie ; sacs et sachets en papiers ou en plastique pour l’emballage ; banderoles, fanions (en papier et en plastique), drapeaux en papier ou en plastique ; badges ; badges nominatifs en papier ou en plastique ; Tous les produits précités de la classe 16 sont destinés à la promotion des activités de l’association dans le domaine éducatif auprès des lycéens, étudiants, enseignants ou tout autre acteur de l’éducation ou de l’enseignement supérieur»

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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