OP21-1081 08/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société STARRY (SARL) a déposé le 28 décembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4716229 portant sur le signe verbal WILFORT. Le 8 mars 2021, la société WILVORST-HERRENMODEN GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne WILVORST, déposée le 19 mai 1999, enregistrée sous le n° 001197433 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WILFORT. La marque antérieure porte sur le signe verbal WILVORST. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuel ement, le signe contesté WILFORT et la marque antérieure WILVORST sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté et huit lettres pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres formant la séquence d’attaque WIL-, médiane -OR- et finale -T, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Phonétiquement, les signes présentent le même rythme (prononciation en deux temps) et les sonorités identiques d’attaque [wil], médiane [or] et finale [t], ainsi que les consonnes médianes proches [f] et [v], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la lettre médiane F au sein du signe contesté à la lettre médiane V de la marque antérieure, ainsi qu’à la présence de la lettre médiane S dans la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble. Le signe verbal contesté WILFORT est donc similaire à la marque verbale antérieure WILVORST, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures et chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires que ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des « vêtements » de la marque antérieure. En effet, les premiers sont destinés aux animaux et les seconds aux humains. Ils ne seront dès lors pas proposés dans les mêmes magasins (magasins animaliers pour les premiers, magasins de mode pour les seconds). Les premiers ne sont donc pas identiques par appartenance à la catégorie générale constituée par les seconds. Les « parasols » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que la « chapel erie » de la marque antérieure. En effet, s’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que les premiers ont vocation à être utilisés pour se protéger du soleil, les seconds ont également d’autres fonctions, notamment vestimentaire, d’accessoire de mode ou même de protection contre le froid. Ainsi, répondant à des besoins distincts et présentant des natures bien différentes (abris portatifs pour les premiers, articles d’habil ement pour les seconds) ils ne sont pas destinés à la même clientèle, ni proposés par les mêmes entreprises (magasins d’équipements de protection pour les premiers, magasins de mode pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « cannes » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements ; chaussures » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant issus des fabricants de cannes et principalement vendus dans les rayons spécialisés des grands magasins, alors que les seconds désignent des articles d’habil ement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer, issus de l’industrie de la confection et distribués dans les magasins d’habil ement ainsi que des parties du vêtement qui entourent et protègent le pied. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « fouets ; sel erie ; col iers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements ; chaussures » de la marque antérieure.

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4 En effet, les premiers désignent des instruments et accessoires pour les animaux alors que les seconds sont destinés aux humains. Ils ne seront dès lors pas proposés dans les mêmes magasins (magasins animaliers pour les premiers, magasins de mode pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « Cuir ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « vêtements ; chaussures » de la marque antérieure. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds ne sont pas « nécessairement élaborés à partir des premiers », pouvant être élaborés à partir d’autres matières, comme du tissu, des matières plastiques ou végétales. En outre, les premiers peuvent être utilisés pour la confection de nombreux autres produits, notamment de maroquinerie. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « mal es et valises ; parapluies ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « vêtements ; chaussures ; chapel erie » de la marque antérieure. En effet, l’argument de la société opposante selon lequel ils se « complètent pour s’accorder en terme de style et d’aspect esthétique » ne permet pas de reconnaitre un lien étroit et obligatoire entre eux, dès lors qu’ils peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En ce qui concerne les « mal es et valises ; parapluies ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » » de la demande d’enregistrement contestée et les « vêtements ; chaussures ; chapel erie » de la marque antérieure, la société opposante invoque la diversification des activités du secteur de l’habil ement pour établir un risque d’association entre ces produits et fournit de la documentation à cet égard. Si ces documents établissent une pratique de diversification dans les domaines concernés, les produits précités étant susceptibles d’être offerts à la vente sous une même marque, cette Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 circonstance, pour induire un risque de confusion sur l’origine des produits, doit se conjuguer avec l’identité ou un degré élevé de similitude des signes. Cependant, en l’espèce, force est de constater que le signe contesté WILFORT et la marque antérieure WILVORST n’apparaissent ni identiques ni suffisamment proches pour induire un risque de confusion sur l’origine de ces produits dans l’esprit des consommateurs concernés. Il ne s’agit donc pas de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine, et ce malgré la similitude des signes en présence. Par ail eurs, il n’existe pas non plus de risque de confusion pour les autres produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté WILFORT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI