OPP 20-1137 23/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BERLINER HG (Société par actions simplifiée) a déposé le 22 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 714 909 portant sur le signe verbal BDO. Le 11 mars 2021, la société STICHTING BDO (Société organisée sous les lois des Pays Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française BDO déposée le 23 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 4 518 275, et sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société déposante par un courrier en date du 16 avril 2021 sous le n° 21-1137. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées par les parties. A l’issue des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants de la demande contestée : « Conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; Services de franchise fournissant une assistance commerciale ; Conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises ; Mise à disposition d’informations commerciales en matière de franchises ; Services d’aide à l’exploitation d’une affaire sous régime de franchise ; Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industriel es ou commerciales ; gestion commerciale de restaurants ; gestion de restaurants pour le compte de tiers ; conseils d’affaires en matière de franchisage de restaurants ; Services de conseils commerciaux concernant l’ouverture et l’exploitation de restaurants ; assistance en gestion d’entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); reproduction de documents ; bureaux de placement; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de comptabilité; conseils en organisation et direction des affaires; conseils concernant les services de secrétariat de société ; fourniture d’informations commerciales et d’informations sur des entreprises commerciales, en ligne ou non; aide et assistance à la direction des affaires; conseils commerciaux et professionnels pour entreprises; conseils en matière d’efficacité commerciale; conseils dans le domaine du marketing; conseils liés aux fusions, aux acquisitions, au franchisage, à la liquidation d’entreprises et aux ventes d’entreprises; conseils dans le domaine de la gestion des risques commerciaux et gestion de projets commerciaux; gestion, sélection et recrutement de personnel; services de placement du personnel; assistance dans le domaine du personnel ». La société opposante soutient que les services de la demande contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande contestée : « conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; Services de franchise fournissant une assistance commerciale ; Conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises ; Mise à disposition d’informations commerciales en matière de franchises ; Services d’aide à l’exploitation d’une affaire sous régime de franchise ; Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industriel es ou commerciales ; conseils d’affaires en matière de franchisage de restaurants ; assistance en gestion d’entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 bureaux de placement ; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires », sont, en effet, pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce que ne conteste par le titulaire de la demande d’enregistrement. Les services suivants de la demande contestée : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires » s’entendent de services dont la finalité est d’assurer la visibilité d’une offre commerciale de produits ou de services afin de favoriser la vente desdits produits ou la souscription auxdites prestations de service. Ces services ont une destination et un objet communs aux « Conseils dans le domaine du marketing », lesquels s’entendent de services ayant pour objet d’apporter une aide à la prise de décision en matière d’analyse du marché d’un bien ou d’un service et de mise en œuvre des moyens permettant de satisfaire la demande ou, le cas échéant, de la stimuler ou de la susciter. Ces services s’adressent ainsi à des entreprises commerciales et ont pour but de stimuler les besoins du consommateur à l’égard d‘un bien ou d’un service. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants de la demande contestée : « travaux de bureau ; reproduction de documents » qui ont respectivement pour objet la réalisation de toutes tâches administratives et de secrétariat et la copie de documents, pour le compte de tiers, sont des services administratifs complémentaires des services de « conseils concernant les services de secrétariat de société » de la marque antérieure, les seconds ayant pour objet les premiers. En outre, comme le précise à juste titre la société opposante, ces services répondent aux besoins des entreprises nécessitant l’intervention d’un tiers pour la réalisation de tâches de secrétariat. Ces services répondent donc aux mêmes besoins et ont la même destination. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services suivants de la demande contestée : « gestion commerciale de restaurants ; gestion de restaurants pour le compte de tiers ; services de conseils commerciaux concernant l’ouverture et l’exploitation de restaurants » de la demande contestée, lesquels désignent des services se rapportant à la gestion commerciale d’un type spécifique d’établissement commercial, à savoir, un restaurant, ont, à l’évidence, la même nature, le même objet et la même destination que les services de « aide et assistance à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires», lesquels permettent d’assurer la gestion de tout type d’établissement commerciale, y compris, les restaurants. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal BDO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte également sur le signe verbal BDO. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques, ce qui n’est pas contesté par la société titulaire de la demande d’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Un signe est réputé identique à une marque antérieure lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant ladite marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté BDO reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque antérieure BDO. Le signe verbal contesté BDO est donc identique à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que le risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure est aggravé par la stricte identité des signes en cause. Conséquemment, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la stricte identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BDO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI