OPP 21-1124 01/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C M E B D , a déposé le 21 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°4714379 portant sur le signe verbal TOP-WATT.

Le 10 mars 2021, la société EUROSPORT (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne WATTS enregistrée le 7 aout 2001 et renouvelée sous le n°002330942, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition, lesquelles ont été transmises à la société opposante, qui y a répondu. Dans ses secondes observations, le déposant a effectué une demande de preuves d’usage de la marque antérieure. Toutefois, cette demande ne pouvant être formulées que lors des premières observations en réponse, elle n’a pu être prise en considération, ce dont il a été informé. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications

téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de télécommunications; services de télécommunication, de messagerie électronique par réseau Internet, Extranet, intranet; agences de presse et d’informations; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, péripheriques d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; radiotéléphonie mobile; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non; communication par terminaux d’ordinateur; communication sur réseaux informatiques en général ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lequel la demande contestée est exploitée «pour la diffusion d’informations sur les mobilités durables et particulièrement les véhicules électriques, domaine d’information et donc de services totalement différents de ceux évoqués par » la société opposante qui ne traiterait « …pas des sujets de mobilité mais du sport ». En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de télécommunications ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence» de la marque antérieure qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance, de services de diffusion et de services de location d’objet permettant la télécommunication. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de la catégorie des « services de communications ». En outre, l’argument selon lequel « les acteurs des communications radiophoniques, vidéographies, télégraphique, etc. fournissent ainsi à leurs clients des services d’abonnement à leurs divers supports de communications (journaux notamment en ligne, podcasts, chaîne TV, etc.) » ne saurait suffire à démontrer la diversification des entreprises de télécommunication dans le « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) », étant rappelé que ce service est rendu pour le compte de tiers. Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les services étant rendus indépendamment les uns des autres. Ils ne sont donc pas complémentaires. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TOP-WATT, ci-dessous représenté : La marque antérieure porte sur la dénomination WATTS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé deux éléments verbaux reliés par un tiret et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en cause ont en commun l’élément verbal WATT(S), seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les signes en cause diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme TOP. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme WATTS, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des services en cause. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel «WATTS est un nom patronymique porté par de nombreuses personnalité… WATTS est un quartier de Los Angeles. Le fait de déposer une marque WATTS qui est un nom propre et un nom commun depuis des centaines d’années, sans originalité, sans distinctivité, lui retire toute possibilité de caractère unique » dès lors il n’est pas établi que ce terme présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, au sein du signe contesté, le terme WATT apparaît également distinctif. A cet égard, le fait qu’il fasse référence à « l’ingénieur écossais Mr J W qui a donné son nom à l’unité internationale de mesure de puissance ou flux énergétique le « watt » », n’est pas de nature à le priver de caractère distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il ne présente pas davantage de lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En effet, une marque peut être valablement constituée d’un nom propre ou d’un nom commun, dès lors que ce terme présente un caractère arbitraire et s’avère apte à distinguer les produits et services qu’il désigne. En outre, le terme WATT apparaît dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est précédé du terme TOP, terme laudatif couramment utilisé pour désigner ce qu’il y a de mieux dans un domaine et

par conséquent dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, qui n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel les signes en présence n’auraient donc pas la même évocation, le signe contesté TOP-WATT faisant référence « au nom patronymique de l’ingénieur écossais Mr J W contrairement à la marque antérieure. En effet, rien ne permet d’affirmer que cette différence d’évocation sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyennes des services en cause. En conséquence, en raison tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre ces marques dans l’esprit du public. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel le signe contesté serait exploité « pour identifier une chaine de vidéos Youtube et un site internet sur les thématiques des mobilités électriques et plus particulièrement les véhicules électriques de tout genre (…) alors que la marque WATTS traite de sport » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté TOP-WATT est donc similaire à la marque antérieure WATTS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté TOP-WATT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.