OPP 21-1139 15/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J D (le Déposant), a déposé le 31 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4717072 portant sur le signe verbal LEGALIMARK portant sur les produits et services suivants : « Conseil en gestion et en management aux entreprises et aux particuliers; Consultations et études commerciales et économiques notamment en gestion, stratégie, évaluation économique, valorisation, design en particulier mais non exclusivement dans le domaine de la propriété industrielle ou intellectuelle et études des implications commerciales et économiques de la contrefaçon; négociation commerciale en particulier de contrats dans le domaine de la propriété intellectuelle ; Services aux entreprises, à savoir, fourniture, exécution, et administration d’un programme destiné à aider des tiers à trouver une assistance ou une représentation juridique pour la protection et la gestion des droits de propriété intellectuelle; Organisation et Administration d’un réseau de fournisseurs préférés de services ; Administration d’un programme d’affiliation permettant de recevoir des informations en matière notamment de stratégie de marque, de droits de propriété intellectuelle et de représentation juridique; Services de programmes d’affiliation, à savoir fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la stratégie de marque, du développement commercial, du marketing et de la vente; Promotion des services de tiers proposant des prestataires de services pour la création ; la protection , le développement et la gestion des droits de propriété intellectuelle; Organisation et Administration d’un programme de fournisseurs préférés pour les services précités. Services juridiques aux entreprises et aux particuliers, services de conseil, d’assistance et d’information en matière juridique, représentation et assistance

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en justice, arbitrage, conciliation, transaction, formalités juridiques et judiciaires, conseils en propriété intellectuelle, conseils en contentieux en propriété intellectuelle, étude de valorisation et de stratégie de protection, défense et exploitation de droits de propriété intellectuelle et questions connexes incluant notamment marques, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et autres signes distinctifs, dessins et modèles, noms de domaine, droits d’auteur, appellations d’origine et autres indications géographiques, logiciels, bases de données, obtentions végétales, produits semi-conducteurs, de savoir-faire et de concurrence déloyale ; Fourniture d’informations dans le domaine des services liés à la propriété intellectuelle ». Le 12mars 2021, la société NOMEN INTERNATIONAL (société par action simplifiée) (l’Opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande d’enregistrement, en se fondant sur :

- la marque complexe de l’Union Européenne LEGI LEGIMARK, enregistrée sous le n°10075729 portant sur les « conseils, informations ou renseignements d’affaires notamment dans le domaine de la création et de la protection juridique des marques, des dessins et modèles, des noms de domaine. Conseils en propriété intellectuelle; services d’information , de conseils, d’assistance, de représentation en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation et de la défense de droit dans les domaines de la propriété intellectuelle, des marques de commerce et de service, des dessins et des modèles, du droit d’auteur, du droit de la concurrence déloyale, de noms de domaine, des brevets; services de contentieux notamment en matière de propriété intellectuelle et propriété industrielle; services d’arbitrage; concession de licences de propriété intellectuelle; rédaction de contrats se rapportant à la propriété intellectuelle et à la propriété industrielle; services d’enquêtes d’usage de marques; recherches judiciaires; consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite de affaires); consultations et études juridiques »,
- sur la dénomination sociale LEGI-MARK, immatriculée le 8 juillet 1988 sous le n° 345376800,
- sur le nom de domaine legimark.fr. L’Institut a notifié aux parties une déclaration d’irrecevabilité, à la suite de laquelle la société opposante a renoncé à invoquer la dénomination sociale LEGI-MARK ainsi que le nom de domaine legimark.fr. Le 20 mai 2021, l’Institut a notifié une levée d’irrecevabilité et a imparti au titulaire de la demande un délai pour présenter des observations à l’opposition. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Le déposant a transmis à l’Institut un document tendant au retrait partiel de sa demande d’enregistrement. Toutefois, ce document comportant des extensions par rapport au libellé du dépôt n’a pu être pris en compte, ce dont le déposant a été avisé. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services

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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

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Aucun retrait partiel de la demande d’enregistrement n’ayant pu être pris en compte par l’Institut, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Conseil en gestion et en management aux entreprises et aux particuliers; Consultations et études commerciales et économiques notamment en gestion, stratégie, évaluation économique, valorisation, design en particulier mais non exclusivement dans le domaine de la propriété industrielle ou intellectuelle et études des implications commerciales et économiques de la contrefaçon; négociation commerciale en particulier de contrats dans le domaine de la propriété intellectuelle ; Services aux entreprises, à savoir, fourniture, exécution, et administration d’un programme destiné à aider des tiers à trouver une assistance ou une représentation juridique pour la protection et la gestion des droits de propriété intellectuelle; Organisation et Administration d’un réseau de fournisseurs préférés de services ; Administration d’un programme d’affiliation permettant de recevoir des informations en matière notamment de stratégie de marque, de droits de propriété intellectuelle et de représentation juridique; Services de programmes d’affiliation, à savoir fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la stratégie de marque, du développement commercial, du marketing et de la vente; Promotion des services de tiers proposant des prestataires de services pour la création ; la protection , le développement et la gestion des droits de propriété intellectuelle; Organisation et Administration d’un programme de fournisseurs préférés pour les services précités. Services juridiques aux entreprises et aux particuliers, services de conseil, d’assistance et d’information en matière juridique, représentation et assistance en justice, arbitrage, conciliation, transaction, formalités juridiques et judiciaires, conseils en propriété intellectuelle, conseils en contentieux en propriété intellectuelle, étude de valorisation et de stratégie de protection, défense et exploitation de droits de propriété intellectuelle et questions connexes incluant notamment marques, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et autres signes distinctifs, dessins et modèles, noms de domaine, droits d’auteur, appellations d’origine et autres indications géographiques, logiciels, bases de données, obtentions végétales, produits semi-conducteurs, de savoir-faire et de concurrence déloyale ; Fourniture d’informations dans le domaine des services liés à la propriété intellectuelle ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « conseils, informations ou renseignements d’affaires notamment dans le domaine de la création et de la protection juridique des marques, des dessins et modèles, des noms de domaine. Conseils en propriété intellectuelle; services d’information , de conseils, d’assistance, de représentation en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation et de la défense de droit dans les domaines de la propriété intellectuelle, des marques de commerce et de service, des dessins et des modèles, du droit d’auteur, du droit de la concurrence déloyale, de noms de domaine, des brevets; services de contentieux notamment en matière de propriété intellectuelle et propriété industrielle; services d’arbitrage; concession de licences de propriété intellectuelle; rédaction de contrats se rapportant à la propriété intellectuelle et à la propriété industrielle; services d’enquêtes d’usage de marques; recherches judiciaires; consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite de affaires); consultations et études juridiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Conseil en gestion et en management aux entreprises et aux particuliers; Consultations et études commerciales et économiques notamment en gestion, stratégie, évaluation économique, valorisation, design en particulier mais non exclusivement dans le domaine de la propriété industrielle ou intellectuelle et études des implications commerciales et économiques de la contrefaçon; négociation commerciale en particulier de contrats dans le domaine de la propriété intellectuelle ; Services aux entreprises, à savoir, fourniture, exécution, et administration d’un programme destiné à aider des tiers à trouver une assistance ou une représentation juridique pour la protection et la gestion des droits de propriété intellectuelle; Organisation et Administration d’un réseau de fournisseurs préférés de services ; Administration d’un programme d’affiliation permettant de recevoir des informations en matière notamment de stratégie de marque, de droits de propriété intellectuelle et de représentation juridique; Services de programmes d’affiliation, à savoir fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la stratégie de marque, du développement commercial, du marketing et de la vente; Promotion des services de tiers proposant des prestataires de services pour la création ; la protection , le développement et la gestion des droits de propriété intellectuelle; Organisation et Administration d’un programme de fournisseurs préférés pour les services précités. Services juridiques aux entreprises et aux particuliers, services de conseil, d’assistance et d’information en matière juridique, représentation et assistance en justice, arbitrage, conciliation, transaction, formalités juridiques et judiciaires, conseils en propriété intellectuelle, conseils en contentieux en propriété intellectuelle, étude de valorisation et de stratégie de protection, défense et exploitation de droits de propriété intellectuelle et questions connexes incluant notamment

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marques, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et autres signes distinctifs, dessins et modèles, noms de domaine, droits d’auteur, appellations d’origine et autres indications géographiques, logiciels, bases de données, obtentions végétales, produits semi-conducteurs, de savoir-faire et de concurrence déloyale ; Fourniture d’informations dans le domaine des services liés à la propriété intellectuelle » de la demande contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « les activités envisagées sont distinctes puisque LEGALIMARK exploite un portail internet en proposant des services d’assistance en affaires aux entreprises », dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. De même l’argument du déposant selon lequel l’opposante n’aurait pas « … répondu à la proposition de retrait… » qu’il lui a adressée, est sans incidence quant à la comparaison des services. Les services de la demande contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LEGALIMARK ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LEGIMARK enregistré en couleurs et ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs en couleurs. Les signes ont visuellement en commun des termes très proches LEGALIMARK pour le signe contesté et LEGIMARK pour la marque antérieure, de longueur voisine (dix et huit lettres) et comportant pareillement la séquence d’attaque LEG- et la séquence finale –IMARK, dont il résulte une impression d’ensemble très proche, les sonorités successives [lé/ imark] proches et un rythme voisin. Si les signes se distinguent par la présentation de la marque antérieure, celle-ci n’altère en rien le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la dénomination LEGIMARK et n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes.

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Ne saurait être retenu l’argument du Déposant relatif au caractère prétendument descriptif de la marque antérieure LEGIMARK, cette dernière ne constituant pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, pas plus qu’elle n’en désigne une caractéristique. De même ne peut être retenu l’argument du Déposant selon lequel le signe contesté comporte une racine distincte et par conséquent un nombre de caractères et de syllabes plus important que la marque antérieure, la séquence LEGAL- étant « … issu(e) du latin legalitas (« ensemble de droits qui se rattachent à une propriété ou à une fonction » alors que legi est issu du latin lex (droit) » », cette circonstance risquant d’échapper au consommateur de référence qui ne connaît pas la langue latine. En tout état de cause, ces circonstances ne sont pas de nature à distinguer des signes qui possèdent les ressemblances d’ensemble précitées. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur, celui-ci étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Le signe verbal contesté LEGALIMARK est similaire à la marque complexe antérieure LEGIMARK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LEGALIMARK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.