21-1424 8 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M C a déposé le 22 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 724 291 portant sur la dénomination DIGIT.A. Le 31 mars 2021, la société DIGITA OY, société de droit finlandais, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la dénomination de l’Union européenne DIGITA, déposée le 14 mai 2018, et enregistrée sous le n°017900282. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 17 mai 2021 sous le n°21-1424. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conception de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industriel es; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Location de serveurs web; Location d’un serveur de base de données à des tiers; Hébergement de services et de logiciels-services (SaaS); Instal ation, maintenance et réparation de logiciels; Services de conseils techniques concernant l’instal ation et la maintenance de logiciels; Services de recherche et de conception de points de station de base; Services de test, d’analyse, de supervision et d’inspection techniques de systèmes de télécommunications et de réseaux de télécommunications; Test, analyse et supervision de signaux de télécommunications; Services d’analyse de réseaux de télécommunications; Services d’analyse de données techniques; Conception technique de réseaux de télécommunications; Conception et développement de réseaux de télécommunications; Conception technique de réseaux de radiocommunication et de télévision; Services de mesure de réseaux de communication; Services de conception et de mesure de systèmes d’antenne; Services d’analyse de l’impact de l’énergie éolienne; Services de conseils techniques et de gestion de projets en matière de réseaux de télécommunications; Services d’analyse de fréquences de transmission radiophonique; Services d’analyse pour la réception radiophonique et télévisée ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « conception de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de la marque antérieure invoquée. 2

A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels « DIGITA, une marque regroupant un ensemble de services informatiques al ant de la fabrication d’ordinateurs à la location de serveur WEB ou base de données… et dont les produits portent intrinsèquement leurs propres NOM et packaging (couleur, esthétique, définition du produit ou service etc.) et DIGIT.A, le nom d’un produit logiciel qui sera porté par une société d’un NOM différent, et packaging (couleur, esthétique etc.), de sorte qu’il est impossible que le public y voit la moindre confusion » ; en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les actes de dépôt, indépendamment de l’activité réel e ou supposée de leur titulaire. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination DIGIT.A. La marque antérieure porte sur la dénomination DIGITA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuel ement, les termes DIGIT.A et DIGITA sont composés de la même séquence DIGIT-A. Phonétiquement, ces termes présentent les mêmes sonorités [di-gi-ta]. Intel ectuel ement, ces termes renvoient au même terme « digital ». Ces termes diffèrent par la présence d’un point entre la lettre T et la lettre A au sein du signe contesté ; toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances visuel es et l’identité phonétique et intel ectuel e précitées. La dénomination contestée DIGIT.A est donc similaire à la dénomination antérieure DIGITA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 3

C ONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée DIGIT.A ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure DIGITA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4