R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OPP 21-2069 30/11/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CBP FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé le 26 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4737299 portant sur le signe complexe ODISEA.

Le 7 mai 2021, la société ODYSSEY RE HOLDINGS CORP. (régie par les lois du Delaware (Etats-Unis d’Amérique)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une atteinte à la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe ODYSSEY GROUP déposée le 11 août 2017 et enregistrée sous le n° 017100711, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants: « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : «Souscription d’assurances de biens et risques divers; Administration des régimes d’assurance; Services de conseils en assurances; Souscription de réassurances de biens et risques divers; Services d’assistance en matière de réassurance ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Ainsi, les services d’« Assurances; estimations financières (assurances) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Les services de « consultation en matière financière» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de conseils relatifs à la gestion et au placement de fonds, sont susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises que les « Services de conseils en assurances » de la marque antérieure.

En effet, la souscription d’un contrat d’assurance est fréquente dans le cadre de services financiers et nombre de contrats d’assurance constituent en eux-mêmes des placements financiers.

En outre, la pratique de voir des établissements bancaires et financiers fournir des prestations relevant du domaine des assurances, et des assureurs proposer des produits financiers, est désormais, comme 2 Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

en témoigne le développement de la « bancassurance », généralisée de sorte que les services précités sont susceptibles d’être rendus par des prestataires communs.

Il résulte que le public pourra être amené à penser que les services précités sont proposés par les mêmes prestataires.

Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services de « services de caisses de prévoyance» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de collecte et de développement de la prévoyance destiné à offrir aux salariés une couverture sociale complémentaire (décès, invalidité, maladie, etc.) venant s’ajouter à celle des régimes obligatoires de sécurité sociale, présentent les mêmes nature et objet que les services de « Souscription d’assurances de biens et risques divers » de la marque antérieure, qui s’entendent de services fournissant une prestation lors de la survenance d’un risque incertain et aléatoire.

En outre, si ces services peuvent être rendus par des organismes distincts comme le soutient la société déposante, ils demeurent néanmoins des services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un événement déterminé et présentent à ce titre les mêmes nature et objet.

Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les «services bancaires; services bancaires en ligne; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; estimations financières (banques); placement de fonds » » de la demande d’enregistrement contestée désignent tous des prestations relatives aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements, rendues à leur clientèle par des établissement financiers.

Ces services présentent un lien étroit avec les «Souscription d’assurances de biens et risques divers; Administration des régimes d’assurance; Services de conseils en assurances; Souscription de réassurances de biens et risques divers; Services d’assistance en matière de réassurance» de la marque antérieure invoquée.

En effet, nombre de contrats d’assurance constituent en eux-mêmes des placements financiers et la souscription d’un contrat d’assurance est fréquente dans le cadre de services financiers comme précédemment évoqué.

Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

En revanche, les services de « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier)» qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers ainsi qu’à leur évaluation ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « Souscription d’assurances de biens et risques divers; Administration des régimes d’assurance; Services de conseils en assurances; Souscription de réassurances de biens et risques divers; Services d’assistance en matière de réassurance» de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé.

3 Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des professionnels de l’immobilier que sont les agences immobilières, administrateurs de biens et syndics de copropriété, alors que les seconds émanent d’assureurs.

A cet égard, il ne saurait suffire d’indiquer que certains de ces services recouvrent parfois le même objet «comme en attestent les contrats d’assurance « loyers impayés » proposés par certaines agences immobilières ou encore l’assurance multirisque habitation proposée par de nombreuses compagnies d’assurance» pour déclarer les services précités comme complémentaires. En effet, retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, aux services de la marque antérieure, tous services susceptibles de faire l’objet d’une assurance alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement et aucun lien nécessaire et exclusif à défaut de précision dans les libellés.

Ainsi, ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est composée de deux termes et d’un élément figuratif.

Visuellement, les signes sont composés d’un terme proche, à savoir ODISEA, pour le signe contesté et ODYSSEY pour la marque antérieure, longueur proche, respectivement six et sept lettres et comportant les lettres communes O, D, S et E, ce qui leur confère une certaine ressemblance visuelle.

Phonétiquement, les signes en présence comportent en attaque et en milieu de signe les mêmes sonorités, à savoir [o-di] et des sonorités finales proches (respectivement [céa] ou [ci] pour le signe contesté et [cé] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de fortes ressemblances phonétiques.

A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, rien ne permet d’affirmer que le signe contesté sera prononcé [o-di-zé-a], cette prononciation n’étant nullement évidente en présence d’un terme proche du terme français odyssée comportant en outre la séquence-SEA susceptible d’être comprise comme faisant référence à la mer (référence confortée par la couleur bleue et le dessin d’une étoile de mer) et dès lors prononcée [ci].

Intellectuellement, la société déposante soutient que la marque antérieure « évoquera ce concept de « l’odyssée » dans l’esprit du consommateur » alors que le signe contesté « sera perçue comme un mot inventé, purement fantaisiste, dont on ne peut extraire aucun terme ayant une signification pour le public ».

Toutefois, rien ne permet d’exclure que cette évocation du terme odyssée soit également appréhendée par le consommateur au sein du signe contesté pour les raisons précitées.

La présence, dans le signe contesté, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs et, dans la marque antérieure, par la présente du terme GROUP et d’un élément figuratif n’affecte en rien la démonstration ci-dessus.

En effet, les termes ODISEA et ODYSSEY sont parfaitement distinctif au regard des services en cause.

En outre, au sein du signe contesté, le terme ODISEA, présente un caractère dominant en ce qu’il s’agit du seul élément par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. En outre la présence, d’élément figuratif consistant en la représentation d’une étoile de mer de couleur orange au sein d’un cartouche de couleur bleu, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination ODISEA.

De même, au sein de la marque antérieure, le terme ODYSSEY présente un caractère essentiel en ce qu’il est suivi du terme GROUP, qui n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’il désigne une entité commerciale et, par la même, l’origine des services proposés/rendus.

Enfin, la présence d’un élément figuratif consistant en un cercle sur fond noir au sein duquel apparaissent trois traits ondulés n’est pas de nature à altérer son caractère immédiatement perceptible.

En conséquence, le signe complexe contesté ODISEA est donc similaire à la marque antérieure ODYSSEY GROUP.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes.

CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe ODISEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques); placement de fonds».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

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