OPP 21-2083 27 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M^me J M et M. S M ont déposé, le 16 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21/ 4733618 portant sur le signe verbal LE COMPTOIR DES DEESSES. Le 10 mai 2021, la société DEESSE AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne DEESSE, déposée le 28 mai 1996 et régulièrement renouvelée sous le n° 270173, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, les titulaires de la demande d’enregistrement contestée ont invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux][….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, «Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et les services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 16 février 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 16 février 2016 au 16 février 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. Dans le récapitulatif el e vise les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ;Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; boissons diététiques non alcooliques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ». En revanche, dans l’exposé des moyens fourni, la société opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des produits suivants de sa marque antérieure « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ». En conséquence, la preuve de l’usage sérieux n’a à être rapportée que pour ces derniers. En l’espèce, la société opposante fournit des pièces qui démontrent un usage sérieux de la marque antérieure qui portent selon ses dires sur les produits suivants : « compléments alimentaires, cosmétiques, soins solaires », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Toutefois, les « compléments alimentaires, soins solaires » ne figurent pas tels quels dans le libel é de la marque antérieure. En outre, les documents fournis ne permettent pas de prouver, à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres produits invoqués à l’appui de l’opposition. En effet, il convient de relever qu’en ce qui concerne ces autres produits, la société opposante n’a apporté aucun élément permettant à l’Institut de mettre en relation les pièces produites, très techniques, avec le libel é précis de la marque antérieure, contrairement aux dispositions de l’article 5 1° de la décision n°  2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e, qui précise que « Lorsque les parties produisent des pièces en vue de prouver l’usage d’un signe en relation avec des produits et services, el es indiquent dans leurs observations quels sont les produits et services concernés par chacune des preuves d’usage, en mentionnant le numéro de la pièce correspondante ». Ainsi, à défaut de liens établis par l’opposante entre les pièces fournies et les autres produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, liens qui n’apparaissent pas à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été établi pour ces produits. En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure et pour lesquels un lien a pu être fait à l’évidence, pour la période et le territoire pertinents. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « cosmétiques ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; savons ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentiel es ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Bougies [éclairage] / chandel es / cierges ; Bougies parfumées ; Bougies pour arbres de Noël. Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux. Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de produits divers (produits hygiéniques et cosmétiques, de parfumerie, de nettoyage, bougies (éclairage), compléments alimentaires) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ; ces services pouvant être assurés par des magasins de détail, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple par l’intermédiaire de sites web ». La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les produits suivants : « cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; savons ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentiel es. Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de produits divers (produits cosmétiques, de parfumerie) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ; ces services pouvant être assurés par des magasins de détail, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple par l’intermédiaire de sites web » apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, l’opposante faisait valoir que les «préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux. Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de produits divers (produits Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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hygiéniques, de nettoyage, compléments alimentaires) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ; ces services pouvant être assurés par des magasins de détail, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple par l’intermédiaire de sites web  » étaient identiques ou similaires à certains produits servant de base à l’opposition mais pour lesquels aucun usage n’a été démontré. De même, dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante déclare également former opposition à l’encontre des produits et des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Bougies [éclairage] / chandel es / cierges ; Bougies parfumées ; Bougies pour arbres de Noël. Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de bougies (éclairage) ». Toutefois, el e ne développe aucune argumentation au sujet de ces produits et de ces services. Ces produits et ces services ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits pour lesquels un usage a été démontré. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits et les services précités de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : DÉESSE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal DEESSE(S). Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux LE COMPTOIR DES du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. A cet égard, au sein du signe contesté, le terme DEESSES apparaît distinctif au regard des produits et des services concernés. Bien que ce terme vienne compléter les éléments verbaux « LE COMPTOIR DES » qui le précèdent, ainsi que le relèvent les déposants, Il présente néanmoins un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, les éléments verbaux « LE COMPTOIR DES » évoquent communément un établissement commercial et font référence au lieu de vente des produits concernés ou à l’origine des services proposés. Ainsi, l’ensemble verbal « LE COMPTOIR DES » présente un caractère accessoire au sein du signe contesté. Ainsi, les différences entre les signes mises en avant par les déposants n’apparaissent pas de nature à éviter tout risque de confusion. Le terme DEESSE, qu’il soit au singulier ou au pluriel, comporte malgré tout un pouvoir évocateur identique, à tout le moins très proche, qui renvoie à l’idée de divinité. Quant aux différences visuel es et phonétiques résultant de la présence des termes LE COMPTOIR DES, cel es-ci portent sur des éléments accessoires, comme précédemment indiqué et n’apparaîtront dès lors pas suffisantes pour différencier suffisamment les signes en présence. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LE COMPTOIR DES DEESSES est donc similaire à la marque verbale antérieure DEESSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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En conséquence, le signe verbal LE COMPTOIR DES DEESSES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et les services suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; savons ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentiel es. Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de produits divers (produits cosmétiques, de parfumerie) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ; ces services pouvant être assurés par des magasins de détail, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple par l’intermédiaire de sites web ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et les services précités. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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