OPP 21-2248 Le 08/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association AVENTURA TREK a déposé le 22 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4735681 portant sur le signe verbal AVENTURA TREK. Le 19 mai 2021, la société TREK BICYLE CORPORATION (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union Européenne TREK déposée le 09 aout 2017 et enregistrée sous le n° 017087016, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion.

- la marque verbale française TREK déposée le 21 mars 1983 et enregistrée sous le n° 1230990, sur le fondement de l’atteinte à une marque de renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 017087016 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « activités sportives et culturel es ». La marque antérieure n° 017087016 a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de clubs de sante à savoir mise en forme physique; Services d’enseignement et de mise à disposition d’équipement dans le domaine de l’exercice physique; Fourniture à des particuliers d’assistance, formation personnel e et consultation en remise en forme physique pour exercice physique, endurcissement, conditionnement et amélioration de l’exercice dans leur vie quotidienne; Mise à disposition de sal es de sport; Services de formation en matière d’exercice physique; Préparation, organisation, gestion de personnes dans le domaine du sport et/ou dans une équipe sportive ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services d’ « activités culturel es » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations d’ordre intel ectuel proposant des activités les plus diverses dans les domaines des arts et de la culture, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de clubs de sante à savoir mise en forme physique; Services d’enseignement et de mise à disposition d’équipement dans le domaine de l’exercice physique; Fourniture à des particuliers d’assistance, formation personnel e et consultation en remise en forme physique pour exercice physique, endurcissement, conditionnement et amélioration de l’exercice dans leur vie quotidienne; Mise à disposition de sal es de sport; Services de formation en matière d’exercice physique; Préparation, organisation, gestion de personnes dans le domaine du sport et/ou dans une équipe sportive » de la marque antérieure, qui désignent des services couvrant soit la pratique sportive en el e-même, soit des activités exclusivement connexes à la pratique du sport (organisation de compétitions et de matchs, exploitation et location d’instal ations sportives, etc.) proposés par des clubs ou des professeurs de sport. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souhaitant développer leurs connaissances, pour les premiers, public souhaitant rétablir ou entretenir sa forme physique pour les seconds), ni ne sont assurés par les mêmes prestataires.

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Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AVENTURA TREK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TREK, ci-dessous reproduit : TREK La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination TREK, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances sur les plans visuels, phonétiques et intel ectuels. Ces signes diffèrent par la présence du terme AVENTURA au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. Il n’est pas contesté par la déposante que la dénomination TREK, constitutive de la marque antérieure, présentent un caractère distinctif au regard des services en cause. Cette dénomination présente par ail eurs, un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme AVENTURA qui le précède vient simplement introduire et qualifier le terme TREK, et apparaitra ainsi accessoire. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AVENTURA TREK est donc similaire à la marque verbale antérieure TREK, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des services et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande contestés jugés différents de ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes en cause. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n°1230990 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française TREK n° 1230990. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Bicyclettes ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée en France de sa marque antérieure, la société opposante indique que la marque française TREK « est particulièrement connue du public en France depuis les années 90 avec sa présence remarquée au Tour de France de 1997 à nos jours […] évènement d’importance majeure suivi en moyenne par plus de 3,7 mil ions de téléspectateurs en France » et fournit, notamment, les annexes 1 et 2 :

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— Annexe 1 : Un extrait de la page Wikipédia de Trek Bicycle Corporation relatant notamment les exploits sportifs de L A sur des vélos TREK durant le Tour de France dans les années 90. Ainsi qu’un extrait de la page dédiée à la formation de coureurs TREK – SEGAFREDO sur le site Internet du Tour de France ;
- Annexe 2 : Un extrait du site internet 3bikes.fr : « Médias-les chiffres du Tour de France 2019, du 1er août 2019 confirmant la très forte audience en France de cet évènement sportif. De plus, la société opposante fait valoir que les produits TREK et particulièrement les vélos, dont les qualités sont largement reconnues en France par les opérateurs du secteur, sont accessibles dans plusieurs points de revente en France ou sur des sites de e-commerce français accessibles en ligne et fournit, notamment, au soutien de ces propos un hyperlien accompagnant une carte répertoriant les revendeurs de produits TREK dans toute la France, accessible à l’adresse suivante (https://www.trekbikes.com/fr/fr_FR/store-finder) ainsi que les annexes 4, 5, 6 et 8 :

- Annexe 4 et 6 : Des captures d’écran d’articles sur les vélos TREK du site de e-commerce Culture Vélo dans lesquels le commerçant met en lumière les grandes qualités techniques et esthétiques des modèles de vélo TREK concernés ;

- Annexe 5 : Des captures d’écran de la gamme 2020 des vélos TREK, Vélos Route 2021, Vélos Electriques 2021 de toutes catégories, commercialisés sur le site de e-commerce Culture Vélo ;

- Annexe 8 : Des captures d’écran des vélos TREK de toutes catégories, commercialisés par les revendeurs indépendants LEPAPE et Al tricks. Enfin, la société opposante fait valoir que la marque TREK a fait l’objet d’investissements publicitaires considérables dépassant le mil ion de dol ar pour l’année 2019 et est associée à un chiffre de vente de vélos TREK important en France de près de 39 mil ions de dol ars en 2019. Afin de corroborer ces données chiffrées, la société opposante fournit une annexe 10 dans laquel e figurent, notamment, les pièces suivantes, ainsi que les annexes 11 et 13 :

- Annexe 10 – Pièce 1 : Une déclaration sous serment de 2020 signée par Monsieur C B D F de la société Trek Bicycle Corporation attestant de ventes françaises de vélos portant la marque TREK qui s’élevaient à 38 479 000 USD en 2019 et d’un montant total des dépenses publicitaires investies pour la commercialisation de la marque TREK en France d’ environ 1 564 018 $ USD en 2019 ; - Annexe 10 – Pièce 8 : Une liste de factures adressées à des clients en France entre 2015 et 2020 ;

- Annexe 11 : Le numéro d’avril 2013 du Magazine Vélomag intitulé « Vélos 2013 ROIS DES SENTIERS ET DES VILLES » dans lequel figurent des annonces commerciales relatives aux vélos TREK ;

- Annexe 13 : Des captures d’écran des comptes de la marque TREK sur différents réseaux sociaux, dont certains comptent plus d’un mil ion d’abonnés et des mil iers de publications. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue en France d’une partie significative du grand public pour désigner des « Bicyclettes », ce qui n’est pas contesté par la déposante. Ainsi, il est établi que la marque verbale antérieure invoquée TREK a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent pour les produits précités.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AVENTURA TREK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TREK, ci-dessous reproduit : TREK La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure TREK est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée. Toutefois, les services restant à comparer sont les suivants : « activités culturel es », dans la mesure où seuls ces services n’ont pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque le fort degré de similitude entre les signes, le lien qui existe entre les secteurs et services en cause et la « forte renommée » de la marque antérieure. En l’espèce, la marque antérieure TREK possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée importante dans le domaine du cyclisme et notamment au regard des « Bicyclettes », tel que cela a été précédemment démontré. En outre, il convient de rappeler que les signes en présence sont très similaires. Plus particulièrement, la société opposante souligne le lien qui existe entre les « activités culturel es » de la demande contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, el e fait valoir que les activités culturel es et les bicyclettes peuvent « s’adresser au même public, à savoir un public intéressé par une activité après le travail ou le week-end » et que les deux sont « complémentaires, certains événements sportifs deviennent plus qu’une activité sportive mais aussi une activité culturel e comme le super Bowl marque enregistrée pour l’union Européenne et événement où souvent un artiste très connu chante pendant la mi-temps des match ». El e évoque à cet effet, que certains artistes se produisent notamment au stade de France, que les jeux Olympiques « contenaient aussi des épreuves dites artistiques: peinture, sculpture … pour

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lesquels on pouvait obtenir des médail es » et que l’on « peut retrouver sur la page officiel e des jeux olympiques de Paris 2024 les mots ci-dessous: « Une combinaison de rendez-vous culturels, de programmation artistique, et de performances diverses qui créent une expérience unique en son genre. Les Jeux, c’est un festival populaire et multiculturel qui s’adresse au monde entier » ». Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien avec les produits de la marque antérieure pour laquel e la renommée est reconnue, comme le démontre la société opposante. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, de la renommée de la marque antérieure et des liens établis entre les services en cause, les consommateurs, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée pour des services d’ « activités culturel es », seront conduits à établir un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il appartient à la société opposante d’établir que le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée « tire indûment profit de la distinctivité et de la renommée de la marque antérieure… ». A cet égard, el e rappel e que « la marque TREK est ancienne et jouit d’une renommée pour ses produits de cyclisme de haute qualité, et des investissements importants ont été réalisés au cours de plusieurs décennies afin de créer et de maintenir son image auprès des consommateurs ». El e considère qu’en raison de la grande proximité des signes, de la forte renommée et du fort caractère distinctif de la marque TREK, « la demande de marque contestée détournerait la marque antérieure renommée » de sorte que « L’image de la marque antérieure en cause sera transférée à la demande de marque opposée, avec pour conséquence que la commercialisation des produits sous la demande de marque opposée soit facilitée par leur association avec la marque antérieure de renommée ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la société opposante a démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des « Bicyclettes », pour lesquel es el e a démontré un lien avec les services de la demande d’enregistrement contestée. El e a en outre démontré que d’importants investissements dans la promotion et la publicité de la marque antérieure TREK ont été réalisés ces dernières années (Annexes 10, 11 et 13) et que les vélos de la marque TREK sont reconnus en France par les opérateurs du secteur comme étant des vélos de qualité utilisés, notamment, par de célèbres coureurs du Tour de France (Annexes 1, 2, 4 et 6). Ainsi, compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure pour des produits dans le domaine du sport, et plus particulièrement du cyclisme, des similitudes entre les signes, et des relations existantes entre certains services de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque

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antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent un lien entre les signes en conflit. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des services d’ « activités culturel es », de la demande d’enregistrement contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ces services pourraient ainsi bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée. Par conséquent, l’usage de la demande d’enregistrement contestée AVENTURA TREK pour les services en cause est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure TREK. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AVENTURA TREK ne peut pas être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.