NL21-0119 Le 13/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 9 juin 2021, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance FRANCE AIR MANAGEMENT (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0119 contre la marque n° 20 / 4698378 déposée le 5 novembre 2020, ci- dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, déposée par la société par actions simplifiée SUEZ GROUPE, a été publié au BOPI 2021-11 du 19 mars 2021. Cette marque a fait l’objet d’un transfert de propriété inscrit au registre national des marques le 14 mars 2022 sous le n°0851476, au bénéfice de la société par actions simplifiée à associé unique SUEZ INTERNATIONAL (le titulaire de la marque contestée). 2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 07 : Machines d’aspiration d’air ; machines à filtrer ; filtres en tant que pièces de machines ; Classe 09 : Appareils pour l’analyse de l’air ; dispositifs de mesurage de la pollution de l’air ; capteurs de qualité de l’air ; dispositifs de test et de contrôle de la qualité de l’air ; moniteurs d’émission de particules ; appareils de diagnostic pour tester l’air à des fins non médicales ; logiciels ; applications logicielles téléchargeables ; applications et plateformes Internet de services pour ordinateurs et dispositifs mobiles et de poche (téléphones, tablettes et/ou appareils dotés de fonctions multimédias et interactives) ; bases de données ; logiciels de stockage, réception, analyse, partage, traitement, contrôle et gestion des données ; logiciels de traitement, contrôle et gestion des données, prévision des risques chimiques et génération d’alertes, tous ces logiciels étant en rapport avec la qualité de l’air ; logiciel de contrôle et de planification des tâches ; logiciels de réception d’informations et de données d’applications de tiers, de stockage et de traitement des données ; logiciels d’analyse de données et de production de graphiques d’analyse de données ; logiciels en ligne d’intégration et d’analyse de données en temps réel ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical) pour l’optimisation des émissions de gaz carbonique liées au fonctionnement d’une usine de traitement des eaux ; appareils et instruments pour l’analyse chimique et bactériologique (à usage non médical) ». 3. Le demandeur a invoqué les motifs de nullité suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » et « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courrier simple et courriel adressés au mandataire ayant procédé au dépôt.

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6. Suite au rattachement électronique effectué par ce dernier pour le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 24 juin 2021, reçu le 28 juin 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées dans les délais impartis (deux jeux d’observations pour le titulaire de la marque contestée et un exposé des moyens et deux jeux d’observations pour le demandeur). 8. Une commission orale s’est tenue le 21 mars 2022 en présence des mandataires des deux parties. 9. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 21 mars 2022. Prétentions du demandeur 10. D ans son exposé des moyens , le demandeur a notamment :

- défini le public pertinent comme étant composé de consommateurs dotés d’un degré d’attention supérieur à la normale (professionnels) et de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés pour les produits destinés au grand public, et ce, même si certains d’entre eux peuvent présenter un degré d’attention supérieur à la moyenne compte tenu de leur nature ;

- soutenu que la marque contestée AirAdvanced se compose de la seule juxtaposition des deux termes anglais « air » et « advanced », le terme « air » désignant un « fluide gazeux formant l’atmosphère, que respirent les êtres vivants, constitué essentiellement d’oxygène et d’azote » et le terme « advanced » étant compris comme « une idée de progrès » ou « à la pointe des techniques » ; qu’ainsi, le signe pris dans son ensemble sera compris comme désignant un « air de qualité avancée », un « air de qualité supérieure » ;

- affirmé que pris en relation avec les produits visés, qui ont tous vocation à analyser, traiter, améliorer la qualité de l’air, le signe contesté n’est pas susceptible de les distinguer de ceux d’une autre entreprise, puisqu’il peut en désigner une caractéristique, notamment leur qualité et leur destination ;

- soutenu qu’en outre, le signe contesté serait une expression laudative ou promotionnelle, un banal slogan vantant les qualités des produits désignés ;

- fourni des pièces à l’appui de son argumentation (extrait K-bis du demandeur, certificat d’identité et état des inscriptions portées au registre national de la marque contestée, définitions de termes, jurisprudences) ;

- sollicité que la somme de 1000 euros au titre des frais exposés soit mise à la charge de la partie adverse.

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11. D ans ses premières observations , le demandeur a notamment :

- réitéré ses arguments quant à l’absence de caractère distinctif et à la désignation de caractéristiques par le signe contesté et a insisté sur le fait que certains des produits de la marque contestée sont directement liés au traitement de l’air, à l’analyse et la surveillance de la qualité de l’air, à la collecte et au contrôle de la qualité de l’air ;

- insisté sur le fait que la marque contestée se compose de la simple combinaison des termes descriptifs « air » et « advanced » sans aucun ajout substantiel permettant de créer une impression suffisamment éloignée de la simple somme desdits termes ;

- fourni de nouvelles pièces à l’appui de son argumentation (jurisprudences, extrait de la base de données INPI de marques « Advanced » refusées) ;

- sollicité la tenue d’une commission orale ;

- réitéré sa demande de répartition des frais exposés. 12. D ans ses secondes observations , le demandeur a notamment :

- réitéré ses arguments précédemment développés, fourni de nouvelles pièces à l’appui (jurisprudences) et répondu aux exemples de précédents fournis par le titulaire de la marque contestée, notamment une marque internationale désignant l’Union européenne AirAdvanced n°1602510 acceptée à l’examen par l’EUIPO sans émettre d’objection, en soulignant qu’il est tout à fait possible que cet enregistrement soit ensuite annulé à l’occasion d’une éventuelle action en nullité ;

- effectué une nouvelle demande de répartition des frais exposés à hauteur de 1100 euros. 13. L ors de l’audition , le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites. Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. D ans ses premières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée a notamment :

- rappelé que pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments mais qu’il doit être constaté pour le néologisme ou le mot en lui-même pris dans son ensemble ;

- soutenu qu’en l’espèce, l’expression AirAdvanced, si tant est qu’elle soit comprise comme signifiant « air en avance » ou « air de qualité avancée ou supérieure », est dépourvue de toute signification concrète par rapport aux produits en cause et que la perception d’un lien entre ce signe et les produits exige du public français un effort d’interprétation ;

- ajouté qu’en outre, la combinaison des éléments Air et Advanced au sein de la marque contestée ne répond pas aux règles habituelles de la syntaxe anglaise ;

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— rappelé qu’il convient de distinguer évocation et description et que dans l’hypothèse où AirAdvanced serait perçu comme se référant à un « air de qualité avancée ou supérieure », cela pourrait alors être perçu comme une évocation d’un avantage de certains des produits mais en aucun cas comme leur description directe ou immédiate ;

- répondu que quand bien même la marque contestée puisse être perçue comme une formule promotionnelle ou qu’elle ait une connotation élogieuse, ainsi que le soutient le demandeur, cela ne suffit pas pour conclure qu’elle est dépourvue de caractère distinctif ;

- fourni des pièces à l’appui de son argumentation (jurisprudences, exemples de marques enregistrées) ;

- sollicité que la somme de 1100 euros au titre des frais exposés soient mis à la charge de la partie adverse. 15. D ans ses secondes observations , le titulaire de la marque contestée a notamment :

- réitéré ses arguments quant à la distinctivité et à l’absence de caractère descriptif de la marque contestée ;

- relevé que l’EUIPO a terminé l’examen provisoire de la partie européenne de la marque internationale AirAdvanced n°1602510 basée sur la marque française n° 4698378 pour les classes 7 et 9 sans émettre d’objection à son enregistrement (et fournit une pièce n° 10 : communication de l’EUIPO en ce sens) ;

- réitéré sa demande de répartition des frais. 16. L ors de l’audition , le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites. II.- DECISION A- Sur le droit applicable 17. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 18. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ».

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19. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le Fond 20. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 21. Cette marque est enregistrée pour les produits suivants : « Classe 07 : Machines d’aspiration d’air ; machines à filtrer ; filtres en tant que pièces de machines ; Classe 09 : Appareils pour l’analyse de l’air ; dispositifs de mesurage de la pollution de l’air ; capteurs de qualité de l’air ; dispositifs de test et de contrôle de la qualité de l’air ; moniteurs d’émission de particules ; appareils de diagnostic pour tester l’air à des fins non médicales ; logiciels ; applications logicielles téléchargeables ; applications et plateformes Internet de services pour ordinateurs et dispositifs mobiles et de poche (téléphones, tablettes et/ou appareils dotés de fonctions multimédias et interactives) ; bases de données ; logiciels de stockage, réception, analyse, partage, traitement, contrôle et gestion des données ; logiciels de traitement, contrôle et gestion des données, prévision des risques chimiques et génération d’alertes, tous ces logiciels étant en rapport avec la qualité de l’air ; logiciel de contrôle et de planification des tâches ; logiciels de réception d’informations et de données d’applications de tiers, de stockage et de traitement des données ; logiciels d’analyse de données et de production de graphiques d’analyse de données ; logiciels en ligne d’intégration et d’analyse de données en temps réel ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical) pour l’optimisation des émissions de gaz carbonique liées au fonctionnement d’une usine de traitement des eaux ; appareils et instruments pour l’analyse chimique et bactériologique (à usage non médical) ».  Sur le caractère distinctif de la marque contestée 22. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer au jour du dépôt, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 23. En l’espèce, le public pertinent est constitué du grand public pour certains des produits en cause et/ou d’un public de spécialistes pour d’autres, en raison de leur caractère technique. 24. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent des produits et services revendiqués.

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A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376) 25. En l’espèce, la marque contestée est constituée des éléments verbaux accolés « Air » et « Advanced » en police de caractères standards de couleur noire, chacun de ces termes commençant par une majuscule. 26. Il convient alors de déterminer si la simple combinaison de ces deux termes permet de créer dans l’esprit du public pertinent une impression d’ensemble qui s’écarte de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C- 363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40). 27. A cet égard, le demandeur définit le terme « air » comme désignant un « fluide gazeux formant l’atmosphère, que respirent les êtres vivants, constitué essentiellement d’oxygène et d’azote » (pièce DTMV 3 définition extraite du site www.lerobert.com). En ce qui concerne le terme anglais « Advanced », qu’il indique être très proche de son équivalent français « avancé », et dont il indique qu’il sera compris du public français « qui peut être considéré comme comprenant certains mots anglais de base », il fournit les pièces :

- DTMV4 (définition du terme « avancé » extraite du site www.cnrtl.fr),
- et DTMV5 (définition du terme « avancé » extraite du site www.leparisien.fr) dont il relève notamment les définitions suivantes : « une idée de progrès par rapport à une étape précédente ou par rapport à la moyenne ordinaire », « que le développement en cours est déjà éloigné de son point de départ », « à la pointe des techniques ; en avance dans le développement ». Il indique que le terme AIR sera perçu comme un nom commun, et le second comme un adjectif laudatif. Il en déduit que la simple juxtaposition de ces deux termes, d’autant mieux perceptibles que chacun débute par une majuscule, sera comprise dans son ensemble comme désignant un « air de qualité avancée » / un « air de qualité supérieure ». Il ajoute que le signe contesté serait une expression laudative ou promotionnelle, un banal slogan vantant les qualités des produits désignés. 28. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que le signe AirAdvanced est un néologisme dépourvu de toute signification directe et concrète par rapport aux produits en cause et qu’il présente un écart perceptible par rapport au langage courant. Il indique que dans l’hypothèse où AirAdvanced serait perçu comme faisant référence à un « air de qualité avancée ou supérieure », ainsi que le soutient le demandeur, cette expression reste vague et indéterminée. Ainsi, la perception d’un lien entre ce signe et les produits contestés exigerait du public français un effort d’interprétation. Il ajoute que si la marque contestée venait à être perçue comme une formule promotionnelle ou comme ayant une connotation élogieuse, ainsi que le soutient le demandeur, cela ne suffit pas en soi pour conclure à son absence de distinctivité.

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29. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 30. En l’espèce, le signe AirAdvanced de la marque contestée est composé des termes français « Air » et anglais « Advanced », immédiatement identifiables par la présentation adoptée chacun de ces termes débutant par une majuscule. Le second terme « Advanced » est, comme le soutient le demandeur, susceptible d’être compris du public français pertinent notamment du fait de sa proximité avec son équivalent français, comme le terme « avancé ». La signification de ces termes – « Air » désignant un « fluide gazeux formant l’atmosphère (pièce DTMV 3 précitée) et « avancé » notamment dans son acception renvoyant à une idée de progrès, de ce qui est à la pointe des techniques, relevée par le demandeur (DTMV 4 et DTMV 5) – n’est pas remise en cause par le titulaire de la marque contestée. Toutefois, si chacun de ces termes était ainsi susceptible d’être compris isolément du public pertinent au jour du dépôt de la marque contestée, leur association qui s’appréhende littéralement comme « air avancé » n’a aucune signification concrète. En effet, si le terme « air » sera bien perçu comme un nom commun comme le relève le demandeur, le terme « advanced » traduit comme le terme « avancé » ne peut être compris comme un adjectif venir le qualifier au vu des acceptions précédemment évoquées. Cette expression demeure vague, comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, vague, dépourvue de sens immédiatement perceptible par le consommateur pertinent. En effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, un effort de réflexion et d’interprétation est nécessaire pour percevoir le signe AirAdvanced dans son ensemble comme désignant un « air de qualité avancée » / un « air de qualité supérieure » 31. Ainsi, l’argumentation et les pièces du demandeur n’ont pas permis de démontrer une signification immédiatement perceptible du signe ne permettant pas au consommateur de pouvoir l’associer à des produits ayant une origine commerciale particulière, de sorte qu’il ne serait pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque. 32. Il n’est pas davantage établi, contrairement à ce que soutient le demandeur, que cette association constitutive de la marque contestée, sera immédiatement perçue par le public pertinent comme un message publicitaire ou un argument de vente, en sorte qu’elle ne serait pas perçue comme une garantie de l’origine commerciale des produits. 33. Par conséquent, le signe « AirAdvanced » présente un caractère distinctif dans son ensemble au regard des produits précités.  Sur le caractère descriptif de la marque contestée

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34. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclaré nuls, les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. 35. A ce titre, est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services, en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques. 36. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques. 37. Le demandeur soutient que l’expression AirAdvanced sera immédiatement comprise comme un message descriptif informant le consommateur que les produits proposés sous cette marque sont destinés à garantir un air de qualité supérieure. Qu’ainsi, le signe AirAdvanced en désigne une caractéristique, « notamment leur qualité et leur destination ». 38. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que le signe AirAdvanced est trop vague et indéterminé pour être perçu par le public comme décrivant ces produits ou leurs caractéristiques. 39. Tel qu’il ressort des développements précédents (point 30), le signe AirAdvanced est dépourvu de signification concrète par rapport aux produits en cause. 40. Il n’est dès lors pas avéré qu’à la date du dépôt, le consommateur français ait pu établir un lien direct et concret entre le signe AirAdvanced et les produits en cause et ait pu percevoir immédiatement et sans réflexion, la description d’une caractéristique objective de ces derniers, quand bien même certains d’entre eux sont directement liés au traitement de l’air, à l’analyse et la surveillance de la qualité de l’air, à la collecte et au contrôle de la qualité de l’air. 41. En conséquence, le signe « AirAdvanced » n’est pas descriptif par rapport aux produits précités.  Conclusion 42. Il résulte de tout ce qui précède que le signe verbal « AirAdvanced » présente dans son ensemble un caractère distinctif et n’apparait pas descriptif au regard des produits visés. 43. Par conséquent, les motifs de nullité de la marque contestée fondés sur son défaut de caractère distinctif et son caractère descriptif sont rejetés. D- Sur la répartition des frais

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44. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 45. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) ) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance.». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 46. En l’espèce, les parties ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité. 47. La procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d’observations en réponse à la demande en nullité et aux observations du demandeur, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises. Une commission orale s’est également tenue en présence des parties. 48. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, la somme de 600 euros au titre des frais exposés (300 euros au titre de la phase écrite, 250 euros au titre des frais de représentation et 50 euros au titre de la phase orale). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0119 concernant la marque n° 20/4698378 est rejetée. Article 2 : La somme de 600 euros est mise à la charge de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance FRANCE AIR MANAGEMENT au titre des frais exposés.