NL 21-0255 Le 14/12/2023

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 13 décembre 2021, la société à responsabilité limitée LOC + (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0255 contre la marque française n° 08/3568922 déposée le 9 avril 2008, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2008-37 du 2 septembre 2008 et cette dernière a été régulièrement renouvelée.

La société par actions simplifiée LOC + est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété inscrite au Registre national des marques le 30 janvier 2019 sous le n°747578 (le titulaire de la marque contestée).

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NL21-0255 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre une partie des produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :

« Classe 7 : Machines-outils ;

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ;

Classe 37 : Location de machines de chantier ; installation, entretien et réparation de machines ;

Classe 39 : Location de véhicules ».

3. Le demandeur a invoqué un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la dénomination sociale LOC + immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 13 février 2003 sous le n° 445186067, en raison de l’existence d’un risque de confusion.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le demandeur par courrier recommandé du 4 janvier 2022, reçu le 6 janvier 2022, que sa demande encourait l’irrecevabilité, aucun élément ne permettant de justifier de l’exploitation de la dénomination sociale invoquée. Cette notification l’invitait à compléter les pièces manquantes ou à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

6. En parallèle, l’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du renouvellement ainsi qu’au mandataire étant intervenu à cette occasion.

7. En réponse à la notification d’irrecevabilité de sa demande, le demandeur a, dans le délai imparti, communiqué des documents ainsi que des observations complémentaires permettant à l’Institut de lever l’irrecevabilité, par courrier en date du 9 février 2022.

8. La demande en nullité, accompagnée de la notification d’irrecevabilité, de la régularisation du demandeur ainsi que du courrier levant l’irrecevabilité, a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 9 février 2022 reçu le 11 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

9. Le 18 mars 2022 puis les 18 juillet et 18 novembre 2022, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 716-9 4° du code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure pour trois périodes de quatre mois, ce qui leur a été accordé.

Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 20 mars 2023, au stade où elle se trouvait le 18 mars 2022, date de la suspension.

10. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.

11. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 21 septembre 2023.

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NL21-0255 Prétentions du demandeur 12. Dans son exposé des moyens, le demandeur :

— Indique que la dénomination sociale invoquée LOC + est exploitée pour des « Activités de location, vente et réparation de véhicules utilitaires, de matériels et produits agricoles et de bricolage, de transport de matériel agricole, et de commerce de pièces détachées de véhicules »
- Relève l’existence d’un risque de confusion avec la marque contestée en raison : o D’une identité et d’une similarité des produits et services de la marque contestée et des activités invoquées o D’une similarité entre les signes LOC + et LOCPLUS, en raison de grandes ressemblances visuelles et d’une identité phonétique et intellectuelle.

— Demande la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée

A l’appui de son argumentation, il fournit des pièces qui seront listées ultérieurement dans la décision

13. Dans ses premières observations, le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée concernant :

— la forclusion par tolérance : il conteste le fait qu’il ait eu connaissance de l’usage de la marque contestée par son titulaire, ce dernier échouant à établir la réalité de l’exploitation de sa marque et sa connaissance par le demandeur depuis plus de cinq ans ;

— le risque de confusion : il insiste sur l’exploitation effective de la dénomination sociale invoquée avant le dépôt de la marque contestée, le 9 avril 2008, et ajoute que le risque de confusion est amplifié par le fait que le titulaire de la marque contestée exerce une activité identique à la sienne, dans le même secteur géographique (Région Midi-Pyrénées), et que le risque de confusion est avéré au vu de multiples erreurs commises par des clients et fournisseurs

A l’appui de son argumentation, il fournit des pièces complémentaires qui seront listées ultérieurement dans la décision.

14. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée concernant :

— La forclusion par tolérance : il insiste sur le fait que les attestations fournies par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas d’établir qu’il connaissait l’exploitation effective de la marque contestée par son titulaire ;

— Le risque de confusion : il réitère que la dénomination sociale invoquée est effectivement exploitée pour les activités invoquées à l’appui de sa demande.

Il fournit des pièces complémentaires qui seront listées ultérieurement dans la décision.

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NL21-0255 Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :

— Soulève l’irrecevabilité de la demande, en raison de l’absence de preuve d’usage de la dénomination sociale invoquée pour les activités invoquées, à la date du dépôt de la marque contestée le 9 avril 2008.

— Soulève l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion par tolérance en application de l’article L 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle.

La marque contestée a été enregistrée en 2008, était enregistrée depuis plus de cinq ans au jour de la demande en nullité formée le 13 décembre 2021. Le demandeur en avait connaissance et en a toléré l’usage pendant cinq années consécutives de sorte qu’il ne peut demander la nullité de cette marque.

— Demande la prise en charge des frais de procédure par le demandeur

A l’appui de son argumentation, il fournit des pièces qui seront listées ultérieurement dans la décision.

16. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments du demandeur et :

— Conteste l’exploitation effective de la dénomination sociale invoquée avant la date du dépôt de la marque contestée.

— Insiste sur l’’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion par tolérance et relève qu’il a parfaitement démontré la réalité de l’exploitation de la marque contestée et son exploitation effective au vu et su de son concurrent depuis plus de cinq ans.

Il fournit des pièces complémentaires qui seront listées ultérieurement dans la décision.

17. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments et met en avant les pièces déjà fournies et certaines informations qu’elles comportent, permettant de conclure que le demandeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque contestée LOCPLUS qui faisait l’objet d’un usage effectif et intensif depuis 2008, particulièrement tourné vers le public, de sorte que la forclusion par tolérance est caractérisée.

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NL21-0255 II.- DECISION

A. Sur le droit applicable

18. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur les articles L716-5 et L711-3 3° dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Il invoque à cet égard l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée LOCPLUS et la dénomination sociale LOC +.

19. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 9 avril 2008, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. En conséquence, la disponibilité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque.

20. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».

21. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

22. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. Sur la recevabilité de la demande en nullité

23. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la demande à double titre :

— D’une part, en raison de l’absence de preuve d’usage de la dénomination sociale invoquée pour les activités invoquées, à la date du dépôt de la marque contestée le 9 avril 2008.

— D’autre part, en raison de la forclusion par tolérance en application de l’article L 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle.

1) Sur la recevabilité de la demande au vu des pièces visant à établir l’existence et l’exploitation de la dénomination sociale LOC + pour les activités invoquées

24. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08- 12.010). 25. La marque contestée a été déposée le 9 avril 2008. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées et visées au point 26 avant cette date.

26. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale LOC +, les activités suivantes : Activités de location, vente et réparation de véhicules utilitaires, de matériels et produits agricoles et de bricolage, de transport de matériel agricole, et de commerce de pièces détachées de véhicules.

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NL21-0255 27. A cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le demandeur doit établir une exploitation effective pour ces seules activités invoquées, et non pour les produits et services visés par la marque contestée dans la présente demande, à savoir « Machines-outils ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; Location de machines de chantier ; installation, entretien et réparation de machines ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ».

28. Afin de démontrer l’existence et l’exploitation effective de la dénomination sociale LOC + au regard de ces activités, le demandeur a produit :

— dans sa demande initiale et suite à la notification d’irrecevabilité adressée par l’Institut, les documents suivants qui peuvent être décrits comme suit :

— un extrait KBIS de la société LOC + à jour au 5 mai 2021 indiquant que cette dernière a été immatriculée le 13 février 2003 ;

- Pièce 1 : Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juillet 2003 relative notamment à la modification de la dénomination sociale, devenant LOC +, et à l’extension de son objet social
- Pièce 2 : Facture du 2 octobre 2006 portant sur l’achat de matériel par le demandeur
- Pièce 3 : Bon de commande en date du 4 décembre 2007 portant sur une demande d’enlèvement d’huiles usagées, adressée par le demandeur auprès d’une entreprise agréée (SEVIA)
- Pièce 4 : Bulletins de paie en date de 2007 relatifs à un mécanicien et un vendeur employés par le demandeur
- Pièce 5 : Extrait du journal des ventes de la société LOC + de 2004 à 2008
- Pièce 6 : Facture du 16 septembre 2003 émanant d’un cabinet d’avocat qui indique avoir rédigé les conditions générales de location de matériel d’entreprise sans conducteur
- Pièce 7 : Attestation sur l’honneur émanant d’une agence de communication (graphibox) indiquant avoir réalisé le logo et le flyer promotionnel pour le demandeur en date du 27 mai 2003
- Pièce 8 : Devis en date du 13 janvier 2004 émanant d’un prestataire (groupe ARC) pour des impressions de publicité relatives au demandeur et mentionnant « location de matériel, BTP et espaces verts »
- Pièce 9 : Courrier en date du 9 juin 2006 et Bons à Tirer du 20 juin 2003 et 14 juin 2006 de prestataires communication (sté L.S.M. et sté Espace Com T) adressés au demandeur et faisant état d’un encart à paraître dans les annuaires « pages jaunes » et « modul’annonce »
- Pièce 10 : Articles de presse de 2003 à 2006 : • Un article dans un journal en date du 1er décembre 2003 mentionnant l’inauguration de l’entreprise LOC + • Une publicité dans un journal en date du 6 août 2003 mentionnant LOC + location matériel de BTP et espaces verts • Un article dans un journal relatif au secteur des travaux publics et de la location en date du 30 mars 2006
- Pièce 11 : Bon à Tirer du 22 novembre 2003 relatif à l’encart « la dépêche du midi » ayant pour objet l’invitation à l’inauguration de la société LOC+ Location- Vente réparation de matériel BTP et espaces verts
- Pièce 12 : Calendrier rugby 2003-2004 comportant un encart publicitaire au nom du demandeur et mentionnant « location de matériel, BTP et espaces verts »

— Dans ses premières et secondes observations en réponse :

— Pièce 16 : Attestations sur l’honneur de plusieurs clients relatant des faits ayant eu lieu depuis 2003 ; Factures émises par le demandeur, portant les millésimes 2004, 2005, 2006, 2008 et adressées à la société Bréchet Stéphane et à la mairie de Gimont (ces deux clients ayant également adressé les attestations susvisées) et portant sur : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL21-0255 • la location de véhicules utilitaires, de machines et matériaux utilisés dans le cadre de travaux publics et d’entretien des espaces verts (perforateur burineur, tractopelle, micro pelle, carotteuse thermique, mini chargeur, ponceuse, aspirateur, disque abrasif, lève plaque, rouleau compacteur, mini pelle, camion frigo, camion nacelle) • la vente de matériels et d’outils utilisés dans le cadre de travaux de bricolage (scie, gant, talocheuse, aspirateur, marteau piqueur)
- Pièce 17 : Extraits de comptes LOC + 2006 -2008 Relatifs aux périodes comprises entre le 01/10/2005 et le 30/09/2008 et portant sur les comptes de résultats édités par le cabinet KPMG entreprises S.A. concernant le demandeur et ayant pour objet : • les prestations de ventes de marchandises, de fuel et de matériel, • les prestations de location de matériel de travaux publics, de jardin, de bâtiment, de maçonnerie, de location de véhicules, de benne, • les prestations de nettoyage de matériel et de livraison de matériel de location
- Pièce 18 : Extraits KBIS LOC + en date du 9 octobre 2019 et mentionnant un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 10 juillet 2019 relatives à l’extension de l’objet social du demandeur aux activités de commissionnaire de transport

— dans le corps de ses observations, des Captures d’écran portant sur :

— le site Internet www.loc-plus.fr, en date du 12 novembre 2008, du 19 mai 2009, du 21 juin 2013 mentionnant que le demandeur exerce une activité relative à la location de matériel BTP et jardinage ainsi que l’entretien, la réparation et la vente de matériel BTP, espaces verts et portatifs
- la Page Facebook intitulée LOC+ » datés des 14 janvier, 1er décembre, 22 novembre, 10 novembre, sans millésime donc non exploitables ainsi que des extraits datés des 17 juillet 2020, 21 décembre 2019, 22 mai 2018, 18 mai 2018, 30 juillet 2015, comportant des indications relatives à des véhicules utilitaires et des machines en location
- la page Facebook intitulée « C N », Monsieur C N étant le gérant du demandeur ; extraits datés des 17 mars 2021 et 29 mars 2021, comportant des indications relatives à des véhicules utilitaires en location chez LOC +.

29. En l’espèce, il ressort de la description détaillée des pièces fournies (point 28) et en particulier des documents suivants :

— pièces 7 à 12 : éléments de communication, diffusion et publicité auprès du public concernant la société LOC + pour des activités de location, vente et réparation de matériel BTP et espaces verts depuis 2003,

— pièces 16 et 17 : attestations et factures de clients de 2004 à 2008 et extraits de comptes de la société LOC + entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2008,

que le demandeur a bien exercé sous la dénomination sociale invoquée LOC + pendant au moins quatre années consécutives et antérieurement au 9 avril 2008 des activités qui peuvent être précisées comme suit : « location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage, de transport de matériel agricole ; vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ».

A cet égard, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, il importe peu que le demandeur réalise une part plus importante de son chiffre d’affaire dans la vente plutôt que dans la location, dès lors que les deux activités ont été invoquées par ce dernier et font l’objet d’une exploitation effective.

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NL21-0255 En outre, il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le demandeur doit justifier de l’exploitation des activités invoquées sous la dénomination sociale antérieure et non pas de l’exploitation des produits et services visés dans la marque contestée, objets de la présente demande en nullité. Par ailleurs, si certains des documents fournis par le demandeur sont datés postérieurement au 9 avril 2008, en particulier les captures d’écrans visées au point 28, ils portent toutefois sur les prestations effectivement rendues par le demandeur et visées au point 29 et peuvent donc être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale de l’activité du demandeur exercée sous sa dénomination sociale antérieurement au dépôt de la marque contestée, le 9 avril 2008, et qui perdure jusqu’au jour où il a formé la présente demande en nullité, le 13 décembre 2021.

30. En revanche, les pièces fournies n’apparaissent pas suffisantes pour confirmer la réalité d’une exploitation de la dénomination sociale LOC + pour les autres activités invoquées par le demandeur, antérieurement au dépôt de la marque contestée le 9 avril 2008, à savoir : « Activités de vente de véhicules utilitaires ; activité de réparation de véhicules utilitaires, de matériels et produits agricoles et de bricolage ; activité de commerce de pièces détachées de véhicules ». 31. Par conséquent, la dénomination sociale LOC + invoquée par le demandeur à l’appui de la présente demande a fait l’objet d’une exploitation effective par ce dernier avant le dépôt de cette marque pour les activités de « location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ; transport de matériel agricole ; vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage », en sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé à cet égard par le titulaire de la marque contestée ne peut qu’être rejeté. 2) Sur la forclusion par tolérance

32. L’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ».

La jurisprudence a pu rappeler à cet égard, que « Celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Cass. com, 6 avril 2022, 17-28.116).

Par ailleurs, la jurisprudence a pu déterminer les conditions faisant courir le délai de forclusion, en indiquant que « Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle- ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement »( CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09 question préjudicielle ; considérant 62 ; Cass. com. 28 mars 2006, n° 05-11.686).

33. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que la marque contestée enregistrée en 2008, était enregistrée depuis plus de cinq ans au jour de la demande en nullité formée le 13 décembre 2021.

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NL21-0255 Il ajoute que le demandeur avait connaissance de la marque contestée car il exerce dans un secteur d’activité très proche depuis de nombreuses années, la marque contestée est exploitée de manière intensive dans un secteur géographiquement très proche, cet usage est intense et tourné vers le public, et le titulaire de la marque contestée détient une place de leader sur le marché de la location de matériels afférents aux activités du bâtiment. Enfin, les parties figurent dans les mêmes annuaires spécifiques, ont participé aux mêmes salons professionnels et adhèrent aux mêmes syndicats professionnels.

Il en déduit que le demandeur était en mesure d’en avoir connaissance et en a toléré l’usage pendant cinq années consécutives, de sorte qu’il était forclos à la date de la demande en nullité, le 13 décembre 2021.

A l’appui de son argumentation, il a fourni les Pièces n° 9 à 53 qui peuvent être regroupées comme suit :

• Des éléments relatifs aux secteurs géographiques respectifs du demandeur et du titulaire de la marque contestée (Pièces n° 9 et n° 10) et captures d’écran figurant dans le corps des observations écrites

• Des devis relatifs à la communication et la publicité autour de la marque contestée datés de 2014 et 2015 (Pièces n° 11 et n° 12) • Un plan de communication sur les pages jaunes en date du 1er mars 2016 (Pièce n° 13)

• Des éléments relatifs à un partenariat de la marque contestée avec le Montpellier Rugby Club en 2014 et 2015 : utilisation et exploitation de la marque contestée sur différents espaces publicitaires lors du Championnat de France professionnel de Rugby et de la coupe d’Europe de Rugby : (Pièce n° 14 : contrat en date du 1er juillet 2014) et Pièces n° 49 et n° 50 (le signe LOC + est visible lors des matchs du TOP 14 en 2014 et 2015) • Demandes d’investissement auprès de fournisseurs et bons de commande passée par le titulaire de la marque contestée pour la fourniture de matériel (plaque vibrante, rouleaux, minipelles, pompes, chargeuse articulée, chariot téléscopique, tractopelle) en 2015 (Pièce n° 15) • Affiches publicitaires, plaquettes commerciales, communications clients de 2008 à

2015 (Pièces n° 16 et n° 21) Corroborées par des attestations de salariés et de clients du titulaire de la marque contestée (Pièces n° 51 et n° 53)

• Certificat de conformité de LOC + en date du 15 janvier 2005 (Pièce n° 17) et en date du 12 juin 2013 (Pièce n° 18)

• Des cartes de visites des responsables commerciaux et responsables d’agences Loc + en 2008 (Pièce n° 19) Corroborées par des attestations de salariés et de clients du titulaire de la marque contestée (Pièce n° 52)

• Des extraits du site internet du titulaire de la marque contestée entre 2013 et 2015 indiquant l’usage du signe LOC + sur des machines de chantier et visant des services de locations de machines de chantier (Pièce n° 20)

• Des éléments relatifs à l’utilisation du signe Loc + sur le matériel du titulaire de la marque contestée datés de 2014 (Pièce n° 22 : Photos)

• Devis relatif à une proposition de location daté de 2010 (Pièce n° 23)

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NL21-0255 • Des éléments relatifs à la communication dans la presse : o Pièce n° 24, articles deu journaux datés de juin 2015 o Pièces n° 27, n° 28 et n° 30 : articles faisant référence à des faits ayant eu lieu en 2015 ou retraçant l’historique de la société titulaire de la marque contestée o Pièces n° 25, n° 26, n° 29 : articles datés de 2019 et 2020

• Des éléments chiffrés relatifs au titulaire de la marque contestée : le chiffre d’affaires, les comptes et les dossiers financiers de 2006 à 2016 (Pièces n° 31, n° 32, n° 33, n° 34 et n° 35) • Des éléments indiquant que le titulaire de la marque contestée est une entreprise labellisée SE+ depuis le 1er mars 2017 (Pièces n° 36 et n° 37), référentiel adapté aux métiers de la location, distribution et réparation de matériels de BTP et de manutention dont fait également partie le demandeur • Des éléments relatifs au résultat de la recherche « loc + » effectuée sur le moteur de recherche Google indiquant que le site internet du titulaire de la marque contestée est référencé en premier juste au-dessus du site internet du demandeur, de sorte que ce dernier avait forcément connaissance de son existence (Pièce n° 38) • -une copie de la fiche complète d’une marque LOC+ déposée par le demandeur le 17 avril 2008 et aujourd’hui expirée car non renouvelée par ce dernier (Pièce n° 39) • Des éléments visant à établir que les parties sont des concurrents directs figurant dans les mêmes annuaires spécifiques professionnels (Pièce n° 40), participant aux mêmes salons professionnels en 2015 et 2016 (Pièces n° 44, 45, 46 et 47), adhérant aux mêmes syndicats professionnels de branche (Pièce n° 48)

• Des éléments indiquant que des erreurs ont été commises, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ayant été confondus : par un fournisseur (erreur de livraison le 9 février 2015 pièce n° 42) et par un client ayant effectué un virement bancaire sur le compte bancaire du titulaire de la marque contestée au lieu du demandeur (pièce n° 43 échanges de mails en date du 22 janvier 2019)

• Un courrier de mise en demeure émanant du demandeur et adressé au titulaire de la marque contestée en date du 7 avril 2021 (pièce n° 41)

34. Le demandeur estime, quant à lui, que le titulaire de la marque contestée ne rapporte pas la connaissance effective de l’usage de la marque contestée par le demandeur, de sorte qu’il n’a pas pu le tolérer.

Il conteste en particulier la prétendue proximité géographique et la position de leader invoquées par le titulaire de la marque contestée.

Il relève tout au plus certains éléments susceptibles de démontrer un usage modifié du signe LOCPLUS, notamment sous la forme LOC + mais aucun susceptible de démontrer qu’il avait connaissance de ce signe et en aurait toléré l’usage pensant cinq ans.

Il souligne qu’au contraire, au moment du dépôt de la marque contestée le 9 avril 2008, son titulaire avait connaissance de son existence puisque ce sont des sociétés concurrentes, de sorte que le dépôt de la marque contestée a été effectué de mauvaise foi.

Il demande, en tout état de cause, à l’Institut d’écarter les pièces du titulaire de la marque contestée datées postérieurement au 13 décembre 2016, à savoir les pièces n° 25 à n° 30 et les pièces n° 41 et n° 43.

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NL21-0255 A l’appui de son argumentation, il a fourni les documents suivants : • Pièce 13 : Récépissé de changement de dénomination sociale du titulaire de la marque contestée en LOC + SAS le 2 août 2013 • Pièce 14 : Extrait société.com indiquant que l’établissement de la société LOC + SAS nommé LOC + et situé à Fenouillet (31150) a été fermé le 31 décembre 2009 • Pièce 15 : des articles de presse relatifs aux salons professionnels INTERMAT et BAUMA qui se sont tenus en 2015 et 2016 • Pièce 19 : des attestations de deux personnes indiquant leur présence aux salons professionnels INTERMAT en 2015 et BAUMA en 2016 avec le demandeur, et au cours desquels elles indiquent ne pas avoir rencontré LOCPLUS Montpellier

 Le droit antérieur invoqué

35. En l’espèce, il ressort du point 1) (points 24 à 31), que la dénomination sociale antérieure LOC +, invoquée par le demandeur, fait l’objet d’une exploitation effective pour les activités visées au point 31, en sorte qu’elle constitue un droit antérieur au sens du texte susvisé.

 Sur l’enregistrement de la marque contestée

36. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée LOCPLUS n° 08/3568922, déposée le 9 avril 2008, a été publié au BOPI 2008-37 du 12 septembre 2008.

La demande en nullité a été formée par le demandeur le 13 décembre 2021.

La marque contestée avait donc été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité.

 Sur l’usage effectif de la marque contestée pour les produits et services visés par la demande en nullité

37. Il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir un usage public, effectif, et régulier de la marque contestée depuis son enregistrement, l’exploitation réelle de la marque contestée permettant de déduire la connaissance de cet usage par le demandeur.

38. En outre, les preuves fournies doivent permettre d’établir que la marque contestée était effectivement exploitée depuis plus de cinq ans au jour où la présente demande en nullité a été formée le 13 décembre 2021 et que l’usage avait donc démarré avant le 13 décembre 2016.

39. A cet effet, le titulaire de la marque contestée a fourni les documents listés au point 33 et en particulier :

• Des éléments relatifs à la communication et à la publicité autour de la marque : • Plan de communication sur les pages jaunes daté de 2016 : pièce n° 13 • Affiches publicitaires, plaquettes commerciales, communications clients de 2008 à 2015 pièces n° 16, n° 21 Corroborées par des attestations de salariés et clients de la société qui attestent que « les affiches publicitaires… ont été massivement diffusées … dans toutes les agences à partir de 2008 » : Pièces n° 51, 52, 53. • Partenariat avec le Montpellier Rugby Club 2014 : utilisation et exploitation de la marque contestée sur différents espaces publicitaires lors du Championnat de France professionnel de Rugby et de la coupe d’Europe de Rugby : Pièces n° 14 (contrat), pièces n° 49 et n° 50 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL21-0255 A cet égard, les pièces 49 et 50 permettent d’attester la mise en place effective de ce partenariat, le signe complexe « LOC + location de matériel » apparaît comme encart publicitaire lors d’un match du top 14 de la saison 2014-2015 concernant l’équipe de Rugby d’Oyonnax (pièce n° 49) et lors du match de 9ème journée du top 14 de la saison 2014-2015 opposant Oyonnax à Montpellier (pièce n° 50), le championnat du Top 14 bénéficiant d’une grande visibilité à l’échelle nationale.

• Des demandes d’investissement auprès de fournisseurs et des bons de commandes passées par le titulaire de la marque contestée pour la fourniture de matériel (plaque vibrante, rouleaux, minipelles, pompes, chargeuse articulée, chariot téléscopique, tractopelle) datés de 2015 : pièce n° 15 ; A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, cette pièce n’est pas un document interne à l’entreprise, mais concerne :

- des demandes d’investissement pour la fourniture de matériel et engins de chantier adressés par le titulaire de la marque contestée à des fournisseurs,
- un bon de commande pour la fourniture de matériel et engins de chantier adressés par le titulaire de la marque contestée à un fournisseur,
- et une offre commerciale adressée par ce fournisseur au titulaire de la marque contestée et acceptée par ce dernier.

• Un devis relatif à une proposition de location de machines et engins de chantier, émis par la société LOCSUD (déposant et ancien titulaire de la marque contestée) le 5 janvier 2010 et adressé à un client, avec en entête le signe complexe LOC + et en pied de page neuf localisations et téléphones différents : pièce n° 23 A cet égard, ce document permet clairement d’établir que cette société communiquait à cette date auprès de ses clients sous ce nom et que son activité commerciale était proposée dans neuf agences différentes situées dans neuf villes différentes situées dans cinq départements du sud de la France (Narbonne, Limoux, Arles, Fenouillet, Montpellier, Béziers, Lunet-Viel, Carpentras et Avignon).

• Des articles de presse : • Un article du journal Midi Libre et un article publié le 23 juin 2015 sur CFNEWS.NET relatifs à une levée de fonds des sociétés SOFILEC et LOC+ auprès de Midi Capital, présentant notamment la société LOC + spécialisée dans la location de courte durée de matériel pour le BTP et l’entretien d’espaces verts, disposant de 11 agences et 3300 clients, présidée par A L Q et qui compte densifier et poursuivre son maillage géographique en Languedoc Roussillon et en PACA en ouvrant de nouvelles agences (pièce 24).

• Des articles faisant part depuis 2015 de la forte croissance de l’activité du groupe SOFILEC dirigé par A L Q auquel appartient la société LOC + (pièces 27, 28 et 30) ;

A cet égard si les pièces 27 et 28, sont des articles datés de 2020, ces derniers font référence à des faits ayant démarré en 2015 puisqu’ils mentionnent « cinq années de forte croissance » ; De même si la pièce 30 est un article en date du 31 mai 2021, ce dernier fait référence à des faits antérieurs et retrace l’historique du titulaire de la marque contestée : en 1998 deux entrepreneurs ont créé une première agence de location de matériel généraliste LOC+ Carpentras ; « devant le succès de cette première entité, très vite les deux entrepreneurs enchainent les créations d’agences » et « LOC+ s’est imposé au fil des années comme le premier loueur régional de matériel BTP et d’entretien d’espaces extérieurs ».

• Des extraits du site internet du titulaire de la marque contestée datés de 2013 et 2015 faisant part de l’usage du signe LOC + sur des machines de chantier et visant des services de locations de machines de chantier : pièce n° 20. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL21-0255

• Des éléments chiffrés : Chiffre d’affaires, comptes, dossiers financiers de 2006 à 2016 : pièces n° 31, 32, 33, 34, 35, mentionnant que la société LOC+ SAS ayant pour activité principale la location, l’achat et la vente de matériels bâtiment présente un chiffre d’affaires en forte croissance, qui a dépassé les 10 millions d’euros en 2016.

40. Tous ces documents font valoir que le titulaire de la marque contestée a utilisé le signe LOC+ seul ou accompagné d’éléments graphiques et/ou de couleurs formant les signes complexes suivants : ou .

Ces usages s’apparentent au signe verbal contesté LOCPLUS en raison de l’identité phonétique entre les éléments LOCPLUS et LOC+, la présentation particulière et en couleur n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément LOC+ mis en exergue.

41. En outre, les documents fournis font valoir un usage constant et régulier de la marque contestée, tourné vers le public au regard d’une activité de location de matériels de BTP et d’entretiens d’espaces verts et ce antérieurement au 13 décembre 2016.

Ils permettent ainsi d’en conclure que la marque contestée a fait l’objet d’un usage effectif pour les services de « location de machines de chantier ; location de véhicules » pour lesquels elle est enregistrée et qui ont été visés par le demandeur dans la présente demande en nullité.

42. En revanche, ils ne permettent pas de retenir un usage effectif pour les autres produits et services invoqués par le demandeur, à savoir « Machines-outils ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; installation, entretien et réparation de machines ;

43. La marque contestée a fait l’objet d’un usage public, effectif et régulier depuis son enregistrement en 2008 et avant le 13 décembre 2016 pour les services de « location de machines de chantier ; location de véhicules »

 Sur la tolérance pendant cinq années consécutives de cet usage effectif de la marque contestée, en connaissance de cet usage

44. Afin d’établir la connaissance de l’usage effectif de la marque contestée par le demandeur, le titulaire de la marque contestée :

— fait notamment valoir qu’ils agissent dans le même secteur d’activité très précis et spécifique, à savoir la location de machines et matériels de BTP et d’entretien des espaces verts, qu’ils agissent dans une zone géographique proche dans le sud de la France (Occitanie et PACA), et sont donc des concurrents directs.

— ajoute que Monsieur A L Q, dirigeant de la société titulaire de la marque contestée, était président de la « commission distribution » du syndicat professionnel de branche, le DLR (la fédération des matériels) représentant les professionnels du secteur du matériel destiné à la construction et à la manutention.

Il fournit à cet effet, la pièce 48 mentionnant, d’une part, un article publié dans JDL GROUPE le 13 juin 2018 indiquant que ce syndicat avait nommé une nouvelle présidente à la tête de la commission distribution en remplacement de Monsieur L Q dirigeant de la société Loc+ et, d’autre part, un relevé de décisions prises lors d’une séance de cette commission datée du 18 octobre 2016 et présidée par Monsieur L Q.

— fait valoir qu’il a participé aux mêmes salons professionnels que le demandeur, Intermat en 2015 et Bauma 2016, en s’appuyant sur les pièces suivantes :

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NL21-0255 Pièces n° 44 et 46 : extraits de la page Facebook de C N, gérant du demandeur, en date du 22 avril 2015 et du 11 avril 2016 montrant des photos d’un salon professionnel avec des stands de la catégorie « béton » et un enfin de chantier

Pièce 19 du demandeur : attestation d’un salarié du demandeur indiquant s’être rendu dans ces deux salons en 2015 et 2016 avec Monsieur N, et attestation d’une personne indiquant s’est rendu au salon Internat en 2015 avec Monsieur N, chacune de ces personnes indiquant ne pas avoir vu de stand LOC + MONTPELLIER ni rencontré de concurrent de cette société.

Pièces 45 et 47 : échanges de mails de salariés du titulaire de la marque contestée relatifs aux modalités pratiques pour se rendre aux salons Intermat (2015) et Bauma (2016).

— fait également part d’une erreur de livraison effectuée par un fournisseur qui, le 9 février 2015, lui a livré une pompe au lieu de la livrer au demandeur (pièce n° 42 : échange de mails entre plusieurs salariés de la société titulaire de la marque contestée).

45. Au vu de ces éléments, il apparaît que le titulaire de la marque contestée est très actif sur le marché de la location de machines et matériels de BTP, qu’il a commencé à exploiter largement la marque contestée avant le 13 décembre 2016 (en fournissant des preuves à partir de 2008 et 2010 et de très nombreuses preuves pour les années 2014, 2015 et 2016) et a déployé des efforts conséquents de communication et de publicité sur le même marché pour le lancement, la promotion et la commercialisation de son activité de location de machines et de matériel de chantier sous la marque LOC + .

Il résulte en outre de la pièce 48 susvisée que le demandeur, en tant que professionnel du secteur, était en mesure de connaitre le président de la commission du syndicat professionnel de branche, et ainsi d’avoir connaissance de la société dirigée par ce dernier.

Enfin, les éléments relatifs aux salons professionnels permettent de conforter le fait que ces sociétés évoluent dans le même secteur du bâtiment et de la construction et se trouvent en situation de concurrence.

46. Cet ensemble d’éléments précis et concordants permet de retenir que s’agissant de deux sociétés en situation de concurrence directe, le demandeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque contestée LOCPLUS portant sur un signe très proche du nom de sa société, car phonétiquement identique, pour désigner une même activité que la sienne.

Ces éléments permettent de déduire que le demandeur a pu avoir connaissance, avec un degré de certitude suffisant, de l’usage de cette marque antérieurement au mois de décembre 2016.

En particulier suite à l’erreur commise par un fournisseur le 9 février 2015 (Pièce n° 42), il se trouvait alors en mesure d’avoir connaissance de l’usage de la marque contestée et avait la possibilité d’agir.

D’autres erreurs se sont produites par la suite, en particulier le 22 janvier 2019 : un client a effectué un virement bancaire sur le compte du titulaire de la marque contestée au lieu de celui du demandeur (pièce n°43 : échange de mails entre les salariés des sociétés parties à la présente demande).

47. Les éléments fournis sont suffisants pour en déduire que le demandeur ne pouvait ignorer l’existence de l’usage de la marque contestée LOCPLUS pour désigner des services de « location de machines de chantier ; location de véhicules » avant le 13 décembre 2016.

48. Or, ce n’est que le 7 avril 2021 que le demandeur a adressé un courrier de mise en demeure au titulaire de la marque contestée (pièce n° 41) qui a été suivie de la présente demande en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL21-0255 nullité le 13 décembre 2021.

49. En conséquence, il est possible d’en déduire que le demandeur a sciemment toléré l’usage de la marque contestée depuis le 9 février 2015, et n’a pas réagi rapidement alors qu’il était en mesure de le faire.

 Sur le dépôt de la marque contestée effectué de bonne foi

50. Le demandeur indique, dans ses observations en réponse, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de son existence au moment du dépôt de la marque contestée, le 9 avril 2008, en raison de leur situation de concurrence, de sorte que le dépôt de la marque contestée aurait été effectué de mauvaise foi.

51. Toutefois, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant de justifier son argumentation.

52. En conséquence, la marque contestée est réputée avoir été déposée de bonne foi par son titulaire. 53. Les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée sont suffisants pour démontrer que le demandeur, titulaire d’une dénomination sociale antérieure, a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque contestée postérieure enregistrée en connaissance de cet usage au regard des services de « location de machines de chantier ; location de véhicules ».

54. En conséquence, en application de l’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, le demandeur n’est plus recevable à demander la nullité de la marque contestée sur le fondement de l’atteinte à sa dénomination sociale pour les services de « location de machines de chantier ; location de véhicules » pour lesquels l’usage de la marque a été toléré.

55. En revanche, les éléments fournis n’étant pas suffisants pour démontrer l’usage effectif de la marque contestée et donc la connaissance de l’usage par le demandeur au regard des autres produits et services visés par la demande en nullité, à savoir les « Machines- outils ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; installation, entretien et réparation de machines », l’examen de cette dernière se poursuit au regard de ces seuls produits et services.

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NL21-0255 C. Sur l’existence d’un risque de confusion

56. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée LOCPLUS est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure LOC+.

57. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

58. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.

59. A cet égard, le risque de confusion doit être examiné, concernant la dénomination sociale, au regard des activités effectivement exercées sous celle-ci et ce tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 60. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts, et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08- 12.010).

1. Sur les activités et les produits et services

61. Pour apprécier la similitude entre les services et les activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

62. En l’espèce, la demande en nullité formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, se poursuit pour une partie d’entre eux, à savoir : « Machines-outils ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; installation, entretien et réparation de machines » (point 55).

63. Comme précédemment relevé au point 31 l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ; transport de matériel agricole ; vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ».

64. Les « Machines-outils ; installation, entretien et réparation de machines » de la marque contestée apparaissent similaires à certaines des activités exercées sous la dénomination sociale antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. Il est à cet égard expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens

65. En revanche les « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés » de la marque contestée désignent des produits végétaux et animaux bruts issus de la culture du sol et utiles à l’homme, des produits issus de la culture des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d’ornement n’ayant subi aucune préparation ni transformation et des produits bruts issus de l’entretient et de l’exploitation des forêts.

Ces produits ainsi définis ne sont manifestement pas identiques ni à tout le moins fortement similaires à l’activité de « vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage » exercée sous la dénomination sociale antérieure invoquée, dès lors qu’ils ne constituent pas les produits commercialisés par le demandeur, contrairement à ce qu’il soutient.

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NL21-0255 2. Sur les signes

66. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

67. La dénomination sociale antérieure invoquée par le demandeur porte sur le signe alphanumérique LOC+ 68. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

69. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. • L’impression d’ensemble produite par les signes

70. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe antérieur est composé d’un élément verbal accolé à un signe mathématique, et que le signe contesté est composé d’une dénomination unique.

71. Visuellement, les deux signes en cause ont en commun la même séquence d’attaque LOC-.

72. Phonétiquement, les deux marques en cause se prononcent de manière identique selon un même rythme en deux temps [loc]-[plus].

73. Si elles diffèrent par la substitution des lettres finales PLUS au signe mathématique « + » dans le signe contesté, cette différence ne suffit toutefois pas à supprimer les très importantes ressemblances d’ensemble dès lors que les marques restent dominées par une identité phonétique, le signe « + » se prononçant de la même façon que la séquence de lettres « PLUS ».

74. Conceptuellement, les marques présentent une construction commune résultant de l’association de la séquence d’attaque LOC à un élément évoquant une qualité supérieure et de grande qualité +/PLUS.

75. Ainsi, les signes en présence présentent des similitudes visuelles moyennes et une identité phonétique et conceptuelle générant d’importantes ressemblances d’ensemble.

• Les éléments distinctifs et dominants des signes

76. Les signes en cause ont en commun l’association des séquences LOC et PLUS/+.

77. Leur association commune en début et fin des signes en présence, suscitant de grandes ressemblances d’ensemble, n’apparait pas remise en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

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NL21-0255 3. Autres facteurs pertinents

• Le public pertinent

78. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

79. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière ainsi qu’un public de professionnels ayant une expertise ou à tout le moins des connaissances professionnelles spécifiques.

• Le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure

80. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

81. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la dénomination sociale antérieure prise dans son ensemble n’est pas discuté, de sorte qu’il doit être considéré comme normal.

4. Appréciation globale du risque de confusion 82. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

83. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services cités au point 64, des importantes ressemblances d’ensemble entre les signes et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale invoquée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

84. Le fait que les services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.

85. En revanche, en l’absence de similarité des produits et activités visés au point 65, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et la dénomination antérieure invoquée au regard de ces produits, et ce nonobstant la similitude élevée des deux signes.

86. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les produits et services cités au point 64.

D. Sur la répartition des frais

87. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

88. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit dans son article 2.II qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :

a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée

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NL21-0255 b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ».

89. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés.

90. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit en totalité à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée et que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié partiellement par la décision de nullité.

91. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL21-0255 est reconnue partiellement justifiée.

Article 2 : La marque n° n° 08/3568922 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Machines-outils ; installation, entretien et réparation de machines ».

Article 3 : Les demandes de répartition des frais faites par les parties sont rejetées.

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