NL21-0187 Le 9 juin 2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 septembre 2021, Monsieur G T (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0187 contre la marque

n° 17 / 4 373 606 déposée le 4 juillet 2017, ci-dessous représentée :

2

L’enregistrement de cette marque, dont la société VALPORTE SAS (le titulaire de la marque contestée), est titulaire, a été publié au BOPI 2017/43 du 27 octobre 2017. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des services de la marque contestée, à savoir : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». 3. Le demandeur a invoqué un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure n°16 / 4 322 493 portant sur le signe reproduit ci-dessous, déposée le 15 décembre 2016 et enregistrée le 7 juillet 2017 : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 4 octobre 2021 et reçu le 6 octobre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 28 mars 2022.

3

Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir les arguments suivants :

- Les services en cause sont strictement identiques ;

- Au sein du signe contesté, l’élément verbal COMPOSE revêt un caractère essentiel et dominant, non seulement en raison de sa position, mais également en raison du caractère très évocateur de la baseline qui décrit l’activité proposée sous le signe ;

- Prises dans leurs éléments dominants, les marques présentent des ressemblances visuelles et phonétiques, et conceptuelles, étant toutes deux construites autour du radical COMPOSER évoquant ainsi dans l’esprit du consommateur la possibilité d’opérer un choix personnel, une personnalisation de leur menu ;

- Il convient de prendre en compte l’interdépendance des facteurs et le risque de confusion sera aggravé par la stricte identité des activités en cause. Enfin, il demande à ce que soit mis à la charge de la titulaire de la marque contestée l’ensemble des frais exposés à hauteur du barème règlementaire. 10. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur réitère ses précédents arguments et fait valoir que :

- Il y a une nette césure entre les deux parties du signe contesté (séparation visuelle par un tiret) c’est-à-dire entre le signe lui-même destiné à rallier la clientèle et la baseline qui vient le décrire : o COMPOSE est sans conteste l’élément dominant, le reste illustrant l’univers de la marque (termes évocateurs de la nature des services rendus) ; o Le vocable CANTINE SUR MESURE renvoie immédiatement à la notion de restauration et évoque tant le service de préparation de repas que le lieu lui- même où ces derniers sont pris ;

- La similitude entre les termes KOMPO et COMPOSE est renforcée par les premières lettres des signes K/C, très proches d’autant qu’elles ont la même prononciation ;

- Sur un plan conceptuel, la marque antérieure suggère une composition personnelle, une « compo » ou « kompo » (pas de modification de la prononciation), le terme COMPO figurant dans le dictionnaire ROBERT sous le terme « composition » en tant que son abréviation familière. Cette évocation est présente dans les deux marques Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée fait valoir les arguments suivants :

- Contrairement aux assertions du demandeur, bien que placé en attaque, le terme COMPOSE ne présente pas un caractère dominant dès lors qu’il est étroitement associé aux termes « cantine sur mesure » qui le suivent.

- D’un point de vue visuel, les signes présentent une longueur et une structure différentes .

- Les signes se distinguent également par leur prononciation et leur rythme ;

4

— Intellectuellement, les signes présentent des significations différentes : le terme KOMPO est un néologisme tandis que la marque contestée fait référence à l’idée d’assembler. 12. Dans s es de uxièmes et dernières observations , le titulaire de la marque contestée complète ses précédentes observations et fait notamment valoir les arguments suivants :

- le signe doit être appréhendé dans son ensemble ; le terme COMPOSE est étroitement associé aux éléments CANTINE SUR MESURE qui le suivent ;

- les arguments du demandeur fondés sur les captures d’écran du site internet COMPOSEPARIS.FR ne sont pas à prendre en considération dès lors que dans le cadre de la procédure la comparaison doit s’effectuer uniquement au regard des signes tels que déposés.

- les lettres K et C sont totalement différentes, contrairement aux assertions du demandeur ; la lettre K, plus rare et donc plus remarqué, a un aspect plutôt anguleux alors que la lettre C, lettre habituellement rencontrée par le consommateur français, est toute en courbe. II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 13. La demande en nullité est présentée à l’encontre de la marque n°17 4 373 606 déposée le 4 juillet 2017 soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 14. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 15. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 16. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

5

2 S ur le fond 18. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée n°17 4 373 606 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française antérieure n°16 4 322 493. 19. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 20. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les services 21. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 22. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de tous les services de la marque contestée, à savoir : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». 23. La marque antérieure a quant à elle été enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur : « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». 24. Dès lors, les « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. 2. Sur les signes 25. La marque contestée porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : 26. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe reproduit ci-dessous : 27. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

6

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L ’impression d’ensemble produite par les signes 28. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose de quatre éléments verbaux et d’un tiret, la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. 29. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun un terme de longueur proche (à savoir COMPOSE pour le signe contesté et KOMPO pour la marque antérieure) dont la séquence d’attaque est phonétiquement identique (COMPO/KOMPO) ; en effet, bien que visuellement différente comme le souligne le titulaire de la marque contestée, la substitution de la lettre C à la lettre K dans la marque contestée n’a aucune incidence phonétique. Ils se distinguent par la présence des lettres-SE dans la marque contestée. Toutefois, cette différence, portant sur deux lettres à la fin de la dénomination COMPOSE, n’affecte pas les ressemblances visuelles et phonétiques précitées. 30. Intellectuellement, la séquence commune des deux signes renvoie pareillement à l’idée de « composition », la séquence KOMPO étant susceptible d’être perçue comme l’abréviation familière du terme COMPOSITION comme le souligne le demandeur. 31. Si les signes se distinguent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la présence des termes CANTINE SUR MESURE au sein du signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra points 33 à 35). 32. Ainsi, les signes en présence comportent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 33. La marque antérieure est constituée du seul terme KOMPO, parfaitement distinctif au regard des services en présence, ce qui n’est pas contesté. 34. Au sein de la marque contestée, l’élément verbal COMPOSE placé en attaque, apparaît distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces services, ni n’en indique ou évoque une caractéristique précise. S’il apparait suivi sur une même ligne et dans une même taille de caractère par l’expression CANTINE SUR MESURE, il en est néanmoins clairement séparé par la présence d’un tiret comme le souligne le demandeur. En outre, ces termes CANTINE SUR MESURE apparaissent faiblement distinctifs au regard des services visés, cette expression suggérant un service de repas personnalisé.

7

Par conséquent, le public est incité à porter essentiellement son attention sur l’élément d’attaque COMPOSE de la marque contestée. 35. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 36. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 37. Ce consommateur moyen de la catégorie de services concerné est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 38. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des services en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé. 39. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 40. En l’espèce, la marque antérieure apparait arbitraire au regard des services invoqués, de sorte qu’elle doit donc être considéré comme normal. 4. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 41. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 42. En l’espèce, compte tenu de la stricte identité des services en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques en cause. 43. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services visés par la demande. C- S ur la répartition des frais 59. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la

8

charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 60. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 61. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance (…) ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716- 1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 62. En l’espèce, le demandeur a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer l’ensemble des frais exposés à hauteur du barème règlementaire. 63. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en nullité. 64. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, représentée par un mandataire, a présenté des observations en réponse à la demande en nullité du demandeur, également représenté. 65. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0187 est justifiée. Article 2 : La marque n°17 4 373 606 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société VALPORTE au titre des frais exposés.