NL 21-0225 06/10/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 3 novembre 2021, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE – société anonyme – (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0225 contre la marque n° 19/4517948 déposée le 22 janvier 2019, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2019-20 du 17 mai 2019. La société à responsabilité limité ELLEBEBE (le titulaire de la marque contestée) est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété inscrite au Registre national des marques le 20 novembre 2019 sous le n° 773028. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Savons; Détachants; Préparations pour polir; Produits pour aiguiser; Huiles essentielles; Cosmétiques; Parfums d’ambiance; Cosmétiques pour animaux; Bois odorants; Dentifrices ;

Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; Reconstituants [médicaments]; Essuie-mains en papier désinfectants; Désinfectants; Substances diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Lait en poudre pour bébés; Dépuratifs; Couches-culottes pour bébés; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Couches pour bébés ;

Classe 8 : Instruments à main pour abraser; Instruments agricoles à main actionnés manuellement; Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement; Tondeuses pour la coupe de la barbe; Outils à main actionnés manuellement; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Fouloirs [outils]; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Ouvre-huîtres ;

Classe 16 : Instruments d’écriture; Articles de papeterie; Objets d’art lithographiés; Revues [périodiques]; Publications imprimées; Produits de l’imprimerie; Carton; Serviettes de table en papier; Papier hygiénique; Papier ;

Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; Sacs à dos; Portefeuilles; Trousses de voyage [maroquinerie]; Garnitures de cuir pour meubles; Parapluies; Cannes; Harnachements; Cordons en cuir; Malles ;

Classe 21 : Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle; Appareils pour le démaquillage; Ustensiles de cuisine; Pinceaux de maquillage; Porcelaines; Services à liqueurs; Services à thé; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques ;

Classe 24 : Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Couvre-lits; Draps; Serviettes de toilette en matières textiles; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Tentures murales en matières textiles; Tissus ;

Classe 35 : Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité; Conseils en organisation et direction des affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations commerciales par le biais de sites web; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import-export; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ;

Classe 41 : Mise à disposition d’installations de loisirs; Services de parcs d’attractions; Services de modèles pour artistes; Mise à disposition d’installations sportives; Services de divertissement; Production d’émissions de radio et de télévision; Services de photographie; Publication de textes autres que textes publicitaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Enseignement ».

2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3. Le demandeur a invoqué cinq motifs relatifs de nullité, à savoir :

• L’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure déposée le 30 août 2013 sous le n° 13/4029165 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2019-18 du 3 mai 2019 et portant sur le signe verbal ELLE ;

• L’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n° 010170132 déposée le 2 août 2011, enregistrée le 26 février 2013, régulièrement renouvelée et portant sur le signe verbal ELLE ;

• L’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n° 003475365 déposée le 30 octobre 2003, enregistrée le 11 octobre 2005, régulièrement renouvelée et portant sur le signe complexe

• L’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure n° 003475365 déposée le 30 octobre 2003, enregistrée le 11 octobre 2005, régulièrement renouvelée et portant sur le signe complexe .

• L’atteinte à la renommée de la marque française antérieure n° n° 1454223 déposée le 30 décembre 1987, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 1988-32, régulièrement renouvelée et portant sur le signe complexe .

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriels ainsi que par courriers simples envoyés à l’adresse indiquée lors de l’inscription de la transmission de propriété ainsi qu’à celle du mandataire ayant procédé à cette inscription.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 6 décembre 2021, reçu le 8 décembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a, dans un premier temps, présenté un jeu d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois dans le délai imparti.

8. Le titulaire de la marque contestée a, dans un second temps, désigné un autre mandataire qui s’est rattaché, le 6 avril 2022, au dossier électronique et qui a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois dans le délai imparti.

9. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 juillet 2022.

3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Prétentions du demandeur

10. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque :

1) L’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque française antérieure ELLE n° 13/4029165 en raison :

• de l’identité et de la similarité entre les « Savons; Détachants; Préparations pour polir; Huiles essentielles; Cosmétiques; Parfums d’ambiance; Cosmétiques pour animaux; Bois odorants; Dentifrices ; Essuie-mains en papier désinfectants; Désinfectants; Substances diététiques à usage médical; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Ouvre-huîtres ; Serviettes de table en papier; Papier hygiénique ; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle; Appareils pour le démaquillage; Ustensiles de cuisine; Pinceaux de maquillage; Porcelaines; Services à liqueurs; Services à thé; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques ; Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Couvre-lits; Draps; Serviettes de toilette en matières textiles; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Tentures murales en matières textiles; Tissus » de la marque contestée et les « Produits cosmétiques et produits de beauté, à savoir, crèmes et lotions bronzantes, crayons à usage cosmétique et crayons pour les sourcils, produits démaquillants, dentifrices, laits épilatoires à visée hygiénique, masques de soins et masques de beauté, produits de soin pour les ongles, faux ongles, préparations cosmétiques pour l’amincissement sous la forme d’huiles, lotions, crèmes et gels, huiles à usage cosmétique, déodorants à usage personnel, bâtonnets de coton et disques de coton à usage cosmétique, trousses de cosmétiques, à savoir, petits sacs, boîtes ou boîtiers contenant rouges à lèvres, fards à joues, mascaras, crayons à usage cosmétique et ombres à paupières, préparations cosmétiques pour le bain, fards à paupières, motifs décoratifs à usage cosmétique ; Brosses à ongles, lingettes cosmétiques non en tissu, houppes à poudrer, applicateurs à rouleaux en plastique ou en mousse de maquillage sur la peau et les cils, bouteilles vides, supports pour bouteilles, décapsuleurs, pichets, brosses pour nettoyer les récipients, brosses à dents, brosses à dents électriques; services de café en métal non précieux, cafetières non électriques, pots de maquillage vendus vides, coupes à fruits, bassins [récipients], casseroles, beurriers, bols, tire-bouchons, éponges à usage domestique, éponges de toilette, thermos en métal non précieux, huiliers en métaux non précieux, ramasse-miettes, nécessaires de toilette, peignes à dents en plastique ou en caoutchouc, paniers de pique-nique garnis à savoir nécessaires pour pique- nique [vaisselle], moulins à poivre à commande manuelle, poivrières en métal non précieux, poudriers en métal non précieux vendus vides, gobelets, plateaux à usage domestique, soucoupes en métaux non précieux, carafes, plats en métal non précieux, présentoirs à carafes, cocottes, coquetiers en métal non précieux, cruches, pots en métal non précieux, poses couteaux, tasses ; Nappes en tissu, serviettes de table en tissu, draps, couvertures et taies d’oreillers » de la marque antérieure invoquée.

• des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes Ellebébé et ELLE, dues à la présence commune du pronom personnel féminin ELLE, la séquence finale « bébé » du signe contesté apparaissant secondaire en raison de sa position finale et de son défaut de caractère distinctif au regard des produits visés dont elle désigne la destination, de sorte qu’elle ne retiendra pas l’attention du consommateur.

• du caractère distinctif important de la marque antérieure invoquée du fait de son usage intensif et de longue durée en France et dans l’Union Européenne pour désigner un périodique féminin dans le domaine de la mode et de la beauté.

• du risque d’association à la marque antérieure, la marque contestée étant susceptible d’apparaître comme la déclinaison de cette dernière pour des produits destinés aux bébés.

A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit de la documentation (Annexes).

4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2) L’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure ELLE n° 010170132 en raison de : • L’identité et de la similarité des « Produits pour aiguiser ; Tondeuses pour la coupe de la barbe ; Outils à main actionnés manuellement ; Coupe-ongles électriques ou non électriques » de la marque contestée et des « limes à ongles (électriques ou non électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), pinces à épiler » de la marque antérieure invoquée.

• des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes Ellebébé et ELLE, dues à la présence commune du pronom personnel féminin ELLE, la séquence finale « bébé » du signe contesté apparaissant secondaire en raison de sa position finale et de son défaut de caractère distinctif au regard des produits visés dont elle désigne la destination, de sorte qu’elle ne retiendra pas l’attention du consommateur.

• du caractère distinctif important de la marque antérieure invoquée du fait de son usage intensif et de longue durée en France et dans l’Union Européenne pour désigner un périodique féminin dans le domaine de la mode et de la beauté.

• du risque d’association à la marque antérieure, la marque contestée étant susceptible d’apparaître comme la déclinaison de cette dernière pour des produits destinés aux bébés.

A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit de la documentation (Annexes).

3) L’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure ELLE n° 003475365 en raison de : • L’identité et de la similarité des « Instruments d’écriture; Articles de papeterie; Objets d’art lithographiés; Revues [périodiques] ; Publications imprimées ; Produits de l’imprimerie; Carton; Papier ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité; Conseils en organisation et direction des affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations commerciales par le biais de sites web; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import- export; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; Services de photographie; Publication de textes autres que textes publicitaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Enseignement » et des « périodiques ; services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques » de la marque antérieure invoquée.

• des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes Ellebébé et ELLE, dues à la présence commune du pronom personnel féminin ELLE, la séquence finale « bébé » du signe contesté apparaissant secondaire en raison de sa position finale et de son défaut de caractère distinctif au regard des produits visés dont elle désigne la destination, de sorte qu’elle ne retiendra pas l’attention du consommateur.

• du caractère distinctif important de la marque antérieure invoquée du fait de son usage intensif et de longue durée en France et dans l’Union Européenne pour désigner un périodique féminin dans le domaine de la mode et de la beauté. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

• du risque d’association à la marque antérieure, la marque contestée étant susceptible d’apparaître comme la déclinaison de cette dernière pour des produits destinés aux bébés.

A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit de la documentation (Annexes).

4) L’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure ELLE n° 003475365, en raison :

• de sa renommée pour les « périodiques ; services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques », résultant d’un usage intensif et de longue date du magazine ELLE en France, en Europe et dans le monde, du site Internet www.elle.fr et sa présence sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter sur le territoire de l’Union Européenne.

• du lien entre les signes en présence dans l’esprit du public, pour l’ensemble des produits et services de la marque contestée, résultant de leurs grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, et de la forte renommée de la marque antérieure dans l’Union Européenne.

• du fait que la marque contestée tirerait ainsi indument profit de la renommée de la marque antérieure.

A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit de la documentation et des pièces (Annexes), lesquelles seront listées ultérieurement dans la décision.

5) L’atteinte à la renommée de la marque française antérieure ELLE DECORATION n° 1454223, en raison :

• de sa renommée pour les « périodiques » résultant d’un usage intensif et de longue date du magazine ELLE DECORATION en France et du site Internet www.elledecoration.fr et sa présence sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter.

• du lien entre les signes en présence dans l’esprit du public, pour les produits et services suivants de la marque contestée : « Instruments à main pour abraser; Instruments agricoles à main actionnés manuellement; Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement; Tondeuses pour la coupe de la barbe; Outils à main actionnés manuellement; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Fouloirs [outils]; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Ouvre-huîtres ; Serviettes de table en papier; Papier hygiénique; Cuir brut ou mi- ouvré; Garnitures de cuir pour meubles; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle; Appareils pour le démaquillage; Ustensiles de cuisine; Pinceaux de maquillage; Porcelaines; Services à liqueurs; Services à thé; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques ; Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Couvre-lits; Draps; Serviettes de toilette en matières textiles; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Tentures murales en matières textiles; Tissus », résultant des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en présence et de la forte renommée de la marque antérieure en France. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

• Du fait que la marque contestée tirerait indument profit de la renommée de la marque antérieure.

A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit de la documentation et des pièces (Annexes), lesquelles seront listées ultérieurement dans la décision.

11. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur réitère ses arguments et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée relatifs au risque de confusion et à l’atteinte à la renommée de ses marques.

Sur la demande de preuves d’usage formulée par le titulaire de la marque contestée, le demandeur indique :

• que la marque française ELLE n° 4029165, ayant été enregistrée le 3 mai 2019, soit depuis moins de cinq ans, elle n’est donc pas soumise à obligation d’usage.

• que la marque de l’Union Européenne n° 01070132 n’existe pas, de sorte que la demande de preuves d’usage relative à cette marque est également infondée.

Si d’extraordinaire l’Institut venait à accepter cette demande de preuve d’usage, il faut prendre en considération la marque ELLE n° 010170132 invoquée à l’appui de la présente demande en nullité et qui vise spécifiquement les produits suivants en classe 8 « limes à ongles (électriques ou non électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), pinces à épiler ».

Le demandeur fournit des preuves d’usage (Annexes Usage) lesquelles seront listées ultérieurement dans la décision.

12. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le demandeur :

— soulève l’irrecevabilité de la demande de preuves d’usage formulée par le titulaire de la marque contestée ;

— fait valoir en tout état de cause que, d’une part, les preuves d’usage déjà fournies concernant la marque ELLE n° 010170132 prouvent son usage sérieux pour les produits invoqués à l’appui de sa demande et, d’autre part, les pièces fournies pour prouver la renommée de la marque ELLE n°003475365 en classes 35 et 41 « sont bien suffisantes pour en prouver l’usage » ;

— réitère ses arguments et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée relatifs au risque de confusion et à l’atteinte à la renommée de ses marques ;

— demande à ce que l’INPI mette à la charge du titulaire de la marque contestée la somme de 1100€ correspondant aux frais engagés dans le cadre de la procédure.

7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Prétentions du titulaire de la marque contestée

13. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :

• Demande des preuves d’usage des marques ELLE « n°4029165 et n°01070132… pour les produits et services de la marque correspondant aux classes 3, 5, 8, 18, 21, 24 et 41 compte tenu que ces dernières sont enregistrées depuis plus de 5 ans, après l’enregistrement desdites marques » ;

• Soulève l’absence de risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures invoquées en raison des différences entre les signes en présence et entre les produits et services en cause, en ce qui concerne :

— les « cosmétiques pour animaux ; parfums d’ambiance ; bois odorant ; Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Tentures murales en matières textiles ; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Tissus » de la marque contestée et les produits invoqués de la marque antérieure ELLE n° 4029165,

— les « Produits pour aiguiser » de la marque contestée et les produits invoqués de la marque antérieure ELLE n° 010170132.

Il ajoute que le demandeur « apporte des preuves de la notoriété uniquement pour … les magazines et les services attachés … désignés seulement dans la marque n° 003475365 en classes 16, 35 et 41 ».

14. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :

• Demande la communication de preuves de l’exploitation sérieuse des marques invoquées n° 010170132 et 0003475365 en application de l’article L. 716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle entre le 03/11/2016 et le 03/11/2021.

Il conteste les documents déjà fournis par le demandeur pour établir, d’une part, l’usage sérieux de la marque ELLE n° 010170132 et, d’autre part, la renommée de la marque ELLE n° 003475365 au regard des services des classes 35 et 41.

• Conteste le risque de confusion entre la marque contestée et les marques invoquées en particulier en ce qui concerne :

o les « Substances diététiques à usage médical ; Essuie-mains en papier désinfectants; Désinfectants ; Papier hygiénique ; Couvre-lits; Serviettes de toilette en matières textiles » et les produits invoqués de la marque ELLE n° 4029165 ;

o les « instruments d’écriture; Articles de papeterie; Objets d’art lithographiés; Carton; Papier ; Conseils en organisation et direction des affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations commerciales par le biais de sites web; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import-export; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; Services de photographie » et les produits et services invoqués de la marque ELLE n° 003475365

• Conteste l’atteinte à la renommée des marques antérieures ELLE n° 003475365 et ELLE DECORATION n°1454223 ;

• Demande à ce que l’INPI mette à la charge du demandeur la somme de 1200€ correspondant aux frais engagés dans le cadre de la procédure. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

15. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses observations et répond aux arguments du demandeur relatifs au risque de confusion et à l’atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées.

Il demande la communication de preuves de l’exploitation sérieuse des marques invoquées n° 010170132 et 0003475365 en application de l’article L. 716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité (03/11/2021) et la date du dépôt de la marque contestée (22/01/2019).

Il estime que les preuves d’usage déjà communiquées par le demandeur sont insuffisantes pour justifier d’un usage sérieux de ces marques sur ces périodes.

Il réitère sa demande selon laquelle l’INPI mette à la charge du demandeur la somme de 1200€ correspondant aux frais engagés dans le cadre de la procédure.

II.- DECISION

A- SUR LE DROIT APPLICABLE

16. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur l’article L.711-3 I 1° sous b et 2°, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

17. Il invoque à cet égard l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures n° 13/4029165, n° 010170132 et n° 003475365, ainsi que l’existence d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 003475365 et n° n° 1454223.

18. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 22 janvier 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque.

19. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 » ;

L’article L. 711-4 du même code dispose quant à lui que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée » ;

Enfin, aux termes de l’article L.713-3 du code précité, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

20. Par ailleurs, en application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com. 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à la renommée d’une marque antérieure.

21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

B- SUR LA RECEVABILITE DES PIECES PRODUITES PAR LE DEMANDEUR

22. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée soutient que le demandeur a fourni certaines pièces en langues étrangères et n’en a pas produit la traduction (Annexes Usage 7, 8, 9, 18, 19, 20, 24, 26, 28 et 30 et Annexes 14 à 17, 40 à 45, 47), ceci en violation de loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. Ces documents doivent par conséquent être écartés des débats.

Il ajoute que les factures communiquées ne sauraient être dotées d’une valeur probante et constituer une preuve tangible, faute d’avoir été certifiées par un expert-comptable. En outre, ce ne sont pas des documents publics et ne démontrent pas que la marque est effectivement apposée sur les produits ni que ces derniers ont été réellement présentés aux consommateurs, aucune constat d’huissier ne prouvant un tel usage.

23. En réponse, le demandeur fait valoir qu’il a bien traduit les éléments nécessaires à la compréhension des documents en langue étrangère qu’il a fournis, le droit français n’imposant aucune traduction intégrale de toutes les preuves d’usage.

Il ajoute que le droit français ne nécessite pas davantage qu’une facture soit certifiée par un expert-comptable ou qu’un constat d’huissier soit effectué pour attester de l’usage sérieux d’une marque.

24. Il y a lieu de rappeler que l’institut est tenu de statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance formées devant lui, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle et à la décision du directeur général de l’INPI n° 2020-35, laquelle impose la production d’une traduction pour les pièces rédigées en langue étrangère.

25. A cet égard, il y a lieu de constater que les Annexes Usage 7, 8, 9, 18, 19, 20, 24, 26, 28 et 30, sont des factures, composées d’une date, d’un numéro de facture, d’un prix et d’une adresse ainsi que de la dénomination de la société émettrice. Ces éléments, communs à toutes factures, demeurent compréhensibles en tant que tels malgré l’absence de traduction. En outre, comme le relève à juste titre le demandeur, ces documents sont assortis d’une traduction des informations en langues étrangères relatives à leur objet.

26. Par ailleurs, les Annexes 14 à 17, 40 à 45, 47 consistent en des documents en langue anglaise assortis, pour la plupart, de traduction partielle et comportant des informations chiffrées et datées ainsi que le nom de la marque ELLE ou celui du demandeur, ces éléments demeurant compréhensibles en tant que tels malgré l’absence de traduction.

27. Il convient enfin de rappeler que les preuves présentées doivent être évaluées dans le cadre d’une appréciation globale. Ainsi, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en compte et toutes les pièces présentées doivent être examinées conjointement. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.

28. Ces pièces n’ont donc pas à être écartées des débats, et leur force probante sera appréciée dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées.

29. Ainsi, les pièces fournies par le demandeur, en particulier les Annexes Usage 7, 8, 9, 18, 19, 20, 24, 26, 28 et 30 et Annexes 14 à 17, 40 à 45, 47 sont recevables et ne seront pas écartées.

10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

C- SUR L’USAGE DES MARQUES ANTERIEURES ELLE N° 13/4029165, N° 010170132 ET N° 003475365

1. Sur la requête en fourniture de preuves d’usage des marques antérieures

30. Aux termes de l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ;

2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. (…) ».

31. Par ailleurs, l’article R. 716-3 alinéa 2 du code précité dispose que « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. (…) ». 32. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée demande au demandeur de fournir « les preuves d’usage de ses marques ELLE (n°4029165 et n°01070132) … pour les produits et services de la marque correspondant aux classes 3, 5, 8, 18, 21, 24 et 41 compte tenu que ces dernières sont enregistrées depuis plus de 5 ans, après l’enregistrement desdites marques ».

Dans ses deuxièmes observations en réponse, il souligne que l’erreur dans le numéro d’enregistrement de la marque antérieure visée ELLE n° 010170132 est une erreur matérielle manifeste. Il demande également la communication de preuves de l’exploitation sérieuse de la marque ELLE n°0003475365 en application de l’article L. 716-2-3 1° du code susvisé, entre le 03/11/2016 et le 03/11/2021.

33. En l’espèce, si le titulaire de la marque contestée a indiqué le n° 01070132 au lieu du n° 010170132, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle n’entachant pas la recevabilité de sa requête, contrairement à ce que soutient le demandeur. Suite à cette demande formulée de manière large en sorte qu’il doit être considéré qu’elle vise le 1° et le 2° de l’article L.716-2-3 précité, le demandeur a d’ailleurs produit des pièces aux fins de démontrer l’usage sérieux de cette marque, sur une double période, à savoir au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, du 03/11/2016 au 03/11/2021 et au cours des cinq années qui précèdent la date dépôt de la marque contestée, du 22/01/2014 au 22/01/2019.

11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Au demeurant, le titulaire de la marque contestée a rectifié son erreur en identifiant clairement, dans ses secondes observations, le numéro correspondant à la marque en cause. Il précise en outre que seuls les produits de la classe 8 invoqués à l’appui de la demande sont visés, en sorte que l’argument du demandeur quant à l’incohérence de la demande de preuve d’usage est inopérant.

De même, si le titulaire de la marque contestée a indiqué le n° 0003475365 au lieu du n° 003475365, il s’agit là encore d’une simple erreur de plume n’entachant pas la recevabilité de sa requête.

En outre, l’argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle, en visant dans ses premières observations la marque antérieure ELLE n° 4029165 et en listant notamment la classe 41, il fallait comprendre que sa requête initiale visait en réalité la marque antérieure ELLE n° 003475365 en classes 35 et 41, ne saurait être retenue.

En effet, étant donné que ces deux marques étaient invoquées à l’appui de la demande, rien ne permettait de considérer que la requête du titulaire de la marque contestée ne concernait pas la première de ces marques.

34. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée demande la communication de preuves de l’exploitation sérieuse de cette marque n° 003475365 en application de l’article L. 716-2-3 1°, déjà visé dans sa précédente demande, mais également en application de l’article et L. 716-2-3 2° du code précité qui désigne les cinq années qui précèdent la date du dépôt de la marque contestée, du 22/01/2014 au 22/01/2019.

Toutefois, cette dernière requête a été formulée après le dernier échange écrit du demandeur.

Or, en vertu de l’article R. 716-6 -5° du Code de la propriété intellectuelle, « En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d’usage ».

En conséquence, cette dernière requête, qui s’analyse comme un nouveau moyen en ce qu’elle appelle des preuves pour une nouvelle période de référence, ne peut pas être prise en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de la présente demande en nullité.

35. Ainsi il convient de considérer que les observations du titulaire de la marque contestée contiennent une requête claire et expresse en fourniture de preuves d’usage des marques antérieures :

— ELLE n° 4029165 et ELLE n° 010170132, ainsi que le prévoit l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle susvisé, applicable à la procédure en nullité.

— ELLE n° 003475365, particulièrement en ce qu’elle vise les services des classes 35 et 41, « Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation, et de thalassothérapie) ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques » au sens de l’article L. 716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle applicable à la procédure en nullité pour la période comprise entre le 03/11/2016 et le 03/11/2021

12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

36. Par conséquent, il convient de prendre en considération l’existence d’une requête en fourniture de preuves d’usage des marques antérieures ELLE n° 13/4029165 et ELLE n° 010170132 conformément à l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle et de la marque antérieure ELLE n° 003475365 conformément à l’article L.716-2-3 1° du code précité pour les produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité.

2. Sur l’usage sérieux de la marque antérieure française ELLE n° 13/4029165

37. L’application de l’article L.716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle mentionné au point 30 suppose que la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande soit enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité et à la date du dépôt de la marque contestée.

38. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22 janvier 2019 et la demande en nullité a été formée le 3 novembre 2021.

39. L’enregistrement de la marque française antérieure ELLE n° 13/4029165 a été publié au BOPI 2019-18 du 3 mai 2019.

40. Par conséquent, la marque antérieure avait été enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de la demande en nullité et n’était pas encore enregistrée au jour du dépôt de la marque contestée.

41. En conséquence, comme le relève à juste titre le demandeur, cette marque n’étant pas encore soumise à obligatoire d’usage, son titulaire n’avait pas à rapporter la preuve de son usage sérieux.

La demande en nullité fondée sur cette marque doit donc être déclarée recevable au regard de l’article L.716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle.

3. Sur l’usage sérieux de la marque antérieure de l’Union Européenne ELLE n° 010170132

42. Il convient de prendre en considération l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle visé au point 30. 43. Par ailleurs, l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 relatif à l’usage de la marque de l’Union européenne dispose que :

« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ; b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.

2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ». 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

44. Principes d’appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

45. En l’espèce, la demande en nullité a été formée le 3 novembre 2021 et la marque contestée a été déposée le 22 janvier 2019.

46. La marque antérieure invoquée ELLE n° 010170132 a été enregistrée le 26 février 2013, soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité, d’une part et à la date du dépôt de la marque contestée, d’autre part.

47. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque ELLE n° 010170132 :

— au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 3 novembre 2016 au 3 novembre 2021 inclus (période 1)

— au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 22 janvier 2014 au 22 janvier 2019 inclus (période 2)

et ce pour les produits invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir :

Classe 8 : limes à ongles (électriques ou non électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), pinces à épiler.

48. Dans ses premières observations, le demandeur a produit les pièces suivantes :

Annexe Usage 1 : Contrat de licence entre la société Hachette Filipacchi Presse et la société ETABLISSEMENTS DELSOL pour la commercialisation en France, en Belgique et au Luxembourg, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 de pinces à épiler, de coupe-ongles et de limes à ongles marqués ELLE

Annexes Usage 2, 3 et 4 : avenants au contrat de licence entre la société Hachette Filipacchi Presse et la société DELSOL devenue FGD GROUP pour la commercialisation en France, en Belgique, au Portugal et au 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Luxembourg, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 de pinces à épiler, de coupe- ongles et de limes à ongles marqués ELLE

Annexe Usage 5 : Autorisation d’exportation signée par la société Hachette Filipacchi Presse permettant à la société FDG GROUP d’exporter des pinces à épiler, des coupe-ongles et des limes à ongles marqués ELLE en Estonie, en république Tchèque, au Portugal, en Pologne, au Royaume Uni, en Espagne, en Roumanie, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Allemagne et en Bulgarie pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Annexe Usage 6 : Photographies des pinces à épiler, des coupe-ongles et des limes à ongles proposés à la vente par la société FGD GROUP, marqués ELLE BEAUTE

Annexes Usage 7, 8 et 9, Factures de la société FDG GROUP à différentes sociétés (CENTRE LECLERC, DHL EXEL SUPPLY CHAIN, CARERIA LLC) situées à Trobajo Del Camino en Espagne, Vialonga au Portugal et Tallinn en Estonie pour la vente de pinces à épiler (pinza depilar), limes à ongles (limas / (nail file) et coupe-ongles (cortaunas / nail clippers), marqués ELLE BEAUTE entre le 05/04/2019 et le 26/06/2020

Annexes Usage 10, 11 et 12 Facture de la société FDG GROUP à différentes sociétés (INTERMARCHE SUPER, CENTRE LECLERC, HYPER U, SUPER U, COGEDIS CIE GENERALE DE DISTRIBUTION) situées dans différentes villes de France (St Denis de Pile, La Rochelle, Puilboreau, Saint Sébastien sur Loire, Brive La Gaillarde, Baie Mahault en Guadeloupe) pour la vente de limes à ongles, pinces à épiler et coupe-ongles marqués ELLE BEAUTE, entre le 13/01/2016 et le 28/05/2019.

Annexes Usage 13 et 14 : Publicités publiées dans le magazine anglais ELLE DECORATION de Février et décembre 2014 pour promouvoir des produits électriques de manucure et de pédicure marqués ELLE

Publicités publiées dans le magazine anglais ELLE de janvier, mars, mai, juin 2014, mars, juillet et août 2015, juillet et août 2016 pour promouvoir des produits électriques de manucure et de pédicure marqués ELLE

Publicités publiées dans le magazine néerlandais ELLE de juin, juillet et novembre 2014, juillet, août, novembre et décembre, 2015, mars et avril 2016 pour promouvoir des produits électriques de manucure et de pédicure marqués ELLE

Publicités publiées dans le magazine italien ELLE de mai, juin, juillet et août 2014, mai, juin et juillet 2015 pour promouvoir des produits électriques de manucure et de pédicure marqués ELLE

Publicités publiées dans le magazine espagnol ELLE d’octobre 2014, juin, juillet 2015, Juin et juillet 2016 pour promouvoir des produits électriques de manucure et de pédicure marqués ELLE

Publicité publiée dans le magazine espagnol ELLE DECOR de Juin 2016 pour promouvoir des produits électriques de manucure et de pédicure marqués ELLE

Publicité publiée dans le magazine allemand ELLE de Juin 2014 pour promouvoir des produits électriques de manucure et de pédicure marqués ELLE

15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Annexe Usage 15 : Plaquette de présentation des produits ELLE BEAUTE proposés par la société FDG GROUP, « datée du 06/02/2017 », et notamment des pinces à épiler, limes à ongles et coupe-ongles, sous licence de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et proposés à la vente dans les pays mentionnés dans le contrat de licence reproduit dans les Annexes Usage 1 à 4 Annexe Usage 16 : Extrait du site internet de la société FDG GROUP proposant à la vente des pinces à épiler, limes à ongles et coupe-ongles marqués ELLE BEAUTE daté du 14/10/2019 Annexe Usage 17 : Extrait du site internet www.elleboutique.eu montrant les pinces à épiler, limes à ongles et coupe-ongles marqués ELLE BEAUTE daté du 07/11/2018 et faisant référence au demandeur

Annexes Usage 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28 et 30: Factures de la société FDG GROUP à différentes sociétés (CARERIA LLC, CENTRE LECLERC, CAPRABO MAGASIN, SODIJUNCAL SUPERMERCADOS, RAINHADIS SA, DHL EXEL SUPPLY CHAIN, CENTRE LECLERC, TJX EUROPE BUYING LIMITED, INTERMARCHE) situées à Tallinn en Estonie, dans différentes villes du Portugal (Rruda do Vinhos, Caldas da Rainha, Vialonga, Chaves, Famoes), à Watford au Royaume-Uni et à Trobajo Del Camino et à Vilanova i La Geltru en Espagne, pour la vente de limes à ongles (files/limas), coupe-ongles (nail clippers / cotaunas), pinces à épiler (pinza depilar) marqués ELLE BEAUTE entre les 05/02/2018, et le 23/09/2021

Annexes Usage 22, 23, 27, 28, 29 et 30 : Facture de la société FDG GROUP à différentes sociétés (VANK DISTRIBUTION, COGEDIS CIE GENERALE DE DISTRIBUTION, CENTRE LECLERC, CARREFOUR, INTERMARCHE HYPER, SUPER U) situées dans différentes villes de France (Bethune, Baie Mahault en Guadeloupe, La Rochelle, Villiers en Bière, Lesparre, Redon, Magne, Ares, Boulazac, Saint Georges sur Loire, Puilboreau, Saint Sebastien Sur Loire, Brive la Gaillarde, Saint Denis de Pile), pour la vente de pinces à épiler, coupe-ongles et limes à ongles, marqués ELLE BEAUTE entre le 13/01/2016 et le 28/09/2021.

49. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans les périodes pertinentes.

Comme le relève le titulaire de la marque contestée, certains éléments de preuve sont antérieurs au 03/11/2016 (annexes Usage 10, 13 et 14) et sont donc situés en dehors de la période 1. Ces éléments sont toutefois bien situés dans la période 2.

Par ailleurs, d’autres éléments de preuves sont postérieurs au 22/01/2019 et donc situés en dehors de la période 2. Ils sont toutefois bien situés dans la période 1.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, tous ces documents peuvent être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison entre eux et avec les autres nombreux éléments de preuve datés dans les périodes pertinentes, afin de confirmer l’usage de la marque pendant les deux périodes pertinentes.

En outre, si l’annexe Usage 6 n’est pas datée, elle peut être combinée avec d’autres documents et comporte un certain nombre d’indications permettant de corroborer des indications utiles dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée.

50. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure invoquée contiennent suffisamment d’indications concernant les périodes pertinentes. 16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Usage par le titulaire ou avec son consentement 51. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.

52. En l’espèce, il ressort des pièces apportées par le demandeur que celui-ci a, les 16 mai 2011 et 1er décembre 2014, conclu une licence d’exploitation et un avenant à ce contrat avec la société ETABLISSEMENT DELSOL ayant pour objet la commercialisation notamment en France, en Belgique, au Luxembourg et au Portugal, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2018 de pinces à épiler, de coupe-ongles et de limes à ongles marqués ELLE (Annexes Usage 1 et 2).

Le demandeur a par la suite, les 15 mai 2018 et 19 septembre 2019 signé deux autres avenants avec la société FGD GROUP qui s’est substituée aux droits de la société ETABLISSEMENT DELSOL prolongeant cette licence jusqu’au 31 décembre 2020 (Annexes Usage 3 et 4).

53. Les factures fournies par le demandeur (Annexes Usage 7 à 12 ; Annexes Usage 18 à 30) font apparaître la société FGD GROUP, les pinces à épiler, coupe-ongles et limes à ongles et le signe ELLE, de même que la plaquette de présentation des produits ELLE BEAUTE et l’extrait du site Internet de la société FGD GROUP (Annexes Usage 15 et 16).

54. En outre, les publicités publiées dans les magazines ELLE et ELLE DECORATION portent sur la promotion des produits électriques de manucure et de pédicure marqués ELLE (Annexes Usage 13 et 14) et l’extrait du site internetwww.elleboutique.eu sur les pinces à épiler, limes à ongles et coupe-ongles marqués ELLE BEAUTE (Annexe Usage 17).

55. Si le contrat de licence et les avenants susvisés ne visent pas précisément la marque portant le n° 010170132, ils ont toutefois pour objet la marque ELLE et portent, notamment, sur les produits visés à l’appui de la demande en nullité et pour lesquels cette marque est enregistrée. Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter ces documents.

56. En conséquence, la marque antérieure apparaît avoir été utilisée par son titulaire et avec son consentement pendant les périodes pertinentes.

Lieu de l’usage 57. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne.

58. En l’espèce, les factures fournies (Annexes Usage 7 à 12 et Annexes Usage 18 à 30) toutes datées de 2016 à 2021, sont adressées à des clients situés dans les pays de l’Union Européenne suivants : Espagne, Estonie, France, Portugal, Royaume Uni. Par ailleurs, les publicités fournies (Annexes Usage 13 et 14) ont été publiées en 2014, 2015 et 2016, dans des magazines ELLE, ELLE DECOR en Angleterre, Pays-Bas, Italie, Espagne, Allemagne pour promouvoir des produits électriques de manucure et de pédicure marqués ELLE. De même, la plaquette de présentation des produits ELLE BEAUTE (Annexe Usage 15) proposés par la société FDG GROUP, datée du 06/02/2017, comme indiqué en bas de chaque page du document, vise notamment des pinces à épiler, limes à ongles et coupe-ongles, sous licence du demandeur et proposés à la vente dans les pays mentionnés dans le contrat de licence reproduit dans les Annexes Usage 1 à 4, à savoir la France, la Belgique, le Luxembourg et le Portugal.

17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

59. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France et dans l’Union Européenne pendant les périodes pertinentes.

Nature et Importance de l’usage 60. Principes d’appréciation

Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Nature de l’usage

61. La marque invoquée telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal ELLE.

62. En l’espèce, les pièces produites font état d’un usage de la marque antérieure sous la forme susvisée ainsi que sous la forme ELLE BEAUTE.

63. A cet égard, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

64. Ainsi, il y a lieu de constater que l’usage de la marque antérieure, avec l’adjonction du terme BEAUTE, descriptif au regard des produits en cause, n’est pas de nature à altérer son caractère distinctif en ce qu’elle reprend l’élément verbal ELLE distinctif et dominant.

65. En outre, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, il ressort de l’ensemble des pièces fournies par le demandeur, que l’usage revendiqué s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, sur le territoire français et de l’Union européenne, pendant les périodes pertinentes, en lien avec des pinces à épiler, coupe ongles et limes à ongles.

66. Ainsi, les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée.

18 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Importance de l’usage

67. Principes d’appréciation sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

68. En l’espèce, il ressort des pièces produites et des arguments du demandeur que la marque antérieure est exploitée dans plusieurs états membres de l’Union Européenne. En outre, les factures produites justifient d’une exploitation constante et portent sur des montants non négligeables, à savoir 35 882 limes à ongles, 37 731 pinces à épiler et 39 616 coupe-ongles entre le 22/01/2014 et le 03/11/2021, de sorte qu’elles justifient d’un usage constant, étendu et d’une certaine intensité au cours des deux périodes de référence.

69. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours des deux périodes pertinentes pour désigner des produits en cause. Usage pour les produits enregistrés et invoqués

70. L’article L. 716-2-3° du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’ :

« Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non- usage établis ».

71. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.

72. En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée et est invoquée pour les produits suivants visés à l’enregistrement :

« limes à ongles (électriques ou non électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), pinces à épiler »

73. Il ressort clairement des arguments et des pièces du demandeur que le signe ELLE est utilisé pour des limes à ongles, coupe-ongles et pinces à épiler.

Ainsi, l’usage pour ces produits permettant de retenir un usage sérieux pour désigner les produits suivants : « limes à ongles (électriques ou non électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), pinces à épiler » de la marque antérieure invoquée, cette dernière sera réputée enregistrée pour ces produits.

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74. Aussi, les documents fournis par le demandeur permettant d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant les périodes pertinentes en France et dans l’Union européenne, en relation avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée.

Par conséquent, la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L. 716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle et la marque antérieure réputée enregistrée pour les produits suivants : « limes à ongles (électriques ou non électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), pinces à épiler ».

4. Sur l’usage sérieux de la marque antérieure de l’Union Européenne ELLE n°  003475365 75. Il convient de prendre en considération l’article L.716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle visé au point 30. 76. Il en va de même de l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 visé au point 43. 77. Il est renvoyé au point 44, s’agissant des principes d’appréciation de l’usage sérieux.

78. En l’espèce, la demande en nullité a été formée le 3 novembre 2021.

79. La marque antérieure invoquée de l’Union Européenne ELLE n° 003475365 a été enregistrée le 11 octobre 2005 soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité.

80. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de cette marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 3 novembre 2016 au 3 novembre 2021 inclus et ce particulièrement en ce qu’elle vise les services des classes 35 et 41 invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir :

« Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ».

81. Dans ses secondes observations, le demandeur fait valoir que les pièces fournies pour prouver la renommée de la marque antérieure n° 003475365 en classes 35 et 41 « sont bien suffisantes pour en prouver l’usage ».

En conséquence il convient de se référer aux documents produits pour établir la renommée de la marque, à savoir :

• Annexe 7 : page de couverture du magazine ELLE datée du 21 novembre 1945 ; • Annexes 8 à 12 : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante « 382 000 abonnés » ; Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ; Extrait du compte Pinterest ELLE France indiquant « + de 10 M visiteurs mensuels » ;

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• Annexe 13 : capture écran ACPM.fr relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état de d’un nombre de « diffusion France payée » pour 2019 de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ainsi que l’historique de diffusion de 2015 au premier trimestre 2020 ;

• Annexes n° 14 à 17 : Documents intitulés Média Packs France 2016, 2017, 2018 et 2019 du magazine ELLE relatif aux chiffres des années 2015 à 2018– comportant notamment l’indication du nombre de lecteurs de l’édition imprimée du magazine à l’année, nombre de visiteurs de la version digitale, du nombre total de lecteurs en version digitale et imprimée ainsi qu’un tableau comparant le nombre de lecteurs du magazine ELLE avec celui des magazines M^me Figaro, Vogue, Marie Claire, Cosmo, Glamour, BIBA et Grazia et dont il ressort que le magazine ELLE se place en seconde position (assorti de l’indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent – Sources ACPM) ;

• Annexes 18 à 23 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 ;

• Annexe 24 – document intitulé « les magazines de l’année 2013 » comportant l’indication « ELLE élue « meilleure marque magazine de l’année » ;

• Annexe 25 – extrait de l’ouvrage « Droit de la Propriété Industrielle » de Joanna Schmidt-Szalewski citant ELLE comme marque « largement connue du grand public » ;

• Annexe n°35 – extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;

• Annexe n°36 – extrait d’un site www.ellearoundtheworld.com comportant l’indication de la date de parution de différents magazines notamment dans l’UE ;

• Annexes n°37 à 39 – Résultats d’exploitation cumulés par pays et DOM de 2015 à 2019 concernant notamment les pays suivants : Allemagne, Autriche, Grèce, Luxembourg, Pays Bas, Pologne, Portugal et Suède et établi par la société Presstalis SAS ;

• Annexes n°40 à 45 et 47– documents intitulés « Média Packs » 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 du magazine ELLE portant sur les années 2015 à 2020 et comportant notamment l’indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois et du nombre de lecteurs par mois dans les différents pays européens (Danemark, Pays-Bas, Espagne, République Tchèque, Grèce, Pologne, Royaume-Uni, Croatie, Suède, Allemagne, Belgique, Portugal, Slovénie, Hongrie, Finlande, Bulgarie, Roumanie, Italie – (assorti de l’indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent) ;

• Annexe n°46 – Extrait du magazine L’Expansion de Juillet/Août 2007 – Article intitulé « les 5 secrets des grandes marques » dans lequel il est écrit « […] la voie est aussi suivie par des marques françaises auxquelles on pense moins, comme celle du magazine ELLE (valeur : 255 millions d’euros) » ;

• Annexes n°54 à 63 : Publicités, articles et shootings photos publicitaires du magazine ELLE (entre le 06/12/2019 et le 07/05/2021)

• Annexe n°64 : comportant 355 pages, attestant de la participation, l’organisation et la tenue d’événements (Festival International du Photojournalisme « Visa pour l’image », débat consacré aux femmes dans la société numérique, forums intitulés « Les Etats 21 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

généraux de la Femme, avec des personnalités de premier rang », « ELLE Active » et « ELLE Campus », journées « Elle Zen » ayant à chaque fois donné lieu à une large couverture médiatique (en particulier p. 248 et suivantes 3 novembre 2017 ; et pages 350 à 355)

• Annexe n°67 Extrait site « elle.fr » du 23/07/2021 faisant référence au statut de presse IPG (information politique et générale) du magazine ELLE

• Annexe n°68 Article Challenge « Elle soigne sa ligne » publié le 26/08/2021 qui indique « elle.fr affiche 10 millions de visiteurs uniques (…) et 10 000 abonnés 100% numériques », « l’hebdomadaire mise sur son nouveau statut de news magazine et le numérique pour asseoir son leadership auprès du lecteur et de l’annonceur » et deuxième métier du groupe Lagardère auquel appartient la marque ELLE « la régie publicitaire, essentiellement pour ces titres »

• Annexe n°69 : Articles de journaux relatifs à l’usage de la marque ELLE en relation avec les domaines du soin et du bien-être

• Annexe n°73 Création d’une chaine télévisée intitulée ELLE Girl TV entre 2016 et 2019 Extrait de la page Wikipédia de la chaîne télévisée ELLE Girl TV

• Annexe n°74 : Documents relatifs aux partenariats conclus avec des sociétés relevant des domaines des cosmétiques, vêtements, voitures, linge de maison, accessoires de beauté, vélos et des produits cosmétiques électriques, participation à des évènements :Folio et concours de photos et de livres, partenariat dans le cinéma (p. 113 à 116, 122, 130, 153 à 155) et organisation forum Elle Zen (p. 151)

82. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente.

Comme le relève le titulaire de la marque contestée, certains éléments de preuve sont antérieurs au 03/11/2016, en particulier dans l’Annexe 64. Toutefois force est de constater que d’autres sont plus récents et sont compris dans la période pertinente.

Ainsi, tous ces documents peuvent être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison entre eux et avec les autres nombreux éléments de preuve datés dans la période pertinente, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.

Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure invoquée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

83. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des documents produits que la marque de l’Union Européenne antérieure fait l’objet d’une large exploitation en France mais également dans de très nombreux autres pays (Danemark, Pays-Bas, Espagne, République Tchèque, Grèce, Pologne, Royaume-Uni, Croatie, Suède, Allemagne, Belgique, Portugal, Slovénie, Hongrie, Finlande, Bulgarie, Roumanie, Italie).

En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France et dans l’Union Européenne pendant la période pertinente.

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84. Il est renvoyé aux points 60 et 67 s’agissant des principes d’appréciation de la nature et de l’importance de l’usage.

En l’espèce, les pièces produites font état d’un usage de la marque antérieure sous la forme susvisée sous laquelle elle est enregistrée ainsi que sous la forme verbale ELLE, la modification de la calligraphie n’altérant pas le caractère distinctif de la marque enregistrée, ce qui n’est pas contesté.

En outre, il ressort des pièces produites et des arguments du demandeur, en particulier les Annexes 13, 40 à 47, que la marque antérieure est exploitée massivement en France et dans plusieurs autres états membres de l’Union Européenne, de façon régulière depuis de nombreuses années de sorte qu’elles justifient d’un usage constant, régulier, étendu et d’une certaine intensité au cours de la période de référence.

Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente pour désigner des produits et services en cause. Usage pour les produits et services enregistrés et invoqués

85. Il convient de se référer à l’article L. 716-2-3° du code de la propriété intellectuelle susvisé au point 70.

86. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.

87. En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée et est invoquée pour les produits et services suivants visés à l’enregistrement :

« Périodiques ; Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ».

88. Il ressort clairement des arguments et des pièces du demandeur que le signe ELLE est utilisé pour un magazine dans le domaine de la mode et de la beauté, ainsi que pour des prestations publicitaires rendues dans le cadre de ce magazine (Annexes 54 à 63 et Annexe 68) et pour divers évènements organisés ou auxquels la marque a été associée (Annexes 64 et 74).

Ainsi, l’usage pour ces produits et services permettant de retenir un usage sérieux pour désigner les produits et services suivants : « Périodiques ; Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) ; organisation de conférences, 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

forums, congrès et colloques » de la marque antérieure invoquée, cette dernière sera réputée enregistrée pour ces produits et services.

89. Aussi, les documents fournis par le demandeur permettant d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente en France et dans l’Union européenne, en relation avec les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée, en sorte que la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L. 716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle et la marque antérieure réputée enregistrée pour les produits et services visés au point 88.

D- SUR LE FOND 90. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée Ellebébé n° 19/4517948 est fondée sur :

• L’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure ELLE n° 13/4029165 et avec la marque de l’Union européenne antérieure n° 010170132 • L’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure ELLE n° 003475365 et l’existence d’un risque de confusion avec cette marque • L’atteinte à la renommée de la marque française antérieure ELLE DECORATION n° 1454223

1. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure française ELLE n° 13/4029165 91. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

92. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

a. Sur les produits et services

93. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

94. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur la marque française ELLE n°13/4029165 est formée à l’encontre d’une partie seulement des produits de la marque contestée à savoir : « Savons; Détachants; Préparations pour polir; Huiles essentielles; Cosmétiques; Parfums d’ambiance; Cosmétiques pour animaux; Bois odorants; Dentifrices ; Essuie-mains en papier désinfectants; Désinfectants; Substances diététiques à usage médical ; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Ouvre-huîtres ; Serviettes de table en papier; Papier hygiénique;Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle; Appareils pour le démaquillage; Ustensiles de cuisine; Pinceaux de maquillage; Porcelaines; Services à liqueurs; Services à thé; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques ; Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; 24 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Couvre-lits; Draps; Serviettes de toilette en matières textiles; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Tentures murales en matières textiles; Tissus ».

95. La marque antérieure ELLE n° 13/4029165 invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et produits de beauté, à savoir, crèmes et lotions bronzantes, crayons à usage cosmétique et crayons pour les sourcils, produits démaquillants, dentifrices, laits épilatoires à visée hygiénique, masques de soins et masques de beauté, produits de soin pour les ongles, faux ongles, préparations cosmétiques pour l’amincissement sous la forme d’huiles, lotions, crèmes et gels, huiles à usage cosmétique, déodorants à usage personnel, bâtonnets de coton et disques de coton à usage cosmétique, trousses de cosmétiques, à savoir, petits sacs, boîtes ou boîtiers contenant rouges à lèvres, fards à joues, mascaras, crayons à usage cosmétique et ombres à paupières, préparations cosmétiques pour le bain, fards à paupières, motifs décoratifs à usage cosmétique ; Brosses à ongles, lingettes cosmétiques non en tissu, houppes à poudrer, applicateurs à rouleaux en plastique ou en mousse de maquillage sur la peau et les cils, bouteilles vides, supports pour bouteilles, décapsuleurs, pichets, brosses pour nettoyer les récipients, brosses à dents, brosses à dents électriques, services de café en métal non précieux, cafetières non électriques, pots de maquillage vendus vides, coupes à fruits, bassins [récipients], casseroles, beurriers, bols, tire-bouchons, éponges à usage domestique, éponges de toilette, thermos en métal non précieux, huiliers en métaux non précieux, ramasse- miettes, nécessaires de toilette, peignes à dents en plastique ou en caoutchouc, paniers de pique- nique garnis à savoir nécessaires pour pique-nique [vaisselle], moulins à poivre à commande manuelle, poivrières en métal non précieux, poudriers en métal non précieux vendus vides, gobelets, plateaux à usage domestique, soucoupes en métaux non précieux, carafes, plats en métal non précieux, présentoirs à carafes, cocottes, coquetiers en métal non précieux, cruches, pots en métal non précieux, poses couteaux, tasses ; Nappes en tissu, serviettes de table en tissu, draps, couvertures et taies d’oreillers ».

96. Les « Savons; Détachants; Préparations pour polir; Huiles essentielles; Cosmétiques; Dentifrices ; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Ouvre-huîtres ; Serviettes de table en papier; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle; Appareils pour le démaquillage; Ustensiles de cuisine; Pinceaux de maquillage; Porcelaines; Services à liqueurs; Services à thé; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques ; Draps » de la marque contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.

97. Les « Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Couvre-lits ; Serviettes de toilette en matières textiles; Tentures murales en matières textiles » de la marque contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Nappes en tissu, serviettes de table en tissu, draps, couvertures et taies d’oreillers » de la marque antérieure invoquée, en ce qu’ils désignent tous des articles en tissu pour l’aménagement de la maison. Ils apparaissent donc similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée.

98. Les « Parfums d’ambiance » de la marque contestée et les « Produits cosmétiques et produits de beauté, à savoir, crèmes et lotions bronzantes, crayons à usage cosmétique et crayons pour les sourcils, produits démaquillants, dentifrices, laits épilatoires à visée hygiénique, masques de soins et masques de beauté, produits de soin pour les ongles, faux ongles, préparations cosmétiques pour l’amincissement sous la forme d’huiles, lotions, crèmes et gels, huiles à usage cosmétique, déodorants à usage personnel, bâtonnets de coton et disques de coton à usage cosmétique, trousses de cosmétiques, à savoir, petits sacs, boîtes ou boîtiers contenant rouges à lèvres, fards à joues, mascaras, crayons à usage cosmétique et ombres à paupières, préparations cosmétiques pour le bain, fards à paupières, motifs décoratifs à usage cosmétique » de la marque antérieure invoquée, présentent des nature, fonction et destination distinctes, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée.

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Toutefois, ainsi que le démontre le demandeur, ils sont susceptibles d’être fabriqués par les mêmes entreprises et distribués dans les mêmes enseignes proposant à la fois des produits cosmétiques et de beauté et des parfums d’intérieur. En conséquence, ces produits apparaissent faiblement similaires, de sorte que le public est susceptible de leur attribuer une même origine.

99. Le « Papier hygiénique » de la marque contestée et les « Produits cosmétiques, à savoir, laits épilatoires à visée hygiénique ; bâtonnets de coton et disques de coton à usage cosmétique » de la marque antérieure invoquée sont susceptibles d’avoir une même fonction hygiénique et ainsi de se retrouver dans des rayons voisins des supermarchés.

En conséquence, ces produits apparaissent faiblement similaires, de sorte que le public est susceptible de leur attribuer une même origine.

100. Les « Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Tissus » de la marque contestée désignent des produits intermédiaires issus de l’industrie textile et susceptibles d’être utilisés pour la fabrication des « Nappes en tissu, serviettes de table en tissu, draps, couvertures et taies d’oreillers » de la marque antérieure invoquée. A ce titre, ils sont susceptibles de présenter une nature commune et d’être unis par un lien étroit et obligatoire.

En conséquence, ces produits apparaissent faiblement similaires, de sorte que le public est susceptible de leur attribuer une même origine. 101. En revanche, les « Cosmétiques pour animaux » de la marque contestée et les « Produits cosmétiques et produits de beauté, à savoir, crèmes et lotions bronzantes, crayons à usage cosmétique et crayons pour les sourcils, produits démaquillants, dentifrices, laits épilatoires à visée hygiénique, masques de soins et masques de beauté, produits de soin pour les ongles, faux ongles, préparations cosmétiques pour l’amincissement sous la forme d’huiles, lotions, crèmes et gels, huiles à usage cosmétique, déodorants à usage personnel, bâtonnets de coton et disques de coton à usage cosmétique, trousses de cosmétiques, à savoir, petits sacs, boîtes ou boîtiers contenant rouges à lèvres, fards à joues, mascaras, crayons à usage cosmétique et ombres à paupières, préparations cosmétiques pour le bain, fards à paupières, motifs décoratifs à usage cosmétique » de la marque antérieure invoquée, présentent des fonction et destination distinctes, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée. A cet égard, même si ces produits ont la même nature de produits cosmétiques, les premiers sont exclusivement destinés aux animaux et, à ce titre, ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas vendus dans les mêmes endroits que les seconds qui s’adressent aux humains.

En conséquence, ces produits apparaissent non similaires, de sorte que le public n’est pas susceptible de leur attribuer une même origine.

102. Les « Bois odorants » de la marque contestée et les « Produits cosmétiques et produits de beauté, à savoir, crèmes et lotions bronzantes, crayons à usage cosmétique et crayons pour les sourcils, produits démaquillants, dentifrices, laits épilatoires à visée hygiénique, masques de soins et masques de beauté, produits de soin pour les ongles, faux ongles, préparations cosmétiques pour l’amincissement sous la forme d’huiles, lotions, crèmes et gels, huiles à usage cosmétique, déodorants à usage personnel, bâtonnets de coton et disques de coton à usage cosmétique, trousses de cosmétiques, à savoir, petits sacs, boîtes ou boîtiers contenant rouges à lèvres, fards à joues, mascaras, crayons à usage cosmétique et ombres à paupières, préparations cosmétiques pour le bain, fards à paupières, motifs décoratifs à usage cosmétique » de la marque antérieure invoquée, présentent des nature, fonction et destination distinctes, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée.

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En outre, le demandeur n’établit pas en quoi les « bois odorants » de la marque contestée seraient susceptibles d’être fabriqués par les mêmes entreprises et distribués dans les mêmes enseignes que les produits cosmétiques et de beauté.

En conséquence, ces produits apparaissent non similaires, de sorte que le public n’est pas susceptible de leur attribuer une même origine.

103. Les « Essuie-mains en papier désinfectants; Désinfectants; Substances diététiques à usage médical » de la marque contestée « Produits cosmétiques, à savoir, produits démaquillants, dentifrices, laits épilatoires à visée hygiénique, préparations cosmétiques pour le bain » de la marque antérieure invoquée présentent des nature, fonction et destination distinctes, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, les premiers étant utilisés dans le cadre de soins médicaux ou à usage ménager, contrairement aux seconds qui sont à usage corporel dans un but cosmétique et hygiénique.

En conséquence, ces produits apparaissent non similaires, de sorte que le public n’est pas susceptible de leur attribuer une même origine.

104. En conséquence les « Savons; Détachants; Préparations pour polir; Huiles essentielles; Cosmétiques; Dentifrices ; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Ouvre-huîtres ; Serviettes de table en papier; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle; Appareils pour le démaquillage; Ustensiles de cuisine; Pinceaux de maquillage; Porcelaines; Services à liqueurs; Services à thé; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques ; Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Couvre-lits; Draps; Serviettes de toilette en matières textiles ; Tentures murales en matières textiles » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

En outre, les « Parfums d’ambiance; Papier hygiénique; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu] Tissus » apparaissent faiblement similaires à ces derniers.

105. En revanche, les « Cosmétiques pour animaux ; Bois odorants ; Essuie-mains en papier désinfectants ; Désinfectants ; Substances diététiques à usage médical » de la marque contestée n’apparaissent pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. b. Sur les signes

106. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

107. La marque antérieure porte sur le signe verbal ELLE.

108. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

109. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

27 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

 L’impression d’ensemble produite par les signes

110. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ces derniers sont composés d’un élément verbal.

111. Ces signes ont en commun la séquence ELLE-, placée en position d’attaque au sein de la marque contestée, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.

112. Si les signes diffèrent par la présence au sein de la marque contestée de la séquence bébé, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences (Points 114 à 117).

113. Les signes en cause présentent ainsi des ressemblances d’ensemble moyennes.

 Les éléments distinctifs et dominants des signes

114. Au sein des signes en présence, il n’est pas contesté que l’élément ELLE apparaît distinctif au regard des produits en cause.

115. Cette séquence ELLE, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté au sein duquel elle est placée en attaque, et immédiatement suivie de la séquence « –bébé ».

Si ces séquences sont accolées dans une même dénomination et dans les mêmes caractères, elles restent parfaitement individualisables car elles désignent chacune une dénomination précise, ayant chacune une signification distincte de sorte qu’elles restent nettement perceptibles (ELLE, évoquant le pronom personnel féminin de la 3ème personne du singulier et BEBE, faisant référence à un très jeune enfant).

En outre, la séquence « -bébé » ainsi identifiée est susceptible de désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir d’être destinés aux bébés et donc de s’adresser aux jeunes parents, de sorte qu’elle apparaît faiblement distinctive au regard de ces produits, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée.

La séquence « -bébé » n’est ainsi pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur concerné.

116. En conséquence, la séquence ELLE, placée en attaque, conserve un caractère distinctif et essentiel au sein de la marque contestée.

117. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

c. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce

o Le public pertinent

118. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

28 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

119. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et qu’un certain nombre d’entre eux sont également susceptibles de s’adresser à un public dont le degré d’attention est plus élevé.

o Le caractère distinctif de la marque antérieure

120. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

121. En l’espèce, le demandeur fait valoir la renommée de la marque ELLE pour désigner un magazine dans le domaine de la mode, ainsi que des services de publicité et d’organisation de conférence, forums, congrès et colloques et fournit des pièces à l’appui de son argumentation.

122. Toutefois, les produits et services invoqués dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre la marque contestée et la marque française antérieure ELLE n° 13/4029165, tels que listés au point 95, ne relèvent pas de ces domaines.

123. Par ailleurs, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituée du pronom personnel ELLE n’étant pas discuté, il doit être considéré comme normal.

d. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

124. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

125. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits cités aux points 96 et 97 et de la faible similarité de ceux visés aux points 98, 99 et 100, mais compensée par les similitudes moyennes entre les signes, renforcées par la prise en en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conjugué au caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, la marque contestée pouvant apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure ELLE destinées aux jeunes mamans.

Le fait que certains des produits et services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.

126. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence au regard des produits de la marque contestée visés au point 105, l’existence d’un risque de confusion présupposant un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce.

127. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque française ELLE n° 13/4029165, la marque contestée doit être déclarée nulle uniquement en ce qu’elle vise les « Savons; Détachants; Préparations pour polir; Huiles essentielles; Cosmétiques; Parfums d’ambiance; Dentifrices ; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Ouvre-huîtres ; Serviettes de table en papier; Papier hygiénique; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle; Appareils pour le démaquillage; Ustensiles de cuisine; Pinceaux de maquillage; Porcelaines; Services à liqueurs; Services à thé; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques ; Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Couvre-lits; Draps; 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Serviettes de toilette en matières textiles ; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu] ; Tentures murales en matières textiles; Tissus ».

2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure ELLE n° 010170132

128. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

129. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

a. Sur les produits et services 130. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

131. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur la marque de l’Union Européenne ELLE n° 010170132 est formée à l’encontre d’une partie seulement des produits de la marque contestée à savoir : « Produits pour aiguiser; Tondeuses pour la coupe de la barbe; Outils à main actionnés manuellement ; Coupe-ongles électriques ou non électriques ».

132. La marque antérieure ELLE n° 010170132 invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les produits suivants : « limes à ongles (électriques ou non électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), pinces à épiler) » (supra point 74).

133. Les « Tondeuses pour la coupe de la barbe; Outils à main actionnés manuellement ; Coupe-ongles électriques ou non électriques » de la marque contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.

134. En revanche, les « Produits pour aiguiser » de la marque contestée ne se trouvent pas unis par un lien étroit avec les « coupe-ongles (électriques ou non électriques) » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas susceptibles d’être aiguisés à partir des premiers.

Ces produits ne sont donc pas similaires.

b. Sur les signes

135. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

136. La marque antérieure porte sur le signe verbal ELLE.

30 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

137. Pour les raisons développées précédemment aux points 106 à 117 et auxquelles il convient de se référer (le signe de la présente marque antérieure étant identique au signe de la précédente marque antérieure), le signe contesté doit être considéré comme présentant des ressemblances d’ensemble moyennes avec le signe antérieur lesquelles sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

c. Autres facteurs pertinents

o Le public pertinent

138. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

139. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et qu’un certain nombre d’entre eux sont également susceptibles de s’adresser à un public dont le degré d’attention est plus élevé.

o Le caractère distinctif de la marque antérieure

140. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

141. En l’espèce, le demandeur fait valoir la renommée de la marque ELLE pour désigner un magazine dans le domaine de la mode, ainsi que des services de publicité et d’organisation de conférence, forums, congrès et colloques et fournit des pièces à l’appui de son argumentation.

142. Toutefois, les produits invoqués dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union Européenne antérieure ELLE n° 010170132, tels que listés au point 132 ne relèvent pas de ces domaines.

143. Par ailleurs, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituée du pronom personnel ELLE n’étant pas discuté, il doit être considéré comme normal.

d. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

144. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

145. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits cités au point 133 conjuguée aux similitudes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et au caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, la marque contestée pouvant apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure ELLE destinées aux jeunes mamans.

Le fait que certains des produits en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.

31 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

146. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence au regard des produits de la marque contestée visés au point 134, l’existence d’un risque de confusion présupposant un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce.

147. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne antérieure ELLE n° 010170132, la marque contestée doit être déclarée nulle en ce qu’elle vise les « Tondeuses pour la coupe de la barbe; Outils à main actionnés manuellement ; Coupe-ongles électriques ou non électriques ».

3. Sur le fondement de la marque antérieure de l’Union Européenne ELLE n° 003475365

3.1. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne ELLE n° 003475365

148. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d’une marque de l’Union européenne dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.

a. Sur la renommée de la marque antérieure

149. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

150. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22 janvier 2019. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l’Union Européenne antérieure ELLE n° 003 475 365 a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, pour les produits et services pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir :

Classe 16 : « périodiques ».

Classe 35 : Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie),

Classe 41 : « organisation de conférences, forums, congrès et colloques ».

32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

151. Le demandeur fait valoir la durée de l’usage de sa marque antérieure, relevant qu’elle « fait l’objet d’un usage continu depuis le 21 Novembre 1945 en France ». Il précise également que le magazine ELLE «est désormais proposé dans tous les pays membres de l’Union Européenne et [que] la majorité des Etats membres dispose de sa propre édition du magazine» (Royaume-Uni – également distribuée en Irlande – depuis 1985 ; Espagne depuis 1986 ; Italie depuis 1987 ; Portugal, Grèce, Suède et Allemagne depuis 1988 ; Pays Bas depuis 1989 ; Pologne et République Tchèque depuis 1994 ; Roumanie depuis 1997 ; Hongrie depuis 2001 ; Croatie depuis 2002 ; Belgique depuis 2003 ; Slovénie et Bulgarie depuis 2005 ; Danemark et Finlande depuis 2008).

Il souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE est importé dans les pays de l’Union Européenne qui ne disposent pas de leur propre édition (à savoir « l’Autriche, Chypre, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte et la Slovaquie »).

Enfin, Il fait également valoir l’intensité de l’usage de la marque antérieure. Il s’appuie, à cet égard, sur les chiffres de vente, par semaine, du magazine ELLE en France, (de 2015 à 2019), sur la moyenne du nombre de copies vendues, par mois, dans les autres états membres de l’Union Européenne sur la même période, sur le nombre moyen de lecteurs par mois des éditions imprimées (de 2015 à 2019), sur le nombre de visiteurs uniques des éditions digitales (pour l’année 2019) ainsi que sur le nombre de lecteurs au total (versions imprimées et digitales) pour les années 2015 à 2017 et sur le nombre de visiteurs uniques et de vues des pages du site internet www.elle.fr. Il s’appuie, en outre, sur le nombre total d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Il soutient que « la valeur de la marque ELLE, dans le Monde, a été estimée à 255 millions d’euros ».

Enfin, il invoque des décisions des juridictions françaises et de l’EUIPO ayant reconnu la renommée de la marque antérieure.

152. A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, le demandeur a notamment fourni les documents qui ont été listés au point 81.

153. Les pièces produites permettent de caractériser la forte renommée de la marque antérieure ELLE n° n°003 475 365, compte tenu des indications qu’elles donnent quant à :

— la durée de son usage en raison de sa longévité particulièrement importante, notamment en France où sa première édition est datée du 21 novembre 1945 (Annexes 7 et 35), mais également dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne comme le Royaume Uni (1985), l’Espagne (1986) la Suède, l’Allemagne, la Grèce et le Portugal (1988) ou encore les Pays bas (1989) (Annexe n°36) ;

— l’étendue géographique de son usage, en raison de la commercialisation d’éditions nationales en France ainsi que dans la plupart des Etats membres de l’Union Européenne, de sa diffusion dans les autres états membres de l’UE (Annexes n°36 à 47) ;

— l’intensité de son usage en raison des volumes de vente, du nombre de lecteurs en France et dans d’autres états de l’Union Européenne et notamment en Allemagne, en Italie, au Royaume Uni – (Annexes n° 13 à 17 et 40 à 47), de son positionnement sur le marché français au regard de magazines ayant le même profil de lecteurs – à savoir M^me Figaro, Vogue, Marie Claire, Cosmo, Glamour, BIBA et Grazia (Annexes n°13 à 17 ou encore du nombre d’abonnés aux pages et aux comptes des principaux réseaux sociaux (Annexes n° 8 à 12).

33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

154. Il ressort de l’ensemble des documents produits que la marque de l’Union Européenne antérieure jouit d’une grande renommée, principalement en France mais également dans d’autres pays de l’Union européenne, pour désigner un périodique dans le domaine de la mode, et donc en relation avec des « périodiques ».

Les pièces produites témoignent également :

— de sa valorisation à 255 millions d’euros telle qu’elle ressort du mensuel L’Expansion de juillet/août 2007 (Annexe n°46) ;

— de sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meilleure marque magazine de l’année 2013 » (Annexe n°24) ou encore de l’ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » qui lui est consacré (Annexe n°35) ;

— de sa reconnaissance comme marque « largement connue du grand public » comme cela ressort de l’ouvrage « Droit de la Propriété Industrielle » de J S-S (Annexe n°25) et de l’article Challenge « Elle soigne sa ligne » publié le 26/08/2021 qui indique « elle.fr affiche 10 millions de visiteurs uniques (…) et 10 000 abonnés 100% numériques », « l’hebdomadaire mise sur son nouveau statut de news magazine et le numérique pour asseoir son leadership auprès du lecteur et de l’annonceur » et deuxième métier du groupe Lagardère auquel appartient la marque ELLE « la régie publicitaire, essentiellement pour ces titres » (Annexe n°68).

— de la part importante qu’occupe la publicité dans les magazines ELLE (entre 42% et 61%) par la mise en avant de nombreux produits de tiers, la publication de publicités et la présence d’articles et de shootings photo mettant en avant des produits ou services de sociétés tierces (Annexes n°54 à 63)

— des nombreux partenariats avec d’autres entreprises dans divers secteurs d’activités, telles que Spa Valmont, produits healthy NA, Spa Marin du Val André, Cellfina, Bodyminute, Nocibé (pour le bien-être, les soins de beauté et pour lutter contre la cellulite), New Balance et Marionnaud (organisation de la course ELLE RUN), Cyrillus et Intersport (vêtements), Nissan, Lancia et Citroën (voitures), Matra (vélos), Delsey et Inès de la Fressange (bagages, maroquinerie), Guérin joaillerie (bijoux), Actes sud (livres), Thalassa et Eucérin (cosmétiques), Beurer (accessoires électriques pour le soin et la beauté) (Annexes 69 et 74) portant sur des produits et services marqués de la marque ELLE et de la marque du partenaire.

— des présentoirs de produits cosmétiques et accessoires « mon dressing beauté ELLE » (Annexe 74)

155. Ainsi, la marque antérieure est également renommée dans l’Union Européenne et en particulier en France pour les «Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) » invoqués.

156. Le demandeur invoque également la renommée de la marque de l’Union européenne ELLE n°003475365 au regard des services suivants : « Organisation de conférences, forums, congrès et colloques ».

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, le demandeur indique avoir « développé et utilisé massivement sa marque ELLE pour désigner des services d’organisation 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de conférence, forums, colloques et salons » et que la marque ELLE « doit être considérée comme disposant d’une renommée pour ces services ».

Il indique en outre avoir utilisé la marque ELLE dès 1970 pour « désigner un forum intitulé Les Etats Generaux de la Femme, avec des personnalités de premier rang », et indique avoir relancé ces évènements en 2010, elle ajoute que « cet évènement a eu un retentissement considérable et a ensuite donné lieu à d’autres évènements, dont à Lille le 27 janvier 2010, à Lyon le 10 février 2010 et à Marseille le 24 février 2010. Ces événements se sont ensuite poursuivis au cours de rencontres, toujours sous la marque ELLE, donnant systématiquement lieu à des articles dans le magazine du même nom ».

Il indique ensuite qu’ « en 2012, les forums ELLE Active ont été lancés avec pour vocation de créer un programme de formation et des journées évènements consacrées au travail des femmes. Le premier forum Elle Active a été organisé le 7 mars 2013 sur le thème de « promouvoir le travail des femmes », et a fait l’objet, dès 2012, d’une publicité très importante ». Elle met ensuite en exergue le succès de ces conférences en affirmant que « compte tenu du succès très important rencontré par ce forum, une deuxième conférence a été organisée dès le 5 avril 2013. A compter de 2013, des forums ELLE Active ont été organisés de manière extrêmement régulière, faisant à chaque fois l’objet d’une intense communication ».

Il ajoute que des « forums ELLE Active ont été organisés à Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Bordeaux avec toujours pour thème le travail des femmes. Lors de chacun de ces colloques, des personnalités de la presse, de la télévision et de la politique de premier plan sont présentes, et une multitude de conférences, ateliers, stands sont proposés ».

Il soutient ensuite, que la marque ELLE, dont la renommée a précédemment été démontrée pour les « périodiques » assure une communication concernant ces forums permettant ainsi à chaque lecteur du magazine (2 073 779 lecteurs pour la version imprimée et 2 277 000 visiteurs sur le site internet www.elle.fr) de prendre connaissance de l’existence et du déroulement de ces colloques.

Il indique poursuivre depuis 2017, son développement considérable dans le développement des conférences, forums, colloques et salons avec notamment des journées ELLE Zen dédiées au bien-être ou encore des forums dédiés aux jeunes diplômés, désignés ELLE Campus.

157. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure et étayer les arguments ci-dessus relevés, la société opposante fournit de nombreux documents en Annexe 64 comportant 355 pages, attestant de l’organisation et de la tenue de tous les événements précités.

A cet égard, si, comme le relève le titulaire de la marque contestée, certains de ces documents sont anciens et sont antérieurs au 3 novembre 2016, force est de constater que d’autres sont plus récents (en particulier ceux visés aux pages 248 et suivants, et 350 à 355). En tout état de cause, les documents plus anciens permettent d’établir et de confirmer une ancienneté dans l’usage de la marque ELLE en relation avec les évènements susvisés.

158. Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, que la marque antérieure ELLE a largement été exploitée pour l’organisation de forums et de réunions publiques à l’attention des femmes et de leur situation dans la société, notamment leur vie professionnelle.

Ainsi la marque antérieure peut être considérée comme renommée en France pour les services d’« Organisation de conférences, forums, congrès et colloques » invoqués.

159. Ainsi, la marque de l’Union Européenne antérieure ELLE n° 003 475 365, doit être considérée comme ayant acquis une grande renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les « périodiques » et une 35 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

renommée pour les «Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) » et les services d’« ‘organisation de conférences, forums, congrès et colloques ».

b. Sur la comparaison des signes en cause

160. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

161. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :

162. Le signe de la présente marque antérieure comporte le seul terme ELLE, présenté dans une calligraphie particulière qui n’en altère ni la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible, de sorte que ce terme sera le seul élément à retenir l’attention du consommateur.

163. Pour les raisons développées précédemment aux points 106 à 117 et auxquelles il convient de se référer (le signe de la présente marque antérieure étant très proche du signe de la précédente marque antérieure), le signe contesté doit être considéré comme présentant des ressemblances d’ensemble moyennes avec le signe antérieur lesquelles sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

164. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.

165. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

166. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne antérieure ELLE n° 003 475 365 porte sur l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :

36 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

« Classe 3 : Savons; Détachants; Préparations pour polir; Produits pour aiguiser; Huiles essentielles; Cosmétiques; Parfums d’ambiance; Cosmétiques pour animaux; Bois odorants; Dentifrices ;

Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; Reconstituants [médicaments]; Essuie-mains en papier désinfectants; Désinfectants; Substances diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Lait en poudre pour bébés; Dépuratifs; Couches-culottes pour bébés; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Couches pour bébés ;

Classe 8 : Instruments à main pour abraser; Instruments agricoles à main actionnés manuellement; Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement; Tondeuses pour la coupe de la barbe; Outils à main actionnés manuellement; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Fouloirs [outils]; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Ouvre-huîtres ;

Classe 16 : Instruments d’écriture; Articles de papeterie; Objets d’art lithographiés; Revues [périodiques]; Publications imprimées; Produits de l’imprimerie; Carton; Serviettes de table en papier; Papier hygiénique; Papier ;

Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; Sacs à dos; Portefeuilles; Trousses de voyage [maroquinerie]; Garnitures de cuir pour meubles; Parapluies; Cannes; Harnachements; Cordons en cuir; Malles ;

Classe 21 : Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle; Appareils pour le démaquillage; Ustensiles de cuisine; Pinceaux de maquillage; Porcelaines; Services à liqueurs; Services à thé; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques ;

Classe 24 : Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Couvre-lits; Draps; Serviettes de toilette en matières textiles; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Tentures murales en matières textiles; Tissus ;

Classe 35 : Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité; Conseils en organisation et direction des affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations commerciales par le biais de sites web; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import-export; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ;

Classe 41 : Mise à disposition d’installations de loisirs; Services de parcs d’attractions; Services de modèles pour artistes; Mise à disposition d’installations sportives; Services de divertissement; Production d’émissions de radio et de télévision; Services de photographie; Publication de textes autres que textes publicitaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Enseignement ».

167. En outre, il ressort du point 163 que les signes en cause présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

168. Comme il l’a été précédemment établi (point 159), la marque antérieure bénéficie d’une grande renommée pour les « périodiques » et d’une renommée pour les «Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les 37 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) » et les services d’« ‘organisation de conférences, forums, congrès et colloques ».

169. Le demandeur met en avant la diversification de son activité en particulier dans les domaines suivants :

— Cosmétiques ; soin, bien-être et beauté ; nutrition notamment des enfants ; diététique ; spa ; chirurgie esthétique ; (Annexes 74 et 69)

— Articles de maroquinerie et accessoires de mode ; accessoires de coiffures, de maquillage, de manucure, de pédicure, de rasage ; linge de maison ; (Annexe 74)

— Organisation d’événements : cours de yoga ; forum « Elle Zen » dont les thèmes principaux sont le bien-être, la nutrition, le sport et la beauté; application « elle zen » ; forum « Elle Active Santé », concours de photos ELLE FOLIO, grand prix des lectrices ELLE, grand prix du cinéma ELLE (Annexes 69 et 74).

— Divertissement : création d’une chaine de TV (Annexe 73).

170. En outre, le demandeur fait valoir qu’il a conclu des partenariats avec d’autres entreprises dans divers secteurs d’activités, telles que Spa Valmont, produits healthy NA, Spa Marin du Val André, Cellfina, Bodyminute, Nocibé, Thalassa et Eucérin (pour le bien-être, les soins de beauté et pour lutter contre la cellulite et pour les produits cosmétiques), Cyrillus et Intersport (pour les vêtements), Nissan, Lancia et Citroën (pour les voitures), Matra (pour les vélos), Delsey, Inès de la Fressange (pour les bagages et la maroquinerie), Guérin joaillerie (pour les bijoux), Actes sud (pour les livres), Marionnaud et New Balance (pour l’organisation de la course « ELLE RUN »), Beurer (pour les accessoires électriques pour le soin et la beauté) (Annexes 69 et 74).

171. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait de leur grande proximité, en relation avec les produits et services qui sont proches du domaine d’activité pour lequel la renommée de la marque antérieure est établie mais également qui peuvent être associés à cette marque compte tenu de la diversification de l’activité du demandeur et des partenariats que ce dernier a conclu avec d’autres entreprises dans divers secteurs d’activités, en relation avec les produits et services suivants de la marque contestée :

— « Savons; Huiles essentielles; Cosmétiques; Parfums d’ambiance; Bois odorants; Dentifrices ; Aliments pour bébés; Lait en poudre pour bébés; Dépuratifs; Couches-culottes pour bébés; Couches pour bébés ; Tondeuses pour la coupe de la barbe; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Appareils pour le démaquillage; Pinceaux de maquillage; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques » ces produits relevant des domaines de la beauté et du soin, de l’hygiène et de la nutrition notamment des bébés, du bien-être qui sont l’objet des magazines pour lesquels la marque antérieure est largement renommée, qui, pour certains, sont directement exploités sous cette marque et, pour d’autres, font l’objet de nombreux partenariats s avec cette marque ;

— Les « Instruments d’écriture; Articles de papeterie; Objets d’art lithographiés; Revues [périodiques]; Publications imprimées; Produits de l’imprimerie ; Publication de textes autres que textes publicitaires », ces produits et services étant identiques ou très proches des périodiques pour lesquels la marque antérieure est particulièrement renommée ;

— Les « Serviettes de table en papier ; Cuir brut ou mi-ouvré; Sacs à dos; Portefeuilles; Trousses de voyage [maroquinerie]; Garnitures de cuir pour meubles; Parapluies; Cordons en cuir; Malles ; Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Couvre-lits; Draps; Serviettes de toilette en matières textiles; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Tentures murales en matières 38 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

textiles; Tissus », ces produits relevant des domaines de la mode, de la maroquinerie et du linge de maison, qui sont des thèmes régulièrement abordés dans le magazine ELLE et dont les articles qui y sont consacrés ont à l’évidence participé à la renommée de cette marque ;

— Les services de « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité; Conseils en organisation et direction des affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations commerciales par le biais de sites web; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] » ces services étant identiques ou très proches des «Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) » et d’« ‘organisation de conférences, forums, congrès et colloques » pour lesquels la marque antérieure est renommée et a fait l’objet d’un usage intensif ;

— Les « Services de divertissement; Production d’émissions de radio et de télévision; Services de photographie; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Enseignement » ces services présentant de grandes similitudes avec les services d’« ‘organisation de conférences, forums, congrès et colloques » pour lesquels la marque antérieure est renommée et a fait l’objet d’un usage intensif ; en outre, ces services relèvent du domaine du divertissement dans lequel la marque a de nombreux partenariats.

172. Par conséquent, compte tenu de la proximité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits et services précités au point 171 qui relèvent des domaines de la beauté et du soin, du bien-être, de la mode, de la nutrition notamment des enfants, du monde du travail, du divertissements, de la publicité, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.

173. En revanche, il en va différemment pour les produits et services suivants de la marque contestée, qui diffèrent grandement des produits et services pour lesquels la marque ELLE est renommée (point 159), qui appartiennent à différents secteurs économiques et ciblent des consommateurs spécifiques aux besoins différents et pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi :

— Les « Détachants; Préparations pour polir; Produits pour aiguiser; Cosmétiques pour animaux », ces produits ne relevant pas du domaine de la beauté et du soin pour humains, contrairement à ce que soutient le demandeur ;

— Les « Médicaments pour la médecine humaine; Reconstituants [médicaments]; Essuie-mains en papier désinfectants; Désinfectants; Substances diététiques à usage médical; Produits pour la destruction des animaux nuisibles », ces produits relevant du domaine médical et des soins d’hygiène spécifiques lesquels ne figurent pas dans les documents fournis par le demandeur qui portent sur le bien-être et la santé en général ou sur la chirurgie esthétique ;

— Les « Carton ; Papier hygiénique; Papier » ces produits ne relevant pas des produits de papeterie et de l’imprimerie ;
-Les « Cannes; Harnachements » ces produits n’étant pas des accessoires de mode ;

— Les « Services d’agences d’import-export; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques » ces services ne relevant pas du domaine de la publicité et de l’organisation de conférences, forums, congrès et colloques.

39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— Les services de « Mise à disposition d’installations de loisirs; Services de parcs d’attractions; Services de modèles pour artistes; Mise à disposition d’installations sportives » ces prestations ne relevant pas des domaines d’activités pour lesquels le demandeur a établi une activité.

174. En outre, au regard des « Instruments à main pour abraser; Instruments agricoles à main actionnés manuellement; Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement; Outils à main actionnés manuellement; Fouloirs [outils]; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Ouvre- huîtres ; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle ; Ustensiles de cuisine; Porcelaines; Services à liqueurs; Services à thé » le demandeur fournit une argumentation et de la documentation relatives à la marque ELLE DECORATION utilisée pour un magazine de décoration (Annexes 70, 71, 72) et non la marque antérieure invoquée ELLE n° 003 475 365.

En conséquence, il convient de considérer qu’aucun lien n’a été établi au regard de cette marque pour ces produits.

175. Par conséquent, bien que la marque antérieure soit intrinsèquement distinctive et que celle-ci bénéficie d’un degré élevé de connaissance sur le marché pertinent, l’intensité de sa renommée n’apparait pas telle que la marque contestée puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du consommateur concerné compte tenu des grandes différences entre les produits et services visés aux points 173 et 174 et les produits et services pour lesquels la renommée de la marque antérieure ELLE a été démontrée.

d. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 176. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu au point 172, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).

177. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.

178. En l’espèce, le demandeur soutient que l’ « usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure ».

179. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

180. A cet égard, le demandeur fait valoir que «la marque ELLE est aujourd’hui liée, dans l’esprit des consommateurs, à l’image d’une femme active, moderne, à la page et en adéquation avec son temps, qui porte une attention particulière à son image, et pour laquelle la mode, la décoration, la beauté et le bien-être sont importants ». Il en déduit que l’usage de la marque contestée pour désigner des produits et des services en classes 3, 5, 8, 16, 18, 21, 24, 35 et 41 » tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

181. L’image positive de la marque ELLE telle que décrite par le demandeur ressort des pièces produites. Ainsi, les articles et les thèmes abordés dans le magazine reflètent l’image d’un magazine destiné à un public féminin soucieux de son apparence, des tendances du moment, 40 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de la mode, de sa santé et des sujets de société. Il ressort, en outre, des pages de couverture, l’image de femmes actives et modernes, symbole de réussite et d’indépendance (Annexes 18 à 21). Il ressort, en outre, de l’ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » que ces valeurs sont portées par le magazine depuis sa création (« nos icône, mode, beauté, culture, société, monde, vie privée… redécouvrez les pages les plus emblématiques du magazine ELLE de 1945 à nos jours » – Annexe 35).

182. Ainsi, le magazine ELLE bénéficie d’une image positive, fortement ancrée dans l’esprit du consommateur compte tenu de la durée et de l’intensité de l’usage de cette marque.

183. Par conséquent, en raison de la très forte renommée de la marque antérieure pour des « périodiques » dans le domaine de la mode et de l’habillement et de la renommée au regard des « Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques », des grandes similitudes entre les signes, et de l’image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux produits et services visés au point 171, il existe un risque que les consommateurs établissent un lien entre les marques en cause et projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée.

184. Dès lors, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits et services de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors aux titulaires de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités.

185. Par conséquent, il apparait que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure.

e. Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée

186. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif.

187. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée.

f. Conclusion

188. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne antérieure n°003 475 365, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services visés au point 171. 3.2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure ELLE n° 003475365

41 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

189. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

190. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

a. Sur les produits et services

191. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

192. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur la marque antérieure n° 003475365 est formée à l’encontre d’une partie seulement des services de la marque contestée, à savoir : « Instruments d’écriture; Articles de papeterie; Objets d’art lithographiés; Revues [périodiques]; Publications imprimées; Produits de l’imprimerie; Carton; Papier ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité; Conseils en organisation et direction des affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations commerciales par le biais de sites web; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import-export; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; Services de photographie; Publication de textes autres que textes publicitaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Enseignement ».

193. La marque antérieure n° 003475365 invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les produits et services suivants : « périodiques ; Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques » (supra points 88 et 89).

194. Les « Revues [périodiques]; Publications imprimées; Produits de l’imprimerie; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Publication de textes autres que textes publicitaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Enseignement » de la marque contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à un degré élevé aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.

195. Les « Objets d’art lithographiés » de la marque contestée qui désignent des objets d’art reproduits par impression, appartiennent à la même catégorie générale que les « périodiques » de la marque antérieure, de sorte qu’ils présentent les mêmes nature, fonction et destination, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée.

Ces produits sont donc similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine.

42 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

196. Les « Instruments d’écriture; Articles de papeterie ; Services de photographie » de la marque contestée et les « périodiques » de la marque antérieure présentent des nature, fonction et destination distinctes.

Toutefois, les « Instruments d’écriture; Articles de papeterie » sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes librairie et maisons de la presse que les « périodiques », et ces derniers font régulièrement appel aux « Services de photographie ». A ce titre, ces produits et services présentent un faible degré de similarité.

197. En revanche, les « Carton; Papier » de la marque contestée ne se trouvent pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « périodiques » de la marque antérieure, les premiers désignant des produits bruts entrant dans la composition de très nombreux produits, et pas nécessairement des seconds. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. 198. Les services de « Conseils en organisation et direction des affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations commerciales par le biais de sites web; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import-export; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) » de la marque antérieure.

En effet, les premiers désignent diverses prestations de mises à disposition de connaissances et informations particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques et de service visant à établir des relations commerciales avec des entreprises étrangères n’ayant pas d’objet publicitaire.

Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. 199. En conséquence, les « Objets d’arts lithographiés ; Revues [périodiques]; Publications imprimées; Produits de l’imprimerie; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Publication de textes autres que textes publicitaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Enseignement » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

En outre, les « Instruments d’écriture; Articles de papeterie; services de photographie » apparaissent faiblement similaires à ces derniers.

200. En revanche, les « Papier, carton, Conseils en organisation et direction des affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations commerciales par le biais de sites web; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’agences d’import-export; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques» de la marque contestée n’apparaissent pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

b. Sur la comparaison des signes en cause 43 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

201. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

202. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :

203. Le signe de la présente marque antérieure comporte le terme ELLE, présenté dans une calligraphie particulière qui n’en altère ni la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible, de sorte que ce terme sera le seul élément à retenir l’attention du consommateur.

204. Pour les raisons développées précédemment aux points 106 à 117 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme présentant des ressemblances d’ensemble moyennes avec le signe antérieur lesquelles sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents

o Le public pertinent

205. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

206. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et qu’un certain nombre d’entre eux sont également susceptibles de s’adresser à un public dont le degré d’attention est plus élevé.

o Le caractère distinctif de la marque antérieure

207. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

208. A cet égard, le demandeur soutient qu’ « au regard de la durée de l’usage de la marque ELLE, des ventes de ce magazine, de sa présence sur les réseaux sociaux et de son rang parmi les meilleurs magazines féminin, la marque ELLE doit être considérée comme disposant d’un caractère distinctif important, renforçant ainsi le risque de confusion ».

Il ajoute que la marque antérieure ELLE « a également fait l’objet d’un usage intensif pour désigner des services de conférences, forums, colloques, salons et expositions depuis de très nombreuses années, visant à aider l’intégration des femmes dans le marché du travail » et « doit être considérée comme disposant d’un caractère distinctif important, renforçant ainsi le risque de confusion ».

209. Le demandeur s’appuie, à ce titre, sur les pièces déjà listées (point 81) et analysées dans le cadre de la renommée de la marque de l’Union Européenne ELLE n° 003475365.

44 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

210. L’ensemble des documents produits témoignent de la renommée de la marque ELLE pour désigner un magazine dans le domaine de la mode, ainsi que des prestations publicitaires et des services d’organisation de conférence, forums, congrès et colloques.

211. Ainsi, il convient de considérer que cette marque bénéficie d’un caractère distinctif accru au regard des produits et services invoqués.

d. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

212. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

213. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits et services cités aux points 194 et 195 et de la faible similarité de ceux visés au point 196 mais compensée par les similitudes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, ainsi que le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits invoqués, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, la marque contestée pouvant apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure ELLE destinée aux jeunes mamans.

214. Le fait que certains des produits et services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.

215. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence au regard des produits et services de la marque contestée visés au point 200, l’existence d’un risque de confusion présupposant un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce.

216. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne antérieure ELLE n° 003475365, la marque contestée doit être déclarée nulle uniquement en ce qu’elle vise les « Instruments d’écriture; Articles de papeterie; Objets d’art lithographiés; Revues [périodiques]; Publications imprimées; Produits de l’imprimerie; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Services de photographie; Publication de textes autres que textes publicitaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Enseignement ».

4. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ELLE DECORATION n° n° 1454223

217. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d’une marque de l’Union européenne dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. a. Sur la renommée de la marque antérieure ELLE DECORATION n° 1454223 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

218. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

219. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22 janvier 2019. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque française antérieure ELLE DECORATION n° 1454223 a acquis une renommée e France avant cette date, pour les produits pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir : « périodiques ».

220. Le demandeur fait à juste titre valoir la durée de l’usage de sa marque antérieure, relevant qu’elle « fait l’objet d’un usage continu depuis le mois de décembre 1987 en France ».

Il fait également valoir l’intensité de l’usage de la marque antérieure en France de 2016 à 2020. Il s’appuie, à cet égard, sur les chiffres de vente, par semaine, du magazine ELLE DECORATION, sur la moyenne du nombre de copies vendues, par mois, du nombre de lecteurs, du nombre de visiteurs des éditions digitales, du site Internet www.elle.fr/Deco et www.elledecoration.fr et sur la visibilité sur les réseaux sociaux.

221. A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, le demandeur a notamment fourni les documents suivants :

• Annexe 70 : Informations relatives au magazine ELLE DECORATION Extrait du site www.edida-awards.com/about-elledecoration – Chiffres de 2015 :, 25 éditions différentes dans le monde, 2 millions de copies, 10 millions de lecteurs – Extrait de la page Facebook ELLE Décoration

• Annexe 71 : Mediapack du magazine ELLE DECORATION en France, relatif à la vente et à la diffusion du magazine ainsi qu’au profil de ses lecteur en 2017, aux 4 magazines décoration les plus diffusés et au profil de leurs lecteurs en 2017, au nombre de visiteurs du site internet www.elle.fr/Deco en 2019 et à la visibilité sur les réseaux sociaux en 2020 (Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest)

• Annexe 72 : Unes du magazine ELLE DECORATION du Janvier 2015 à Octobre 2020

• Annexe 75 : Une du premier magazine ELLE DECORATION en France paru en décembre 1987

• Annexe 76 : Diffusion du magazine ELLE DECORATION en France – Chiffre de vente du magazine pour les années 2016 à 2020 (selon l’ACPM) :

- 2016 : 182 890 magazines par mois ;

- 2017 : 180 989 magazines par mois ;

- 2018 : 160 483 magazines par mois ;

- 2019 : 153 324 315 magazines par mois ;

- 2020 : 152 640 magazines par mois.

• Annexes 77, 78 et 79 : Chiffres de vente des magazines de décoration concurrents en France (Marie-Claire Maison, Maisons Côté Sud, Artchitectural Digest) de 2016 à 2020

• Annexe 80 : Media Pack ELLE DECORATION en France en 2018 – Fréquentation du site internet www.elledecoration.fr + nombre de lecteurs du magazine + visibilité sur les réseaux sociaux 46 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

• Annexes 81 et 82 : Visibilité sur les réseaux sociaux - Page Facebook et Instagram ELLE DECORATION en France

222. Il ressort de l’ensemble des documents produits que la marque française antérieure jouit d’une grande renommée, en France en relation avec des « périodiques ».

En effet, les pièces produites permettent de caractériser la forte renommée de cette marque, compte tenu des indications qu’elles donnent quant à :

— la durée de son usage en raison de sa longévité en France où sa première édition est datée du mois de décembre 1987 (Annexes 75 et 72),

— l’étendue géographique de son usage, en raison de la commercialisation d’éditions nationales en France et de sa visibilité sur Internet et sur les réseaux sociaux (Annexes 70, 71, 72, 76, 80, 81 et 82) ;

— l’intensité de son usage en raison des volumes de vente, du nombre de lecteurs en France– (Annexes 70, 71 et 76), de son positionnement sur le marché français au regard de magazines ayant le même profil de lecteurs – à savoir Marie-Claire Maison, Maisons Côté Sud et Artchitectural Digest (Annexes 77 à 79) le magazine ELLE DECORATION étant le magazine de décoration le plus diffusé en France au cours des cinq dernières années ou encore du nombre d’abonnés aux pages et aux comptes des principaux réseaux sociaux (Annexes 71, 80, 81 et 82).

223. Ainsi, la marque française ELLE DECORATION ELLE n° 1454223, doit être considérée comme ayant acquis une grande renommée sur l’ensemble du territoire français pour les « périodiques ».

b. Sur la comparaison des signes en cause 224. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

225. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :

226. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

227. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes

47 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

228. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’une calligraphie et d’une présentation particulières.

229. Ces signes ont en commun la séquence ELLE-, placée en position d’attaque au sein des deux signes, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.

230. Si les signes diffèrent par la présence au sein de la marque contestée de la séquence bébé et au sein de la marque antérieure DECORATION, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences (Points 232 à 236).

231. Les signes en cause présentent ainsi des ressemblances d’ensemble moyennes.

 Les éléments distinctifs et dominants des signes

232. Au sein des signes en présence, il n’est pas contesté que l’élément ELLE apparaît distinctif au regard des produits en cause.

233. Au sein de la marque antérieure, ce terme ELLE apparaît dominant, en raison de sa position d’attaque et de sa présentation particulière qui le met en exergue.

En outre, il est suivi du terme DECORATION, inscrit sur une ligne inférieure, dans des petits caractères, ce terme faisant directement référence à l’objet des « périodiques » invoqués à l’appui de la demande. Ainsi, le consommateur portera son attention sur le terme ELLE du signe invoqué.

234. La séquence ELLE, conserve également un caractère dominant au sein du signe contesté au sein duquel elle est placée en attaque, et immédiatement suivie de la séquence « –bébé ».

Si ces séquences sont accolées dans une même dénomination et dans les mêmes caractères, elles restent parfaitement individualisables car elles désignent chacune une dénomination précise, ELLE et BEBE, ayant chacune une signification distincte de sorte qu’elles restent nettement perceptibles (ELLE, évoquant le pronom personnel féminin de la 3ème personne du singulier et BEBE, faisant référence à un très jeune enfant).

En outre, la séquence « -bébé » ainsi identifiée est susceptible de désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir d’être destinés aux bébés et donc de s’adresser aux jeunes parents, de sorte qu’elle apparaît faiblement distinctive au regard de ces produits, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. La séquence « -bébé » n’est ainsi pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur concerné.

235. En conséquence, la séquence ELLE, placée en attaque dans chacun des signes en présence, y présente un caractère distinctif et essentiel.

236. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

48 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

237. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.

238. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

239. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque française antérieure ELLE DECORATION n° 1454223 porte sur certains des produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :

« Classe 8 : Instruments à main pour abraser; Instruments agricoles à main actionnés manuellement; Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement; Tondeuses pour la coupe de la barbe; Outils à main actionnés manuellement; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Fouloirs [outils]; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Ouvre-huîtres ;

Classe 16 : Serviettes de table en papier; Papier hygiénique;

Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; Garnitures de cuir pour meubles;

Classe 21 : Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle; Appareils pour le démaquillage; Ustensiles de cuisine; Pinceaux de maquillage; Porcelaines; Services à liqueurs; Services à thé; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques ;

Classe 24 : Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Couvre-lits; Draps; Serviettes de toilette en matières textiles; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Tentures murales en matières textiles; Tissus ».

240. En outre, il ressort des points 228 à 236 que les signes en présence présentent ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

241. Comme il l’a été précédemment établi (point 223), la marque antérieure bénéficie d’une grande renommée pour les « périodiques ».

Le demandeur relève à juste titre que cette marque bénéficie d’une « position de leader sur le marché français des magazines de décoration » (Annexe 71) et que « ce magazine traite des sujets relatifs aux dernières tendances en matière de décoration, de design, de bricolage, de jardinage, prodigue des conseils pratiques sur l’aménagement d’un intérieur, le rangement, la rénovation, fournit des sélections « shopping » sur les équipements de la maison (électroménager, meubles, objets etc.) » (Annexe 72).

242. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait de leur grande proximité, en relation avec les produits qui sont liés à la décoration et à l’aménagement de la maison qui relèvent des thématiques abordées dans le magazine ELLE DECORATION et dont les articles qui y sont consacrés ont à l’évidence participé à la renommée de cette marque, à savoir les « Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Ouvre-huîtres ; Serviettes de table en papier; Cuir brut ou mi-ouvré; Garnitures de cuir pour meubles; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle; Ustensiles de cuisine; Porcelaines; 49 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Services à liqueurs; Services à thé; Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Couvre- lits; Draps; Serviettes de toilette en matières textiles; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Tentures murales en matières textiles; Tissus ».

243. En revanche, il en va différemment pour les produits suivants de la marque contestée, qui diffèrent grandement des « périodiques » pour lesquels la marque ELLE DECORATION est renommée, qui appartiennent à différents secteurs économiques et ciblent des consommateurs spécifiques aux besoins différents et pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi : « Instruments à main pour abraser; Instruments agricoles à main actionnés manuellement; Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement ; Tondeuses pour la coupe de la barbe; Outils à main actionnés manuellement; Fouloirs [outils]; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Papier hygiénique ; Appareils pour le démaquillage ; Pinceaux de maquillage; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques ».

A cet égard, le demandeur met en avant la diversification de son activité et les nombreux partenariats avec la marque ELLE. Toutefois, cette argumentation et la documentation fournie sont relatives à la marque ELLE (Annexe 74) et non à la marque antérieure invoquée ELLE DECORATION, de sorte qu’elles ne sauraient être retenues. 244. Par conséquent, bien que la marque antérieure soit intrinsèquement distinctive et que celle-ci bénéficie d’un degré élevé de connaissance sur le marché pertinent, l’intensité de sa renommée n’apparait pas telle que la marque contestée puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du consommateur concerné compte tenu des grandes différences entre les produits visés au point 243 et les produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure ELLE DECORATION a été démontrée.

d. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 245. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu au point 242, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).

246. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.

247. En l’espèce, le demandeur soutient que l’« usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure ».

248. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

249. A cet égard, le demandeur fait valoir que « la marque ELLE DECORATION est aujourd’hui le premier magazine de décoration en France. Ce magazine est également intimement lié à l’image du magazine ELLE, magazine féminin de référence. Ces deux magazines sont aujourd’hui associés dans l’esprit des consommateurs à l’image d’une femme active, moderne, à la page et en adéquation avec son temps, qui porte une attention particulière à son image, et pour laquelle la mode, la beauté et la décoration sont importants ».

50 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il en déduit que l’usage de la marque contestée pour des produits en classes 8, 16, 18, 21 et 24 tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

Il ajoute que les « investissements effectués pour développer le magazine féminin ELLE et son équivalent dans le domaine de la décoration ELLE DECORATION ont été importants » et en déduit qu’« une attention toute particulière a été portée sur l’image de la marque ELLE afin qu’elle reste cohérente avec celle que le magazine a su développer dans l’esprit des consommateurs »

250. Ainsi, à l’instar de ce qui a précédemment été établi s’agissant du magazine ELLE (supra points 181 et 182) le magazine ELLE DECORATION bénéficie d’une image positive, fortement ancrée dans l’esprit du consommateur compte tenu de la durée et de l’intensité de l’usage de ces marques.

251. Par conséquent, en raison de la très forte renommée de la marque antérieure ELLE DECORATION pour des périodiques dans le domaine de la décoration dont relèvent les produits en cause, des grandes similitudes entre les signes, et de l’image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux produits en cause, il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en cause projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée.

252. Dès lors, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités.

253. Par conséquent, il apparait que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure. e. Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée

254. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif.

255. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée.

f. Conclusion

256. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française ELLE DECORATION n° 1454223, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services visés au point 242.

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E- CONCLUSION

257. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle en raison de :

— L’atteinte à la marque antérieure ELLE n° 13/4029165 pour les produits visés au point 127

— L’atteinte à la marque antérieure de l’Union Européenne ELLE n° 010170132 pour les produits visés au point 147

— L’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne ELLE n° 003475365 pour les produits et services visés au point 171

— L’atteinte à la marque antérieure de l’Union Européenne ELLE n° 003475365 pour les produits et services visés au point 216

— L’atteinte à la renommée marque antérieure française ELLE DECORATION n° 1454223 pour les produits et services visés au point 242

F- SUR LA REPARTITION DES FRAIS 258. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

259. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée indique dans son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

260. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande.

261. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des produits visés.

262. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL21-0225 est partiellement justifiée.

Article 2 : La marque n°19/4517948 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Savons; Détachants; Préparations pour polir;; Huiles essentielles; Cosmétiques; Parfums d’ambiance; Bois odorants; Dentifrices ; Aliments pour bébés; Lait en poudre pour bébés; Dépuratifs; Couches-culottes pour bébés; Couches pour bébés ; Tondeuses pour la coupe de la barbe; Outils à main actionnés manuellement; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Ouvre-huîtres ; Instruments d’écriture; Articles de papeterie; Objets d’art lithographiés; Revues [périodiques]; Publications imprimées; Produits de l’imprimerie; Serviettes de table en papier; Papier hygiénique; Cuir brut ou mi-ouvré; Sacs à dos; Portefeuilles; Trousses de voyage [maroquinerie]; Garnitures de cuir pour meubles; Parapluies; Cordons en cuir; Malles ; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Vaisselle; Appareils pour le démaquillage; Ustensiles de cuisine; Pinceaux de maquillage; Porcelaines; Services à liqueurs; Services à thé; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques ; Portières [rideaux]; Housses de protection pour meubles; Couvre-lits; Draps; Serviettes de toilette en matières textiles; Feutre; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Tentures murales en matières textiles; Tissus ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité; Conseils en organisation et direction des affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations commerciales par le biais de sites web; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services de divertissement; Production d’émissions de radio et de télévision; Services de photographie; Publication de textes autres que textes publicitaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Enseignement ».

Article 3 : les demande de répartition de frais sont rejetées.

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