R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 21-0212 Le 04/10/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 octobre 2021, l’association EXERCICE (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0212 contre la marque verbale

n° 19/4516795 déposée le 18 janvier 2019 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée EXERCICE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2019-38 du 20 septembre 2019.

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 42 : architecture ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la dénomination sociale EXERCICE déclarée au Journal Officiel de la république Française des Associations et Fondations d’entreprise le 6 novembre 2018 sous le n° 1620. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le demandeur par courrier recommandé du 28 octobre 2021, que sa demande encourait l’irrecevabilité, aucun élément permettant de justifier de l’exploitation de sa dénomination sociale n’ayant été fourni. Cette notification l’invitait à compléter les mentions et/ou pièces manquantes ou à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 6. En parallèle, l’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 7. En réponse à la notification d’irrecevabilité de sa demande, le demandeur a, dans le délai imparti, communiqué des documents ainsi que des observations complémentaires. Ces pièces n’étant pas manifestement dépourvues de pertinence au regard de l’exploitation de la dénomination sociale, l’Institut a alors avisé le demandeur de la levée de l’irrecevabilité par courrier recommandé du 8 décembre 2021. 8. La demande en nullité, accompagnée de la notification d’irrecevabilité, de la régularisation du demandeur ainsi que du courrier levant l’irrecevabilité, a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 8 décembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 2

9. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations auquel le demandeur a répondu deux fois dans le délai qui lui était imparti. 10. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 octobre 2021. Prétentions du demandeur 11. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur :

- Met en avant l’antériorité de sa dénomination sociale EXERCICE ;

- Evoque la similarité des activités et prestations entre sa dénomination sociale et la marque contestée ainsi que le risque de confusion qui en résulte. A cette fin, il produit les pièces suivantes : - Pièce 1 : Pièce d’identité de M. V V
- Pièce 2 : Publication du Journal Officiel des Associations et fondations d’entreprise du 1er décembre 2018
- Pièce 3 : Statuts de l’association Exercice
- Pièce 4 : Mail de M. D du 20 juillet 2021
- Pièce 5 : Extrait du RCS de la société Exercice
- Pièce 6 : Extrait de la base marque INPI de la marque contestée Exercice 12. Dans ses observations présentées suite à la notification d’irrecevabilité, le demandeur fournit un certain nombre de pièces de nature à démontrer l’exploitation réelle de sa dénomination sociale, dont notamment : - Pièce 2 : dossier de références présenté lors d’une réunion pour la conception et réalisation d’un projet dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, La Médicée / Jardin du château St. Marcel, Marigny St. Marcel réalisée par l’association EXERCICE, en date du 2 mars 2016 - Pièce 3 : mail envoyé dans le cadre de la conception d’un projet pour le concours du Festival des Cabanes, Val de Tamié, Faverges-Seythenex, Haute Savoie en date du 3 mai 2016 - Pièce 4 : publication sur la page EXERCICE du site Facebook.com en date du 16 mai 2016 - Pièce 5 : programme d’un événement Rendez-vous aux Jardins, La Médicée / Jardin du château St. Marcel en date du 3, 4 et 5 juin 2016 - Pièce 6 : facture OVH pour le nom de domaine www.exercice.archi pour la période courant de novembre 2018 à novembre 2019 - Pièce 7 : mai reçu suite à la création du site web EXERCICE par Wix.com en date du 8 novembre 2018 - Pièce 8 : diffusion sur le site Facebook.com de la mise en ligne du site Web EXERCICE en date du 1er décembre 2018 3

- Pièce 9 : Activités du collectif Exercice publiées sur le site internet de l’association (aperçu du portfolio de l’association dans sa version en ligne le 28.10.2021) - Pièce 10 : Actualités du collectif Exercice sur Facebook - Pièce 11 : Actualités du collectif Exercice sur Instagram - Annexe intitulée « 211028_Complément INPI_Pièces jointes.pdf » qui consiste en un portfolio 13. Dans ses premières observations, le demandeur :

- Répond au titulaire de la marque contestée sur l’irrecevabilité de la demande en précisant que ce point n’a pas été soulevé par l’Institut et il produit un pouvoir de représentation ;

- Répond aux arguments du titulaire de la marque contestée sur la réglementation de la profession d’architecte ;

- Développe sur l’exploitation effective de la dénomination sociale EXERCICE en lien avec les activités couvertes par les statuts de l’association ;

- Développe sur l’identité des signes. A l’appui de son argumentation, il fournit les pièces suivantes : - Pièce 12 : Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 9 octobre 2021 - Pièce 13 : Pouvoir M. V V - Pièce 14 : Décision du 2 février 2022 de l’Ordre des architectes - Pièce 15 : Trafic sur le site www.exercice.archi - Pièce 16 : Courrier électronique du 5 août 2021 adressé à M. D - Pièce 17 : Captures d’écran en date du 19.02.2022 des activités du défendeur présentées sur son site internet www.exercice.studio
- Pièce 18 : Extrait de l’ordre des architectes de la Sarl Exercice 14. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur précise à nouveau qu’il n’est pas nécessaire d’être une société d’architecture pour revendiquer l’existence d’activités et de services appartenant à l’architecture et pour déposer une marque verbale couvrant le service architecture en classe 42. Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :

- Soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que le signataire n’avait pas la qualité pour agir ;

- Soutient que la dénomination sociale de l’association EXERCICE existe depuis sa date de déclaration auprès de la préfecture de Police soit le 6 novembre 2018 ; Ainsi les pièces produites antérieurement à cette date sont à écarter ;

- Affirme qu’il est impossible qu’une association puisse exercer des services d’architecture, étant rappelé que la profession d’architecte est une profession réglementée ; 4

- Précise qu’une dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ;

- Précise qu’aucune pièce apportée par le demandeur ne démontre un quelconque usage de la raison sociale antérieure en lien avec des services d’architecture en détaillant chacune d’elles ;

- Développe sur l’absence de similarité entre les services ;

- Fournit des documents à l’appui de son argumentation : Annexes 1 à 3. 16. Dans ses secondes observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :

- Réitère ses arguments sur l’irrecevabilité de la demande du fait de la qualité du signataire et répond aux arguments du demandeur ;

- Conteste les pièces produites par le demandeur pour justifier de sa qualité et insiste notamment sur le fait qu’elles n’ont pas été fournies au moment de la demande en nullité ;

- Développe sur les différences d’activités (prestations d’ordre artistique / architectural) et réitère le fait que le demandeur n’apporte aucun élément de preuve d’exploitation de la dénomination sociale. II.- DECISION A. S ur la recevabilité de la demande 17. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée requiert l’irrecevabilité de la demande en nullité au motif que le signataire de la demande n’avait nullement qualité à représenter l’association Exercice dans le cadre de cette procédure. 18. Aux termes de l’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. […] ». L’article R.716-1 de ce même code prévoit que « la demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L.716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité du demandeur […] ». L’article R.716-2 du même code précise quant à lui que la demande en nullité « […] peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues à l’article R. 712-2. […] ». 5

L’article R.712-2 de ce même code prévoit notamment que « sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir […] ». Enfin, la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise en son article 4,I,1°,d) que si la demande est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, le demandeur doit notamment fournir « les pièces de nature à établir son existence […] Le cas échéant, le demandeur fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant ». 19. En l’espèce, le demandeur, fournit, à l’appui de sa demande :

- Une pièce intitulée « 201800481620.pdf – Existence de la dénomination sociale », laquelle consiste en un document délivré le 1er décembre 2018 du Journal Officiel de la république Française des Associations et Fondations d’entreprise faisant état d’une déclaration à la préfecture de police sous le n° 1620 de la dénomination EXERCICE ; - Le « Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 9 octobre 2021 », comportant un point 9, consacré à une « Procédure INPI et demande en nullité de l’enregistrement de la SARL exercice » (pièce n°12) ; - Une « copie du mandat de représentation donné au président de l’association EXERCICE» en date du 9 octobre 2021 (pièce 13), confirmant, que son Président a bien été mandaté par le Conseil d’administration pour « déposer auprès de l’INPI une demande en nullité de l’enregistrement de la SARL Exercice » et « donne tous pouvoirs au président de l’association pour procéder aux démarches nécessaires à la demande de nullité de l’enregistrement de la SARL Exercice ». 20. Il ressort de ces pièces que, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, le signataire de la demande en nullité avait bien qualité, au jour de son introduction, pour représenter l’association EXERCICE. 21. A cet égard, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, rien dans les dispositions régissant la procédure en nullité n’empêche le titulaire de la marque contestée de soulever ce motif d’irrecevabilité dans le cadre de ses moyens de défense, et ce quand bien même l’irrecevabilité n’aurait pas été relevée d’office par l’Institut. De même, les textes ne prévoient aucunes restrictions quant à la possibilité de fournir des pièces complémentaires, telles que les pièces 12 et 13 précitées, au cours des échanges lors de la phase d’instruction. 22. Par conséquent, la demande en nullité apparait conforme aux dispositions précitées, et dès lors recevable. 6

B. S ur le droit applicable 23. La disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 24. A cet égard, l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 25. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C. S ur le fond 26. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale EXERCICE est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure EXERCICE. 27. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 28. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 29. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour

les activités eff ectivement ex ercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n° 08-12.010). 30. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale EXERCICE, les activités suivantes : « la production de réflexions, la réalisation de projets ou l’organisation d’événements touchant au domaine de l’art et de l’architecture ». 31. La marque contestée a été déposée le 18 janvier 2019. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective de sa dénomination sociale pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 32. Le demandeur produit à cet effet notamment les pièces suivantes : 7

- Un extrait de la publication du Journal Officiel des Associations et fondations d’entreprise du 01/12/2018 constatant la création de l’association EXERCICE ayant pour objet « la production de réflexions, la réalisation de projets ou l’organisation d’évènements touchant au domaine de l’art et de l’architecture » (pièce 2 de l’exposé des moyens) ;

- Les statuts de l’association Exercice datés du 06/10/2018 (pièce 3 de l’exposé des moyens) ;

- Un extrait d’un dossier de « références » daté du 02/03/2016 présenté, selon les dires du demandeur, lors d’une réunion pour la conception et réalisation d’un projet dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, La Médicée / Jardin du château St. Marcel, Marigny St. Marcel réalisée par l’association EXERCICE (pièce 2 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité) ;

- Un mail daté du 03/05/2016 envoyé dans le cadre de la conception d’un projet pour le concours du Festival des Cabanes, Val de Tamié, Faverges-Seythenex, Haute Savoie en (pièce 3 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité) ;

- Un extrait du site Facebook.com sur lequel apparait une publication sur la page EXERCICE datée du 16 mai 2016 (pièce 4 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité) ;

- Le programme d’un événement « Rendez-vous aux Jardins, La Médicée / Jardin du château St. Marcel » se déroulant les « 3, 4 et 5 juin 2016 » (pièce 5 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité) ;

- Plusieurs factures OVH pour l’enregistrement et le renouvellement du nom de domaine www.exercice.archi datées de la période comprise entre le 07/11/2018 et le 20/10/2021(pièce 6 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité) ;

- Un mail reçu par le demandeur le 08/11/2018 suite à la création du site web EXERCICE par Wix.com (pièce 7 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité) ;

- Un extrait du site Facebook.com sur lequel apparait une publication sur la page EXERCICE datée du 1er décembre 2018, mentionnant le site internet exercice.archi, et sur laquelle on peut notamment lire « Exercice est une association culturelle à but non lucratif ayant pour objet la production de réflexions, la réalisation de projets ou l’organisation d’évènements touchant au domai… » (pièce 8 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité) ;

- Plusieurs extraits du portfolio intitulés par le demandeur « Activités du collectif Exercice publiées sur le site internet de l’association » (pièce 9 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité) ;

- Plusieurs extraits du site Facebook.com, datés du 10/05/2016 relatifs aux actualités du collectif Exercice (pièce 10 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité) ;

- Plusieurs extraits du site Instagram, datés par le demandeur du 28/10/2021, portant sur les actualités du collectif Exercice (pièce 11 des observations en réponse à la notification d’irrecevabilité) ;

- Un portfolio daté du 02/03/2016 (pièce intitulée « Complément INPI ». 33. En l’espèce, et en application des dispositions précitées, il apparait que si les documents présentés par le demandeur ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence, ceux-ci ne sont en revanche pas suffisants pour justifier d’une exploitation effective de la dénomination sociale EXERCICE pour les activités revendiquées. 8

34. En effet, la fourniture de la déclaration au Journal Officiel des Associations et fondations d’entreprise et des statuts constitutifs ne permet pas de démontrer une exploitation du droit antérieur invoqué, mais permet simplement de justifier de son existence. 35. En outre, comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, certaines pièces portent sur des activités exercées à une date antérieure à la déclaration en préfecture de l’association sous la dénomination EXERCICE le 01/12/2018, et par conséquent à l’acquisition, par cette dernière, de la personnalité juridique, et doivent donc être écartées (pièces 2 à 8 des observations faisant suite à la notification d’irrecevabilité). Il en va de même des pièces produites dans le portfolio qui sont soit antérieures à la date de la déclaration en préfecture de l’association soit postérieures au dépôt de la marque contestée et qui ne sont ainsi pas de nature à attester de l’antériorité de la dénomination sociale. Par ailleurs, les factures OVH relatives au nom de domaine, ainsi que les pièces 9 à 11 précitées qui ne comportent que quelques « projets relevant du domaine de l’art ou de l’architecture » postérieurs à l’immatriculation de l’association et antérieurs au dépôt de la marque contestée, ne suffisent pas à établir la réalité des activités effectivement exercées par le demandeur sous la dénomination sociale EXERCICE. 36. Il en résulte que le demandeur n’a pas démontré qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale EXERCICE pour les activités de « production de réflexions, la réalisation de projets ou l’organisation d’événements touchant au domaine de l’art et de l’architecture » invoquées au jour du dépôt de la marque contestée soit le 18 janvier 2019. 37. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure, le demandeur n’ayant pas démontré que sa dénomination sociale antérieure était effectivement exploitée pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée. 38. Ainsi, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure EXERCICE est rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL 21-0212 est rejetée. 9