NL 21-0257 Le 14/06/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714- 1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 14 décembre 2021, la société par actions simplifiée JUMBO PNEUS (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0257 contre la marque n° 17/4402076 déposée le 6 novembre 2017, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire Monsieur L L (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-09 du 2 mars 2014.

2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; Classe 11 : appareils de climatisation ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; caravanes ; Classe 35 : publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires ; Classe 37 : nettoyage de véhicules ; Classe 39 : Transport ; location de garages ».

3. Le demandeur invoque les motifs de nullités suivants :

— un motif de nullité relative fondé sur un risque de confusion avec la marque antérieure portant sur le signe verbal JUMBO PNEUS déposée le 28 janvier 2014, enregistrée sous le n°14/4064249 le 3 juin 2014, dont le demandeur est titulaire ;

— un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité aux termes desquels le demandeur a notamment fait valoir :

— sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure invoquée, l’identité de certains produits et services et la similarité des autres, les grandes similarités entre les signes et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinent duquel résulterait un risque de confusion entre les marques en présence ;

— sur le fondement de la mauvaise foi, la connaissance de la marque antérieure par le titulaire de la marque contestée, lequel était employé de la société demanderesse ainsi que son intention de profiter de la renommée et de sa réputation afin de détourner sa clientèle.

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A l’appui de son argumentation, le demandeur a fourni les pièces suivantes :

— Annexe 1 : Extrait Kbis de la société JUMBO PNEUS
- Annexe 2 : Article Auto Plus du 22 mars 2021
- Annexe 3 : Liste ces centres JUMBO PNEUS
- Annexe 4 : Extrait WHOIS jumbopneus.fr
- Annexe 5 : Extraits du site internet jumbopneus.fr
- Annexe 6 : Marques détenues par le Demandeur
- Annexe 7 : Extrait de la page Twitter de la société JUMBO PNEUS
- Annexe 8 : Bulletin de salaire et Certificat de travail de Monsieur L L
- Annexe 9 : Extrait Registre des salariés de la société JUMBO PNEUS
- Annexe 10 : Extrait Kbis de la société JUMBO DEPANNE PNEUS
- Annexe 11 : Extrait WHOIS jumbodepannepneus.fr
- Annexe 12 : Extraits du site jumbodepannepneus.fr
- Annexe 13 : Extrait des comptes de réseaux sociaux du Titulaire de la Marque Contestée et Procès-verbal de constat du 28 septembre 2021
- Annexe 14 : Lettre de mise en demeure du 28 septembre 2021avec accusé de réception

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.

6. En l’absence de rattachement, la demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 26 janvier 2022, reçu le 28 janvier 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toutes pièces que qu’il estimerait utiles.

7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 28 mars 2022.

II.- DECISION

A- Sur le motif relatif de nullité

1. Sur le droit applicable

8. La marque contestée a été déposée le 6 novembre 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.

9. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

10. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

11. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».

12. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits et services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale JUMBO DEPANNE PNEUS n°17/4402076 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure JUMBO PNEUS n°14/4064249.

15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

16. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

a) Sur les produits et services

17. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

18. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Métaux communs et leurs alliages ; Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; appareils de climatisation ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; caravanes ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires ; nettoyage de véhicules ; Transport ; location de garages ».

19. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants, invoqués par le demandeur : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; locations d’espaces publicitaires ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; instal ation, entretien et réparation de machines ; construction navale ; Transport ; location de garages ou de places de stationnement ».

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20. Les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; caravanes ; Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; appareils de climatisation ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; locations d’espaces publicitaires ; nettoyage de véhicules ; Transport ; location de garage » de la marque contestée apparaissent identiques ou similaires, à un degré normal voire élevé pour certains et faible pour d’autres, à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté. 21. En revanche, les produits « Métaux communs et leurs alliages » de la marque contestée qui s’entendent de matières premières semi-finies ou mi ouvrées destinées à être utilisées dans les secteurs plus divers (la construction, les transports, l’énergie …) ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de véhicules au sens large et de pièces détachées destinées à la fabrication ou la réparation de ceux-ci.

S’il est vrai que les produits de la marque contestée peuvent être utilisés pour la fabrication des produits de la marque antérieure, ceux-ci répondent à des besoins distincts, ne sont pas destinés à la même clientèle, ni proposés par les mêmes entreprises (usine sidérurgique pour les premiers et constructeurs, concessionnaires et magasins de pièces détachées pour les seconds).

Il ne saurait ainsi suffire, pour les considérer similaires que les premiers puissent être utilisés pour la fabrication des seconds, cette circonstance étant trop générale pour caractériser une similarité pertinente, compte tenu de la multitude de secteurs utilisant les produits de la marque contestée.

22. Ainsi, les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages », pour lesquels la marque contestée est enregistrée, ne sont pas similaires aux produits invoqués de la maque contestée.

b) Sur les signes

23. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

24. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

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25. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

26. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

 L’impression d’ensemble produite par les signes

27. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux.

28. Visuellement, les signes ont en commun les séquences JUMBO et PNEUS, constitutives de la marque antérieure, positionnées dans le même ordre, JUMBO étant placé en attaque et PNEUS en dernière position.

29. Phonétiquement, ces signes présentent les mêmes sonorités d’attaques et finales JUMBO et PNEUS.

30. Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques.

31. Intellectuellement, les signes ont en commun les termes PNEUS et JUMBO. A supposer, ainsi que le soulève le demandeur, que le terme JUMBO soit appréhendé par le consommateur comme désignant un « charriot portique », ce qui n’est pas démontré, en tout état de cause, celui-ci devrait attribuer la même signification audit terme que ce soit au sein de la marque antérieure ou au sein de la marque contestée.

32. Par ailleurs, si les signes se distinguent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la présence, au sein de la marque contestée, du terme DEPANNE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (voir points 34 à 37), de sorte qu’il ne saurait engendrer une différence significative entre les deux signes.

33. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes phonétiques, visuelles et conceptuelles générant de fortes ressemblances d’ensemble.

 Les éléments distinctifs et dominants des signes 34. Ainsi que relevé précédemment, les signes ont en commun le terme JUMBO, lequel apparaît distinctif à l’égard des produits et services en cause.

35. La séquence PNEUS, également commune aux deux signes, apparaît quant à elle faiblement distinctive à l’égard d’une partie des produits et services en cause dans la mesure où elle désigne la destination et la nature de certains d’entre eux.

36. Il en va de même s’agissant du terme DEPANNE, présent dans la marque contestée, lequel désigne l’objet et la destination de certains des produits et services en cause, en sorte qu’il présente à leur égard un faible caractère distinctif.

37. Le public sera donc incité à porter essentiellement son attention sur la séquence JUMBO, située en attaque dans la marque contestée et la marque invoquée, et présentant un caractère arbitraire au regard des produits et services en présence.

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38. Par conséquent, les signes en présence présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c) Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce

 Le public pertinent 39. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

40. En l’espèce, les produits et services des marques en cause s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant recours à ces produits dans le cadre des prestations rendus ou dans un cadre commercial, en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’un public plus averti.

 Le caractère distinctif de la marque antérieure

41. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.

42. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituée de la dénomination distinctive JUMBO (point 34) associé au terme PNEUS faiblement distinctif (point 35), doit être considéré comme normal.

d) Appréciation globale du risque de confusion

43. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

44. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits et services cités au point 20, des fortes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des marques en présence à l’égard de ces produits et services, notamment un risque d’association, le public apparaissant fondé à croire que ces marques appartiennent à un même titulaire ou à tout le moins à des titulaires économiquement liés.

45. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public au regard des produits visés au point 22. A cet égard, si un faible degré de similarité entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce.

46. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits cités au point 22.

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B- Sur le motif absolu de nullité

1. Sur le droit applicable 47. Comme précédemment développé, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

48. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.

49. A cet égard, la Cour de cassation, a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).

50. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond 51. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.

52. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, aff. C- 320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

53. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

54. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

55. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

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56. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

57. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :

et que le demandeur invoque l’usage antérieur d’un signe fortement similaire, à savoir le signe reproduit ci-dessous :

pour désigner des produits et services globalement identiques ou similaires.

Connaissance de l’usage antérieur du signe JUMBO PNEUS 58. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 6 novembre 2017. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe JUMBO PNEUS par le demandeur.

59. Le demandeur est titulaire de la marque antérieure JUMBO PNEUS enregistrée le 28 janvier 2014 pour désigner les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

d’ordinateurs ; entretien et réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; transport en taxi ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement, à l’exclusion des services de transports de passagers et de voyageurs, d’informations en matière de transport de passagers et de voyageurs, et de logistique en matière de transport de passagers et de voyageurs ».

60. Il ressort de l’exposé des moyens et des pièces produites que le demandeur exerce son activité sous la dénomination sociale JUMBO PNEUS (Annexe 1) depuis près de 37 ans (Annexe 2 : « Jumbo Pneus est un acteur historique du marché et l’exemple parfait d’une entreprise qui a su s’adapter aux évolutions du marché. Créé en 1985 dans la région parisienne, Jumbo Pneus est né d’un engagement : faire du pneu un élément de sécurité accessible à tous. »), qu’il est détenteur d’un nom de domaine, jumbopneus.fr, réservé depuis le 26 février 2007 (Annexes 4 et 3) ainsi que d’une trentaine de centres, portant son nom, répartis l’ensemble du territoire (Annexes 2 et 5).

61. Or, le titulaire de la marque contestée a été, comme peuvent l’attester le bulletin de paie de celui-ci ainsi que le certificat de travail et la liste de salariés (Annexes 8 et 10), salarié de la société JUMBO PNEUS en qualité de « chauffeur livreur », dans la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 23 janvier 2017, soit avant le dépôt de la marque contestée.

62. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 6 novembre 2017, de l’usage antérieur du signe JUMBO PNEUS pour désigner les produits et services susvisés au point 59.

L’intention du titulaire de la marque contestée 63. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

64. En l’espèce, le demandeur soutient que le dépôt d’une marque quasi identique à la sienne pour les mêmes produits et services que ceux pour lesquels il invoque un usage, ne relève pas d’un « hasard fortuit et innocent, mais bien d’une reprise consciente et réfléchie » de ses droits antérieurs.

Il ajoute que le titulaire a repris frauduleusement ses éléments d’identification et d’exploitation, et qu’après une mise en demeure restée infructueuse, il « a cru bon de réserver un nom de domaine et d’exploiter dans les mêmes conditions que le site internet du demandeur ».

Le titulaire a ainsi agi sciemment en déposant le signe contesté, « sans en informer le demandeur », afin de détourner une partie de sa clientèle, ce comportement étant totalement contraire à l’éthique et aux usage honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Cette intention s’inscrivant dans un contexte de dégradation des relations entre les parties postérieurement à la fin du contrat de travail du titulaire de la marque contestée, ce qui relève d’autant plus l’existence d’un agissement déloyal et de mauvaise foi, et en tout état de cause, d’un réel détournement de la fonction des marques.

65. En l’espèce, il convient de relever, tel que souligné par le demandeur, que la marque contestée porte sur un signe reprenant à l’identique les éléments constitutifs de la marque antérieure du demandeur, pour désigner des produits et services très proches de ceux visés par cette marque et exploités par le demandeur.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Comme le souligne également celui-ci, le dépôt de la marque contestée a été fait sans en informer le demandeur.

Il convient à cet égard de souligner la chronologie des faits :

— Le contrat de travail du titulaire de la marque contestée s’est achevé le 23 janvier 2017 et le titulaire de la marque contestée a quelque mois après seulement, procédé à l’immatriculation de sa société, JUMBO DEPANNE PNEUS, le 30 octobre 2017 (Annexe 10) et déposé la marque contestée le 6 novembre 2017.

— Il a par la suite réservé le nom de domaine, jumbodepannepneus.fr, le 22 octobre 2021 (Annexe 11) en dépit de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 28 septembre 2021 (Annexe 14).

66. Aussi, les similitudes entre les deux marques, conjuguées à la proximité des secteurs d’activité des parties en présence, à savoir notamment le dépannage automobile, l’identité et la similarité des produits et services des marques en cause, ne sauraient être le fruit du hasard.

67. Dans ces conditions, il apparait qu’en déposant la marque contestée, le titulaire de la marque contestée ancien salarié du demandeur, a agi sciemment au mépris des intérêts de ce dernier afin de générer une association avec la marque antérieure et les services du demandeur.

La reprise des identifiants commerciaux du demandeur sur les supports de communication du titulaire de la marque contestée, bien que postérieure à ce dépôt, vient encore conforter une stratégie globale dont l’objectif est de détourner la clientèle du demandeur.

68. La mauvaise foi est ainsi caractérisée.

69. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement. C- Conclusion 70. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour les produits et services désignés dans son enregistrement en ce que :

— Il existe un risque de confusion avec la marque antérieure JUMBO PNEUS pour une partie des produits et services désignés dans son enregistrement (point 20) ;

- Elle a été déposée de mauvaise foi par son titulaire, en sorte qu’elle doit être déclarée totalement nulle pour tous les produits et services désignés dans son enregistrement (point 69).

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL21-0257 est reconnue justifiée.

Article 2 : La marque n° 17/4402076 est déclarée nulle pour tous les produits et services visés à l’enregistrement.

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