NL22-0003 Le 17/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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3 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 7 janvier 2022, la société SCEA DU DOMAINE DE CHATEAU DE SUAU (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0003 contre la

marque

n° 20 / 4 661 059 déposée le 26 juin 2020, ci-dessous représentée : L’enregistrement de cette marque, dont la société Civile du Domaine de Chevalier (le titulaire de la marque contestée), est titulaire, a été publié au BOPI 2020-29 du 17 juillet 2020. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « Classe 33 : vins d’AOC provenant de l’exploitation dénommée CHATEAU SUAU ». 3. Le demandeur a invoqué un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union Européenne antérieure n°016953739 portant sur le signe reproduit ci-dessous, déposée le 6 juillet 2017 et enregistrée le 9 janvier 2018 : CHATEAU SUAU 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir un risque de confusion entre la marque contestée et sa marque antérieure, résultant de l’identité, à tout le moins de la similarité des produits désignés et de la similitude entre les signes, la marque contestée constituant la déclinaison de son droit antérieur. Il demande en outre que soit mise à la charge du titulaire de la marque contestée la totalité des frais qu’il a exposé en application de l’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. a demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 21 février 2022, reçu le 23 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 avril 2022. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale S DE CHATEAU SUAU n°20/4661059 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne CHATEAU SUAU n°016953739. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits de la marque contestée, à savoir : « vins d’AOC provenant de l’exploitation dénommée CHATEAU SUAU ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières et des vins); Vins conformes à la définition/aux conditions d’utilisation de l’appellation traditionnelle de vin “Château” » 17. Il n’est pas contesté que les produits de la marque contestée sont, identiques, ou à tout le moins fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. b. Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 19. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : CHATEAU SUAU 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée de quatre éléments verbaux. La marque antérieure est quant à elle constituée de deux éléments verbaux. 23. Les signes ont en commun la séquence « CHATEAU SUAU », constituant exclusivement la marque antérieure, ce qui confère aux signes de fortes ressemblances visuelles. 24. Phonétiquement, la reprise de l’expression « CHATEAU SUAU » qui sera prononcée à l’identique au sein des deux signes leur confère également des sonorités très proches. 25. Intellectuellement, les signes partagent l’évocation commune d’un domaine viticole, et plus précisément un château dénommé « SUAU ». 26. Si les signes pris dans leur ensemble diffèrent par la présence de la séquence « S de » placée en attaque du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances. (infra points 28 à 31). 27. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 28. L’élément verbal CHATEAU SUAU, constitutif de la marque antérieure apparait précédé au sein du signe contesté de l’élément verbal « S de » sur une même ligne et dans une même taille de caractère. Toutefois, cette séquence « S de », très courte, ne retiendra pas l’attention du consommateur en dépit de sa position d’attaque ; en effet, elle renvoi directement au terme totalement arbitraire « SUAU », qui apparait distinctif à l’égard des produits visés, et ne fait donc que mettre en exergue la séquence commune « CHATEAU SUAU ». 29. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents 30. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 31. En l’espèce, que le public pertinent des produits en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal. 32. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 33. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, non discuté, doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 34. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 35. Compte tenu de l’identité ou à tout le moins forte similarité des produits en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. 36. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés par la demande. C- S ur la demande de répartition des frais Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 37. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 38. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2. II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 39. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance. 40. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 41. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0003 est justifiée. Article 2 : La marque n°20 / 4 661 059 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société Civile du Domaine de Chevalier au titre des frais exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI