NL 22-0022 Le 17/10/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 31 janvier 2022, la société par actions simplifiée PHARM & YOU CONSULTING (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0022 contre la marque n° 15/4234819 déposée le 18 décembre 2015, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société CIZETA MEDICALI France est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-14 du 8 avril 2016.

2. La demande en nullité porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

Classe 35 : « vente au détail ou en gros, en magasin et/ou en ligne de dispositifs médicaux » Classe 38 : « fourniture d’accès à un site internet permettant d’acheter des dispositifs médicaux ; fourniture d’accès à un site internet permettant de consulter des stocks ; fourniture d’accès à un site internet permettant d’obtenir de l’assistance (assistant virtuel)».

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.

6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 18 février 2022, reçu le 22 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse le 7 avril 2022, lesquelles ont été transmises au demandeur le 12 avril 2022, reçues le 14 avril 2022.

8. Le demandeur a présenté de nouvelles observations le 10 mai 2022, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée le 12 mai 2022, reçues le 16 mai 2022.

9. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses secondes observations le 9 juin 2022, lesquelles ont été transmises au demandeur le 17 juin 2022, reçues le 22 juin 2022.

10. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 22 juillet 2022.

Prétentions du demandeur 11. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient notamment que :

— Le signe ORTHOSHOP n’est pas utilisé à titre de marque mais « désigne des espaces de ventes implantés dans des pharmacies consacrées à l’orthopédie et à la compression veineuse » ;

— Le signe déposé étant verbal, aucun élément figuratif n’est susceptible de lui conférer un minimum de caractère distinctif de sorte que le consommateur ne pourra que percevoir le terme ORTHOSHOP comme une expression servant à désigner un espace de vente portant sur des produits orthopédiques, neutres quant à leur origine commerciale ;

— Au regard du libellé des classes 35 et 38 visés par l’enregistrement, et bien que le terme orthopédie n’y figure pas dans son entièreté, le public visé associera nécessairement le préfixe « ORTHO » au terme « ORTHOPEDIE », et ce d’autant plus qu’il est associé au terme « SHOP », qui, s’agissant d’un vocable de langue anglaise courante sera aisément compris du consommateur français.

— Des marques similaires ont été jugées descriptives par la jurisprudence ;

— Il demande à ce que la nullité de la marque soit prononcée « en ce qu’elle est tant dépourvue de caractère distinctif et désigne en outre une caractéristique des services » et que les frais engagés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.

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12. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur a notamment :

— Relevé que les décisions d’opposition citées par le titulaire de la marque contestée n’étaient pas transposables au cas d’espèce, celles-ci étant rendues à l’occasion d’une procédure distincte, et pour laquelle l’appréciation de la distinctivité d’un signe ou éléments de signe diffèrent de l’appréciation de la validité d’un signe ;

— Versé une décision rendue par le TGI de Paris en date du 13 novembre 2015 et ayant considéré comme descriptif le terme « Droneshop » pour des produits et activités en lien avec des drones.

— Contesté l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le signe « ORTHOSHOP » aurait acquis son caractère distinctif du fait de son usage soutenant que :

o Les photos et documents fournis démontrent une utilisation du signe à des fins purement descriptives et non à titre de marque, aucun des produits commercialisés par le titulaire de la marque contestée n’étant en outre commercialisés sous la marque « ORTOSHOP ».

o La preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage est insuffisamment rapportée dès lors que la marque ORTHOSHOP a été mise sur le marché en 2018, et ne fait l’objet d’un usage que depuis 3 ans, une période insuffisante pour démontrer une forte distinctivité sur le territoire national. En outre, les articles de journaux versés sont circonscrits à la région Occitanie et sont dès lors insuffisants à démontrer l’étendue géographique et l’intensivité de l’exploitation du signe.

o L’installation des corners ORTHOSHOP dans près de 120 pharmacies ne représente une présence sur le territoire national de l’ordre national qu’à hauteur de 0,5%.

Prétention du titulaire de la marque contestée 13. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée soutient notamment que :

— Le demandeur considère à tort que le préfixe « ORTHO » sera automatiquement associé au terme « ORTHOPEDIE » et que la marque tire justement son caractère distinctif de la contraction de ce préfixe (terme dérivé du grec qui signifie « droit ») et du terme anglais SHOP ( qui signifie « boutique ») .

— Quand bien même le terme « Ortho » ferait écho à l’orthopédie, il n’indique pas la qualité des produits ou services mais se contente de la suggérer et est tout au plus évocateur.

— Les décisions citées par le demandeur, sont non transposables au cas d’espèce, s’agissant de signes dont chacun des termes sont descriptifs et non seulement évocateurs.

— Deux décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition ont reconnu l’absence de caractère descriptif des termes SUSHISHOP/SUSHISHOPSTORE et CHICKEN SHOP.

— Le signe ORTHOSHOP a acquis son caractère distinctif suite à l’usage qui en a été fait :

o La société CIZETA MEDICALI développe, investit et exploite la marque « ORTHOSHOP » depuis 2017 et est depuis implantée dans plus de 120 pharmacies en France ; o Des espaces et mobiliers sont spécialement conçus par CIZETA MEDICALI pour l’installation des corners « ORTHOSHOP » en tant que point de vente en pharmacie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sont versées à l’appui de son argumentation les pièces suivantes : o Annexe 1 : document de présentation du concept de corner ORTHOSHOP, daté de 2017 o Annexe 2 : Article Moniteur Castres daté du 23 juin 2018 o Annexe 3 : La dépêche « ORTHOSHOP teste son nouveau concept », daté de juin 2018.

14. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— Soutenu de nouveau que le préfixe ORTHO pouvait être associé à de nombreux domaines et former une grande variété de termes tel que « orthographe », « orthoptiste », « orthodontie » etc et qu’il n’était pas, de ce fait, un vocable du langage courant ;

— Versé une nouvelle décision rendue par la Cour d’Appel d’Aix en Provence ayant considéré le terme ECOENERGIE comme suffisamment distinctif, bien qu’associant deux termes du langage courant « Eco » et « énergie » cette association s’analysant en un néologisme ;

— Versé de nouvelles pièces tendant à appuyer l’acquisition du caractère distinctif du signe ORTHOSHOP du fait de son usage et rappelle que la marque est exploitée depuis 2017 et fait l’objet de nombreux investissements :

o Cette marque est promue tant auprès des professionnels d’officines et pharmacies qu’auprès des clients et personnes souffrant d’insuffisance veineuse. o Seule la société CIZETA MEDICAL intervient sur l’installation des stands ORTHOSHOP et que les investissements pour le développement ces points/ corner, s’élèvent autour d’1,5 millions d’euros.

— Fourni pour démontrer ces efforts de promotion et d’investissements un certain nombre d’articles de revues spécialisées en pharmacie (Annexe 1 à 10), des contrats et factures certifiés par le commissaire aux comptes de la société CIZETA MEDICAL (Annexes 12 et 13) et la présentation d’un avant/après installation au sein des pharmacies étant équipées de corner ORTHOSHOP, et ce dans plusieurs grandes et moyennes villes de France.

— Estimé que les arguments du demandeur pour réfuter l’acquisition du caractère distinctif du signe du fait de son usage ne sont pas pertinents, et ne sont pas étayés par des éléments probants. Est au contraire soutenu que la mise en avant particulière du signe ORTHOSHOP sur les promontoires de ventes, permet bien d’identifier l’origine commerciale des produits.

En outre, l’utilisation de la formule « ORTHOSHOP by Cizeta medical », la baseline étant en caractères de petite taille, est sans incidence sur la perception qu’aura le consommateur de la marque ORTHOSHOP.

— Demandé à ce que l’Institut rejette la demande en nullité et mette à la charge du demandeur les frais exposés.

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II.- DECISION

A- Sur le droit applicable 15. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L711-2 2°, et 3° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.

16. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 18 décembre 2015, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.

17. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

18. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

19. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».

20. Enfin, l’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : […]

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…) ».

21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B- Sur le fond 22. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

23. Cette marque est enregistrée notamment pour les produits suivants :

Classe 35 : « vente au détail ou en gros, en magasin et/ou en ligne de dispositifs médicaux »

Classe 38 : « fourniture d’accès à un site internet permettant d’acheter des dispositifs médicaux ; fourniture d’accès à un site internet permettant de consulter des stocks ; fourniture d’accès à un site internet permettant d’obtenir de l’assistance (assistant virtuel)».

 Sur le caractère distinctif de l’enregistrement contesté

24. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.

25. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 23, les services visés par la présente demande en nullité sont des services commerciaux et techniques destinés aussi bien à des particuliers qu’à des professionnels, en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné aussi bien par le consommateur d’attention moyenne que par un public de professionnels.

26. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.

27. En l’espèce, la marque contestée est constituée d’un seul élément verbal ORTHOSHOP, né de la contraction du préfixe ORTHO et du terme anglais SHOP présentés dans une police de caractères de standard.

28. Il appartient ainsi à l’Institut de déterminer si la simple combinaison de ces termes, constitutifs de la marque contestée, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40).

29. A cet égard, le demandeur soutient que « bien que le terme « orthopédie » ne soit pas repris dans son entièreté », le public associera nécessairement le préfixe « ORTHO » au terme « ORTHOPEDIE » et, ce, « d’autant plus qu’il est associé au terme « SHOP » ».

Il ajoute que le consommateur percevra nécessairement la combinaison des termes considérés « comme l’expression servant à désigner un espace de vente portant sur des produits orthopédiques, neutre quant à leur origine commerciale ».

30. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que le préfixe « ORTHO », terme d’origine du grec et dont le sens propre est « droit », ne saurait à lui seul renvoyer de façon directe au terme « orthopédie », dès lors qu’il sert à composer un grand nombre de terme, relevant de divers domaines tel que les termes « orthographie », « orthodontie », « orthoptiste » etc.

31. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité. (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).

32. En l’espèce, le demandeur ne démontre pas que l’élément « ORTHO » était perçu du public pertinent comme l’abréviation habituelle du terme « orthopédie » à la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 18 décembre 2015 en lien avec les services en cause.

33. En effet, aucun élément n’est fourni par le demandeur dans son exposé des moyens ou ses observations en réponse, pour démontrer qu’au jour du dépôt le consommateur des services visés percevrait immédiatement et sans réflexion le sens du préfixe ORTHO comme renvoyant au terme Orthopédie, alors que comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, ce préfixe est susceptible de rentrer dans la composition de nombreux termes relevant d’autres domaines.

En outre, il se contente d’affirmer sans toutefois le démontrer que ce préfixe, associé au terme SHOP serait couramment utilisé dans le langage courant ou professionnel pour renvoyer à un espace dédié au domaine orthopédique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Or, aucun élément n’est versé par le demandeur pour étayer cette affirmation.

34. Il n’est donc pas démontré que ce terme est compris du consommateur comme faisant référence à l’orthopédie, et ce particulièrement lorsque ce préfixe est apposé en lien avec les services pour lesquels la nullité est demandée.

35. En tout état de cause à supposer que les séquences « ORTHO » et « SHOP » soient comprises du consommateur pertinent, le demandeur n’a pas démontré que celui-ci était en mesure de percevoir dans l’association de ces éléments constitutifs de la marque contestée, immédiatement et sans réflexion, la description d’une caractéristique objective des services visés par la demande en nullité et ce au jour du dépôt de la marque contestée.

36. En dernier lieu, il convient de constater que les décisions versées par le demandeur ne sont pas transposables en l’espèce, la construction des signes et les produits et services en cause étant distincts et au demeurant non destinés au même public pertinent.

37. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son défaut de caractère distinctif et son caractère descriptif est rejeté.

 Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque contestée

38. Le titulaire de la marque contestée a estimé que la marque contestée ORTHOSHOP a, du fait de l’usage qui en a été fait, acquis un caractère distinctif ; il produit, à cet effet, un certain nombre de pièces.

39. Toutefois, en l’espèce, dès lors que les moyens fondés sur l’absence de distinctivité de la marque contestée ont été rejetés, il n’y pas lieu d’examiner ce motif.

C- Sur la demande de répartition des frais

40. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

41. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2. II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance

Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

42. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a présenté dans ses observations en réponse une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que l’enregistrement de la marque contestée n’a pas été modifié par la présente décision.

43. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le demandeur, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, était représenté par un mandataire et a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande, ainsi que des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

frais liés aux observations en réplique à celles du titulaire de la marque contestée. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en nullité.

44. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés (« 300 euros « au titre de la phase écrite » ainsi que 250 euros « au titre des frais de représentation »).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article un : La demande en nullité NL22-0022 est rejetée.

Article deux : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société PHARM & YOU CONSULTING au titre des frais exposés.

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