NL 22-0159 Le 22/02/2023

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 12 septembre 2022, la société KARMAN SAS (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0159 contre la marque n° 06/3424959 déposée le 24 avril 2006, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société NAOS est titulaire (le titulaire de la marque contestée) suite à une transmission totale de propriété inscrite le 6 septembre 2016 sous le n°678912, a été publié au BOPI 2006-39 et régulièrement renouvelé en 2016.

2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Services de salons de beauté, de coiffure ; services de conseils en matière d’hygiène et de soins ; services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins du corps et de beauté » en classe 44.

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3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit » et « Le signe est de nature à tromper le public ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur a notamment :

— Fait valoir que le signe serait trompeur en ce que la désignation des services de la classe 44 ne comportait aucune référence au fait que ces derniers bénéficieraient d’un label BIO ou d’un certification Biologique. Dès lors la référence au terme BIO est trompeuse.

A l’appui de ce moyens, le demandeur soutient que l’importance attachée à la mention « BIO » est antérieure au dépôt puisque la mention « biologique » serait apparue dans le domaine de la consommation dans les années 1990.

— Soutenu l’application de l’article L.121-2 du Code de la Consommation qui réprime les pratiques commerciales trompeuses lorsqu’elle reposent « sur des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur » et portent sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir ses qualités substantielles ».

— Demandé que les frais engagés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.

5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dernier renouvellement de la marque contestée, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire de dépôt inscrit.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 30 septembre 2022, reçu le 5 octobre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 décembre 2022.

II.- DECISION A- Sur le droit applicable

8. La marque a été déposée le 24 avril 2006, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.

9. Le demandeur indique à juste titre que la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée.

Il fonde également sa demande sur l’article L.121-2 du Code de la consommation, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.

A cet égard, il soutient que « le fait que la marque ait été déposée en 2006, ne fait aucunement obstacle au fait qu’elle doive répondre aux exigences du texte postérieur susvisé, qui est d’ordre public et d’application immédiate ».

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Il ajoute encore que les premières règlementations relatives au « bio » remontent aux années 1990. Il précise en outre qu’il est indifférent que la règlementation européenne de ces produits [biologiques] soit postérieure à l’enregistrement de la marque puisque celle-ci est d’effet immédiat.

Il s’appuie à cet égard sur la jurisprudence relative au caractère d’ordre public de la protection dont bénéficient les appellations d’origine contrôlée, ainsi que sur l’article 2 du code civil, selon lequel d’après lui , « il est vrai que les conditions de la validité d’une situation nouvelle restent régis par la loi ancienne en vertu du principe de la non-rétroactivité, les conditions de validité d’une situation de fait qui sont imposées par la loi nouvelle s’imposent en vertu du principe d’application immédiate ».

10. Il convient en premier lieu de rappeler que l’article 2 du code civil, dispose que : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

11. S’agissant de l’appréciation de la validité d’une marque à l’occasion d’une action en nullité fondée sur la base d’un motif absolus, la Cour de Cassation a régulièrement rappelé que « la validité du droit attaché à une marque s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date » (Com, 13 Janvier 2009 – n° 07-19.056, 07-19.571 ; Com, 8 Février 2005 – n° 02-18.477).

12. En outre, comme précédemment rappelé, la marque a été déposée le 24 avril 2006, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1734 visée au point 9.

13. Si le demandeur invoque des règlementations relatives au « bio » remontant aux années 1990, force est de constater qu’il ne précise pas quelles seraient ces règlementations.

Par ailleurs, la jurisprudence relative au caractère d’ordre public de la protection dont bénéficient les appellations d’origine contrôlée ne saurait être transposée à la règlementation relative au « BIO ».

A cet égard, la Cour de Cassation a rappelé qu’il est de jurisprudence constante que « la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l’acte juridique conclu antérieurement », et ce, quand bien même cette loi nouvelle serait d’ordre public (3e Civ., 7 novembre 1968, Bull. 1968, III, no 444).

Et d’en déduire qu’il résulte de ce principe que « la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique valablement constituée sous l’empire de la loi ancienne » (3e Civ., 7 novembre 1968, préc. ; Com., 18 décembre 1978, pourvoi no 77-13.472, Bull. 1978, IV, no 317 ; Com., 12 octobre 1982, pourvoi no 81-11.188, Bull. 1982, IV, no 311 ; 3e Civ., 17 février 1993, pourvoi no 91-10.942, Bull. 1993, III, no 19).

Par conséquent, la règlementation européenne relatives aux produits biologiques, brièvement évoquée par le demandeur, ne saurait être prise en considération en ce qu’elle est postérieure au dépôt de la marque contestée.

14. En conséquence de ce qui précède, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, selon lequel est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose que « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ; c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

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En outre, il convient de prendre en compte la disposition du code la consommation visée par le demandeur, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée, à savoir l’article L.121-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993, qui dispose :

« Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ».

15. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B. Sur le fond

16. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal HYDRABIO. Cette marque est enregistrée pour les services suivants : « Services de salons de beauté, de coiffure ; services de conseils en matière d’hygiène et de soins ; services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins du corps et de beauté ».

 Sur l’atteinte à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit

17. Le demandeur fait valoir que la marque contestée est contraire à l’ordre public car contrevenant aux dispositions de l’article L.121-2 du code de la consommation relatif au pratiques commerciales trompeuses, et aux règlementations relatives au « BIO » lesquelles seraient d’ordre public.

18. Toutefois, comme précédemment exposé, la marque contestée a été déposée le 24 avril 2006, en sorte qu’il y a lieu de se référer à l’article précité du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée (supra point 14), lequel ne prévoit aucune interdiction d’usage d’une marque.

Il convient en outre de constater que la règlementation européenne relatives aux produits biologiques, brièvement évoquée par le demandeur, ne saurait être prise en considération en ce qu’elle est postérieure au dépôt de la marque contestée et ne peut être considérée comme étant d’ordre public et par conséquent applicable à la présente procédure (supra point 13).

19. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard des seules dispositions de loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée (supra point 9).

20. Aux termes de l’article L.711-3 du code, issu de loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version applicable à l’espèce, ne peuvent être considérés comme une marque ou élément de marque un signe contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou dont l’utilisation serait légalement interdite

21. La notion d’ordre public et de bonnes mœurs se réfère aux valeurs et aux normes sociales auxquelles la société adhère et vise ainsi à réguler les comportements susceptibles de contrevenir à l’ensemble des règles imposées tant par la législation que par la morale sociale en garantissant des principes essentiels au bon fonctionnement de la société tels que la préservation de l’Etat et de ses institutions ou encore le respect des lois pénales réprimant les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

comportements discriminants ainsi que les atteintes et offenses portées aux personnes, à leur dignité, honneur et considération.

22. L’examen du caractère contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs d’un signe doit s’opérer par référence à la perception de ce signe par le public pertinent lors de son usage en tant que marque.

23. En l’espèce, le fait qu’un opérateur économique ait déposé une marque qui ne respecterait pas, selon les dires du demandeur, une règlementation sur le terme BIO adoptée postérieurement à son dépôt ne saurait être qualifié d’atteinte à l’ordre public dans la mesure où il n’est pas démontré qu’un tel manquement serait contraire à la législation ou aux règles morales sociales garantissant les principes essentiels au bon fonctionnement de la société évoqués au point 21.

24. Le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’atteinte à l’ordre public est dès lors rejeté.

 Sur le caractère trompeur du signe

25. Le demandeur fait valoir qu’en ne précisant pas le libellé de ses produits par une mention relative à la nature biologique de ceux-ci, la marque HYDRABIO trompera nécessairement le public sur la qualité et la nature de ces services. En outre, l’absence d’une telle précision contreviendrait aux dispositions des règlements européens précités.

Il précise à cet égard que le terme « BIO » était nécessairement au jour du dépôt, compris et perçu par le public comme faisant référence au terme BIOLOGIQUE en tant que label.

Dans ces conditions, le demandeur soutient que « la vocable « BIO » constituait une garantie de qualité et son utilisation pour des services et services non éligibles au label bio pouvait être sanctionnée par la déceptivité».

26. Aux termes de l’article L.711-3 dans sa version applicable à l’espèce, ne peuvent être considérés comme des marques les signes de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

27. Ce motif de refus suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou, à tout le moins, un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, E E, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services.

28. En l’espèce, les services contestés visés au point 16 sont des services de soins et de beauté.

29. Force est de constater que le demandeur, procédant uniquement par voie d’affirmation, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le terme BIO était perçu comme un « label » de qualité de services de soins et de beauté visés, au jour du dépôt en 2006.

30. En outre, il convient de constater que les éléments versés par le demandeur quant à l’utilisation faite du signe HYDRABIO par le titulaire de la marque contestée sur les services qu’il commercialise, sont des éléments de faits extérieurs à la présente procédure en ce qu’ils concernent des circonstances d’exploitation non pertinentes en l’espèce, s’agissant de l’appréciation de la validité d’une marque.

31. Il s’ensuit que le demandeur ne démontre nullement que le signe « HYDRABIO » était, au jour de son dépôt, susceptible de tromper le consommateur sur la nature ou la qualité des services visés par la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

32. Le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est dès lors rejeté.

 Conclusion

33. Il ne ressort ni des pièces apportées ni des arguments du demandeur que la marque contestée présentait, au jour de son dépôt, un caractère trompeur ou contraire à l’ordre public à l’égard des services enregistrés, en sorte que la demande en nullité doit être rejetée.

C. Sur la répartition des frais

34. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

35. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; ».

Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

36. En l’espèce, le demandeur a sollicité la condamnation du titulaire de la marque contestée à lui payer la somme de 2500 € sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.

37. Si la condamnation à des frais irrépétibles et aux dépens ne peut être prononcée par l’Institut puisque ne relevant que de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, tout ou partie des frais exposés par la partie gagnante peuvent être mis à la charge de la partie perdante dans les conditions prévues à l’article L.716-1-1 et à l’arrêté du 4 décembre 2020 précités.

38. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Toutefois, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande en nullité.

39. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL22-0159 concernant la marque n° 06/3424959 est rejetée.

Article 2 : La demande de répartition des frais est rejetée.

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