NL22-0060 Le 17/02/2023 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;

Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019- 1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714- 6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

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2 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 25 mars 2022, la société Elite Beheer B.V, société de droit néerlandais (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0060 contre la marque verbale n° 16/4277093 déposée le 2 juin 2016, ci-dessous reproduite:

YOPIE

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur B et Monsieur M (les titulaires de la marque contestée), sont titulaires, a été publiée au BOPI BOPI 2016-47du 25 novembre 2016.

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 30 : sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ».

3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque internationale désignant l’Union européenne n°0820471, enregistrée le 13 février 2004 et régulièrement renouvelée, portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

JOPPIE

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé les titulaires de la marque contestée de la demande en nullité et les a invités à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé aux adresses indiquées lors du dépôt.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 20 avril 2022, reçu le 22 avril 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu par deux fois.

8. La phase d’instruction étant terminée à l’expiration du troisième et dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 décembre 2022.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :

— fait notamment valoir l’identité et les similitudes entre les produits en cause, les similitudes entre les signes et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents desquels résulterait un risque de confusion entre les marques en présence ;

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3 10. Dans ses premières observations, le demandeur :

— Produit des preuves d’usage aux fins de justifier d’un usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période entre le 25 mars 2017 et le 25 mars 2022 ;

— Réitère et complète son argumentation sur l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques ;

11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :

— Répond aux arguments d’irrecevabilité soulevés par les titulaires de la marque contestée en application de l’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la forclusion par tolérance et en application de l’article L.716-2-4 du code précité ;

— Complète ses arguments aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits invoqués à l’appui de la demande en nullité ;

— Réitère et complète son argumentation relative au caractère distinctif de la marque antérieure ;

— Réitère son argumentation relative à l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques.

Prétentions des titulaires de la marque contestée

12. Dans leurs premières observations, les titulaires de la marque contestée :

— soulèvent l’irrecevabilité de la demande en nullité au motif que le demandeur serait forclos à agir par application des dispositions de l’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la forclusion par tolérance ;

— invitent le demandeur, à peine d’irrecevabilité de la demande en nullité, en application du 1° de l’article L 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, à rapporter la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les conditions prévues à l’article L 714-5 du code précité pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, soit dans la période du 25 mars 2017 et le 25 mars 2022 ;

Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.

— présentent des arguments visant à écarter l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence ;

— sollicitent de condamner le demandeur à supporter les frais de procédure à hauteur de 1200€ conformément aux termes de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

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4 13. Dans leurs secondes observations, les titulaires de la marque contestée :

— Contestent les preuves fournies par le demandeur aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits invoqués ;

— Rappellent l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits en cause ;

— Réitèrent leur argumentation relative à l’absence de risque de confusion entre les marques.

14. Dans leurs troisièmes et dernières observations, les titulaires de la marque contestée :

— Répondent aux arguments soulevés par le demandeur et complète son argumentation visant à reconnaître la demande en nullité irrecevable en raison de la forclusion par tolérance et fournis de nouvelles pièces pour appuyer son argumentation ;

— Réitèrent leur argumentation relative à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits invoqués.

II.- DECISION A- Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité 1. Sur la forclusion par tolérance

15. Dans leurs observations en réponse, les titulaires de la marque contestée soulèvent l’irrecevabilité de la demande en nullité sur le fondement de l’article L.716-2-8 du code précité au motif « qu’un délai de presque 6 ans s’est écoulé entre l’enregistrement de la marque des défendeurs et le début de l’exploitation effective de leur marque et l’engagement d’une procédure en nullité […] la société Elite Beheer, titulaire du droit antérieur a manifestement toléré pendant une période de plus de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure des défendeurs « YOPIE » enregistrée de bonne foi par les défendeurs et alors que la demanderesse ne pouvait en ignorer l’existence en vertu de son obligation de veille à l’égard de sa marque ».

Qu’en outre, en disposant d’une marque internationale désignant l’Union Européenne, « le demandeur se devait de mettre en place un surveillance de sa marque sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, dont la France ».

Il en déduit que le demandeur devait nécessairement avoir eu connaissance de la demande d’enregistrement [de la marque contestée] dès sa publication, soit dès le 24 juin2016 », soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité, de sorte qu’il est forclos à agir.

16. Le demandeur considère que les titulaires invoquent cet argument sans en justifier la teneur et n’en font aucunement la démonstration.

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5 17. L’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi. »

18. La jurisprudence a pu déterminer les conditions faisant courir le délai de forclusion, à savoir notamment l’enregistrement de la marque postérieure, l’usage de la marque postérieure par son titulaire et la connaissance par le titulaire de la marque antérieure à la fois de l’enregistrement et de l’usage de la marque postérieure (CJUE, 22 septembre 2011, C- 482/09 ; Cass. com. 28 mars 2006, n° 05-11.686).

19. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée déposée le 2 juin 2016, a été publié au BOPI 2016/47 du 25 novembre 2016. La demande en nullité a été formée par le demandeur le 25 mars 2022.

20. La marque contestée avait donc été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité.

21. Aux fins de démontrer que le demandeur a eu connaissance pendant cinq années consécutives de l’enregistrement et de l’usage de la marque contestée et qu’il a toléré cet usage en connaissance de cause, les titulaires de la marque contestée ont fourni les pièces suivantes :

— Des factures émises par une société SAS SADI pour la vente de sauces nommées YOPIE, datées du 15 mars 2016 au 13 avril 2016 (Pièces 3 à 6) ;

— Des extraits de pages de sites internet revendant une sauce nommée YOPIE ( Pièces 8 à 10) ;

— Extraits du site internet d’une société MIXO, se présentant comme fabricant de la sauce YOPIE ( Pièces 11 et 12)

— Une facture d’un bon de commande d’étiquettes YOPIE faite à une société étrangère, datée du 22 mars 2022 (Pièce 14)

— Des extraits de campagnes publicitaires relatives à la sauce YOPIE, faite par la société MIXO ( Pièces 15)

— Des copies d’écrans de pages de réseaux sociaux relatives à la sauces YOPIE et à la société MIXO, fabricante de la sauce YOPIE ( Pièces 19 à 23)

22. En premier lieu, il y a lieu de relever que les pièces numérotées de 19 à 23, qui sont relatives à l’usage de la marque contestée, doivent être écartées en raison du principe du contradictoire, dans la mesure où celles-ci ont été fournies dans les troisièmes et dernières observations des titulaires de la marque contestée.

Or, en vertu de l’article R. 716-6 -5° du Code de la propriété intellectuelle, « En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d’usage ».

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6 23. En outre, les seules factures et les diverses copies d’écrans fournies ne permettent pas de démontrer la réalité d’une exploitation de la marque contestée tournée vers le public permettant de déduire la connaissance de cet usage par le demandeur. En outre, ces documents ne permettent pas d’établir le moment à partir duquel le demandeur aurait eu connaissance tant de l’enregistrement de la marque contestée que de son utilisation après son enregistrement.

En effet, les factures datées du 15 mars 2016 au 13 avril 2016 portant sur la vente d’une soixantaine de sauces ( condiments) vers un réseau de grossiste situé dans la région Ile de France, ont été réalisées antérieurement au dépôt de la marque contestée, à savoir le 24 juin 2016, et doivent donc être écartées.

Le bon de commande produit par les titulaires de la marque contestée portant sur une commande d’étiquettes faites par une société tierce à une société étrangère, ne constitue pas un acte d’exploitation de la marque tournée vers le public.

S’agissant des extraits de pages internet et de réseaux sociaux, la plupart ne sont pas datés et n’attestent pas d’un usage du signe YOPIE par les titulaires de la marques contestée, le nom d’une société MIXO, tierce à la présente procédure, apparaissant régulièrement sur ces extraits.

24. Ainsi, les éléments fournis n’apparaissant pas suffisants pour démontrer l’usage effectif de la marque contestée, la circonstance tenant au fait que les parties apparaissent exercer une activité dans des domaines proches (la commercialisation de sauces alimentaires) ne saurait suffire à démontrer que le demandeur ne pouvait qu’avoir raisonnablement connaissance de l’usage de la marque contestée.

25. Enfin, le fait que le demandeur dispose d’une marque internationale désignant l’Union Européenne, ne suffit pas à en conclure comme le font les titulaires de la marque contestée que « le demandeur se devait de mettre en place un surveillance de sa marque sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, dont la France », et pour en déduire sa connaissance de l’usage de la marque contestée, qui doit être démontrée par les titulaires de la marque contestée.

26. Dès lors, les éléments fournis n’étant pas suffisants pour démontrer la connaissance de l’usage de la marque contestée par le demandeur, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable au sens de l’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle.

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7 2. Sur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure (article L.716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle) 27. Dans leurs observations en réponse, les titulaires de la marque contestée requierent que le demandeur rapporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en se fondant sur l’article L.716-2-3, 1° du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

« Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.

2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

L’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 susvisé relatif à l’usage de la marque de l’Union européenne dispose que :

« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa :

a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.

2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ». 28. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

29. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

30. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

31. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

32. En l’espèce la demande en nullité a été formée par le demandeur le 25 mars 2022.

33. Par ailleurs, aucune notification de refus provisoire ni d’opposition n’ayant été communiquée par l’Office européen pour la partie européenne, la marque antérieure est réputée enregistrée pour l’Union Européenne à compter du 4 septembre 2014 (Gaz. 2014/34).

34. Par conséquent, la marque antérieure avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité mais depuis moins de cinq ans à la date du dépôt de la marque contestée..

35. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 25 mars 2017 au 25 mars 2022 inclus, pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est protégée et qui sont invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir :

« Classe 30 : Sauces. »

36. Le demandeur a produit à l’appui de ses observations en réponse les pièces suivantes :

— Pièce n°8 : Extraits du site internet de la société Elite Beheer B.V proposant à la vente la gamme de produits commercialisés sous la marque JOPPIE.

- Pièce n°9 : Fiche whois des noms de domaine réservés redirigeant vers le site institutionnel de la société Elite Beheer B.V. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9
- Pièce n°10 : Une carte des Pays-Bas faisant mention de l’ensemble des corners dans lesquels les produits JOPPIE sont commercialisés.

- Pièce n°11 : Diverses factures émises par la société Elite Beheer B.V. pour le compte de sociétés situées en Allemagne, en Belgique, aux Pays Bas, en Autriche et en Espagne portant sur la commercialisation des produits suivants sous la marque « JOPPIE » : « sauces », datées de 2017 à 2022.

- Pièce n°12 : Extraits d’éléments publicitaires entre 2018 et 2021.

- Pièce n°13 : Extrait du moteur de recherche Google sur une recherche sur le nom JOPPIE.

- Pièce n°14 : Un tableau, signé par la Directrice des Finances de la société demandeur, M^me W, énumérant l’ensemble des revenus réalisés par la société Elite Beheer B.V. pour ses produits JOPPIE, entre 2017 et 2021, dans différents pays de l’Union européenne, à savoir : Pays-Bas, Autriche, Epagne, Belgique, Allemagne.

- Pièce n°15 : Brochure en langue française de l’un des distributeurs du demandeur en Belgique, proposant certains produits sous la marque JOPPIE. 37. L’ensemble des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente, et une traduction est fournie pour l’ensemble des documents versés en langue étrangère.

38. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Lieu de l’usage 39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne.

40. En l’espèce, les 24 factures fournies (pièce 11) datées de 2017 à 2022 sont adressées à des clients situés en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche et en Espagne.

41. Par ailleurs la carte des Pays-Bas, recensant les points de ventes de la sauce JOPPIE, atteste de la présence effective du demandeur sur ce territoire et les extraits de fiches whois recensant plusieurs noms de domaine « joppie » ou « joppiesaus » domiciliés sur une extension « .be », « .de », « .eu » ou « .nl », attestent de la présence du demandeur sur plusieurs territoires de l’Union européenne.

42. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne pendant la période pertinente.

Nature et Importance de l’usage 43. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

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10 44. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

45. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Nature de l’usage

46. En l’espèce, il ressort des extraits de sites internet et d’éléments publicitaires (pièces 8 et 12) que le signe JOPPIE est utilisé tel qu’enregistré, ainsi que sous une forme stylisée notamment sur des sauces.

47. Il apparaît également que sur les 24 factures fournies en pièce 11, est inscrit le terme « JOPPIE » pour chaque produits de sauces vendus.

48. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

49. En l’espèce, force est de constater que la présentation particulière et en couleur n’altèrent ni la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal distinctif, et qu’un usage de la marque contestée s’est opéré, publiquement et vers l’extérieur.

50. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l’usage du signe à titre de marque tel qu’il a été enregistré et sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif au regard sauces .

Importance de l’usage

51. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 52. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

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11 53. En l’espèce, les 24 factures produites datées de 2017 à 2022, combinées aux extraits de sites internet et campagnes publicitaires, montrent la commercialisation en Europe de sauces pour les quantités suivantes :

• Allemagne : Factures émises par la société Elite Beheer B.V. au nom d’une société allemande : o Facture émise le 11 mai 2018 qui fait état de 322 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. o Facture émise le 16 août 2019 qui fait état de 158 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE o Facture émise le 22 mai 2020 qui fait état de 267 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE o Facture émise le 9 juillet 2021 qui fait état de 235 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE o Facture émise le 25 février 2022 qui fait état de 392 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE

• Belgique : Factures émises par la société Elite Beheer B.V. au nom d’une société belge : o Facture émise le 22 mai 2018 qui fait état de 3 345 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. o Facture émise le 30 avril 2019 qui fait état de 4 812 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE o Facture émise le 15 mai 2020 qui fait état de 4 432 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE o Facture émise le 22 juin 2021 qui fait état de 4 930 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE o Facture émise le 31 mai 2022 qui fait état de 5 184 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE

• Pays-Bas : Factures émises par la société Elite Beheer B.V. au nom d’une société néerlandaise : o Facture émise le 31 mai 2018 qui fait état de 1 000 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. o Facture émise le 11 avril 2019 qui fait état de 1 200 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE o Facture émise le 30 avril 2020 qui fait état de 1 400 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE o Facture émise le 14 octobre 2021 qui fait état de 1 750 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE o Facture émise le 7 avril 2022 qui fait état de 1 500 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE

• Autriche : Factures émises par la société Elite Beheer B.V. au nom d’une société autrichienne : o Facture émise le 9 novembre 2020 qui fait état de 2 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. o Facture émise le 7 décembre 2020 qui fait état de 2 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. o Facture émise le 30 décembre 2020 qui fait état de 3 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. o Facture émise le 18 mai 2022 qui fait état de 272 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

12 • Espagne : Factures émises par la société Elite Beheer B.V. au nom d’une société espagnole : o Facture émise le 16 mai 2017 qui fait état de 194 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. o Facture émise le 10 avril 2018 qui fait état de 101 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. o Facture émise le 15 janvier 2019 qui fait état de 145 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. o Facture émise le 10 novembre 2020 qui fait état de 145 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. o Facture émise le 7 septembre 2021 qui fait état de 122 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE. o Facture émise le 17 mai 2020 qui fait état de 146 produits commandés appartenant à la gamme JOPPIE.

54. En outre, le tableau énumérant l’ensemble des revenus réalisés par la société Elite Beheer B.V. pour ses produits JOPPIE, entre 2017 et 2021, dans différents pays de l’Union Européenne, atteste de l’augmentation du chiffre d’affaire de cette société au cours de la période pertinente et passant de 4 881 905€ à 7 238 799€ (pièce 14).

55. Ces factures combinées aux éléments comptables fournis par le demandeur témoignent d’un usage constant et régulier du signe portant sur un volume important de commercialisation de sauces pendant la période pertinente.

56. Tous ces éléments pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe JOPPIE ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits.

57. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente pour des sauces. Usage pour les produits enregistrés

58. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’ :

« Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

59. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.

60. En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée et est invoquée pour une partie des produits visés à l’enregistrement, à savoir : « Sauces ».

61. Il ressort clairement des pièces et des arguments du demandeur contestée que le signe JOPPIE est utilisé pour désigner des sauces. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

13 62. Ainsi, l’usage pour ces produits permettant de retenir un usage sérieux pour les «sauces» de la marque antérieure invoquée, cette dernière sera réputée enregistrée pour ces produits.

63. Les documents fournis par le demandeur permettant d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire de l’Union Européenne en relation avec les produits visés au point 61, la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L.716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle. 64. Par conséquent, aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les «sauces» en application de l’article précité.

B- Sur le fond

1. Sur le droit applicable

65. La marque contestée a été déposée le 2 juin 2016 soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.

66. En conséquence, la validité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

67. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

68. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».

69. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

70. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 71. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure verbale JOPPIE.

72. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

14 d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

73. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

1- Sur les produits 74. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

75. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ».

76. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les produits suivants : « Sauces ».

77. Les « sauces (condiments) » de la marque contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.

78. A cet égard, est extérieure à la présente procédure l’argumentation des titulaires de la marque contestée selon laquelle les produits proposés par les parties sont de compositions différentes, que leur prix de vente est différent, qu’ils n’arborent pas les mêmes certifications de qualité ou encore que les zones géographiques de commercialisation diffèrent.

79. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’annulation s’effectue uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées.

80. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les produits « sel ; moutarde ; vinaigre » de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires ou à tout le moins complémentaires aux produits de la marque antérieure invoquée .

81. Ainsi, les « sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) » de la marque contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits réputés enregistrés de la marque antérieure. 2- Sur les signes 82. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

YOPIE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

15 83. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

JOPPIE

84. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

85. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

 L’impression d’ensemble produite par les signes

86. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les marques en présence sont toutes deux constituées d’une dénomination unique.

87. Visuellement, les signes ont en commun un terme proche de longueur comparable (respectivement 5 et 6 lettres) composé de 4 lettres identiques placées dans le même ordre [J-O-P-P-I-E] / [Y-O-P-I-E] et forme une séquence commune [OPIE].

Phonétiquement, ces termes comportent la même sonorité ainsi qu’un même rythme en deux temps, avec une séquence finale [O-P-I-E] qui sera prononcée de manière identique au sein des deux signes.

88. Ils se distinguent par la substitution de la lettre J à la lettre Y. Toutefois, cette différence, portant sur une seule lettre, n’affecte pas les ressemblances visuelles et phonétiques précitées.

89. Intellectuellement, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les signes en présence n’ont pas de signification particulière pour le public français.

90. Les signes présentent ainsi des fortes similitudes visuelles et phonétiques.  Les éléments distinctifs et dominants des signes

91. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes constitués chacun d’une dénomination unitaire distinctive perçue dans son ensemble.

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16 3- Sur les autres facteurs pertinents

 Le public pertinent 92. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.

93. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

94. En l’espèce, le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne, les produits en cause s’adressant au grand public.

 Le caractère distinctif de la marque antérieure

95. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

96. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que la dénomination JOPPIE de la marque antérieure n’est pas distinctive dès lors que ce terme renvoi au nom patronymique de la personne étant à l’origine des « sauces » vendues sous cette appellation.

97. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à amoindrir le caractère arbitraire du signe au regard des produits protégés, avec lesquels il ne présente aucun lien direct et concret. En outre, il est largement admis qu’un nom patronymique possède un caractère distinctif intrinsèque.

98. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, la dénomination JOPPIE présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause.

99. En conséquence, il convient de considérer que la marque antérieure invoquée est dotée d’un caractère distinctif normal.

4- Sur l’appréciation globale du risque de confusion

100. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

101. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits, des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

102. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés au point 81. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

17 C- Sur la répartition des frais

103. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

104. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, précise dans sa notice que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ».

105. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance »(…)».

106. En l’espèce les titulaires de la marque contestée ont sollicité la condamnation du demandeur à prendre en charge les frais de procédure à hauteur de 1200 € en application de l’article L.716-1-1 du code précité.

107. Les titulaires de la marque contestée ne peuvent être considérés comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande en nullité pour les produits initialement visés, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée sera modifié.

108. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulées par les titulaires de la marque contestée.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL22-0060 est justifiée.

Article 2 : La marque n°16/4277093 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments)».

Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI