NL 22-0141 Le 11/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 22 juillet 2022, la société à responsabilité limitée ECOMITUDE (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 22-0141 contre la marque n°20/4711695, déposée le 12 décembre 2020, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont Monsieur J B est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-18 du 7 mai 2021.

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2. La demande en nullité a été formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 9 : montres intelligentes ». 3. Le demandeur invoque deux motifs de nullité, à savoir :

- un motif relatif de nullité fondé sur une atteinte au nom de domaine xwatchofficiel.com ;

- un motif absolu de nullité fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’à l’adresse du mandataire le représentant dans une précédente procédure en nullité formée devant l’Institut. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 5 septembre 2022. Cette notification informait les parties de la suspension de la procédure à l’initiative de l’Institut, conformément à l’article R.716-9 5° du Code de la propriété intellectuelle, compte tenu de la précédente demande en nullité formée devant l’Institut enregistrée sous la référence NL21-0120 et ayant donné lieu, le 22 juin 2022, à une décision d’irrecevabilité non encore définitive. Les parties étaient ainsi invitées à faire connaître à l’Institut l’issue définitive de cette décision d’irrecevabilité et, le cas échéant, à transmettre un certificat de non appel. 7. Le 9 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure au stade où elle se trouvait le 5 septembre 2022, jour de la suspension, suite à la transmission d’un certificat de non appel de la décision d’irrecevabilité NL21-0120 susmentionnée, établi par la Cour d’appel de Paris, et de l’inscription de cette décision au registre national des marques le 24 février 2023 sous le n°0878501. Cette notification de reprise, reçue le 13 mars 2023 par le titulaire de la marque contestée, l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 8. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations dans le délai imparti lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 16 mai 2022, reçu le 22 mai 2022. 9. Le demandeur n’ayant pas présenté d’observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 22 juin 2023. 3

Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir les éléments suivants :

- Sur l’existence et l’exploitation du nom de domaine antérieur invoqué :  Il soutient être titulaire du nom de domaine xwatchofficiel.com réservé le 26 avril 2020 et rattaché au site internet sur lequel il commercialise des montres connectées.  Il indique que les factures ainsi que les constats d’huissier constatant les statistiques du site xwatchofficiel.com issues de Shopify et de Google Analytics, fournis à l’appui de sa demande, montrent l’existence du nom de domaine et son exploitation en France. Il souligne notamment qu’entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2021, il y a eu plus de 10.000 commandes passées sur le site pour un montant total de vente de 1.045.587€et plus de 680.000 visites (statistiques Shopify).  Il précise que le titulaire de la marque contestée a sollicité auprès du bureau d’enregistrement du nom de domaine antérieur la fermeture du site les 12 mai 2021 et 14 juin 2021, soit cinq jours après l’enregistrement de la marque contestée. Le bureau d’enregistrement a décidé de suspendre tout accès au site dans l’atteinte d’une décision par une autorité compétente démontrant les droits antérieurs du demandeur. A cet égard, à la suite de la première fermeture le 12 mai 2021, le demandeur indique avoir remis en ligne le site Internet pendant quelques semaines avant la seconde fermeture le 14 juin 2021.  Il affirme que les deux pages de statistiques fournies par Shopify et Google Analytics attestent que l’exploitation du nom de domaine a commencé en avril 2020 (date de création du nom de domaine) et s’est poursuivie jusqu’à la demande de fermeture du site par le titulaire de la marque contestée. Ces notifications, injustifiées, ont ensuite empêchées toute exploitation normale du site internet jusqu’à ce jour.  Il souligne que l’activité du site internet xwatchofficiel.com a perduré après l’enregistrement de la marque contestée le 7 mai 2021 et fournit des factures à cet égard.  Il conclut que compte tenu du nombre de commande et du montant du chiffre d’affaires réalisé, le nom de domaine antérieur « xwatchofficiel.com » n’a pas une portée locale et est actif antérieurement et postérieurement au dépôt et à l’enregistrement de la marque contestée.

- Sur la comparaison des produits en cause : il souligne que les produits couverts par la marque contestée sont identiques à ceux commercialisés via le nom de domaine « xwatchofficiel.com »
- Sur la comparaison des signes en présence : il fait valoir qu’ils partagent le même terme XWATCH. Le fait que le nom de domaine soit complété par le terme « officiel » n’est aucunement de nature à supprimer ni même à̀ diminuer le risque de confusion entre les signes, ce terme n’étant qu’un qualificatif marketing banal.

- Sur le risque de confusion et la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée : il fait valoir que la marque contestée reprend l’élément dominant XWATCH, que les produits sont identiques et que le demandeur reçoit des réclamations pour des produits défectueux qui n’ont pas été achetés sur son site mais provenant du site du titulaire de la marque contestée. Il affirme également que dès l’enregistrement de la marque contestée, son titulaire s’est empressé de solliciter la fermeture du site internet du demandeur. 4

Il soutient dès lors que le titulaire de la marque contestée a déposé la marque uniquement pour entraver l’activité du demandeur. Le titulaire de la marque contestée indique dans son 2e courrier que le demandeur est bien un concurrent. Il exploite une société Lidace Company située à Malte qui revend exactement les mêmes produits que ceux du demandeur sur le site xwatch-France.com, nom de domaine qui a été enregistré par le titulaire de la marque contestée postérieurement à celui du demandeur.

- Il sollicite la nullité totale de la marque contestée.

Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. D ans ses premières et uniques observations, le titulaire de la marque contestée fait notamment valoir les arguments suivants :

- Il sollicite l’irrecevabilité de la demande en nullité au motif que le demandeur ne produit aucun élément propre à démontrer l’existence d’un site internet à la date du 22 juillet 2022 soit à la date de l’introduction de la demande. Aucun des éléments produits ne porte la date du 22 juillet 2022. En outre, le site est fermé depuis mai 2021 ainsi que le relève le demandeur lui-même.

- Il soutient que la demande est mal fondée dès lors qu’il est établi que le site a été suspendu par deux fois et l’est depuis 2021. En conséquence, non seulement l’existence même du nom de domaine n’est pas rapporté mais pas davantage la portée de son exploitation.

- Il fait valoir que le demandeur n’établit pas en quoi le comportement du titulaire de la marque relèverait de la mauvaise foi à la date du dépôt de la marque XWATCH, soit le 12 décembre 2020, dans la mesure où les deux demandes de suspension du site datent du 12 mai 2021 et du 14 juin 2021. Il relève qu’à supposer même que le demandeur ait pu établir qu’il exploitait le signe XWATCH à cette date, ce qui est contesté, cela n’établirait pas pour autant la connaissance nécessaire du titulaire de la marque contestée de cette exploitation ainsi que son intention de nuire. Il précise enfin même s’il n’y est pas tenu, faire un usage régulier de la marque XWATCH. 5

II.- DECISION A- Sur le motif relatif de nullité 1. Sur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 13. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4° (…) un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 14. En outre, l’article R.716-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « la demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L.716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. (…) 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ». L’article 4 de la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle dispose à cet égard que : « Les prescriptions de l’article R.716-1 du code de la propriété intellectuelle sont assorties des tempéraments ou modalités suivants. (…) I.- Le demandeur fournit : (…) f) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom de domaine :

- l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;

- l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;

- les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; ». (…) Par ailleurs, le II du même article, ajoute que : « les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement. L’institut vérifie que les pièces fournies ne sont pas manifestement dénuées de pertinence. ». 15. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine xwatchofficiel.com et la marque contestée 16. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas 6

échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 17. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 18. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine ainsi que de sa portée non seulement locale et ce tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 19. En effet, il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 20. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P).  Sur l’exploitation effective du nom de domaine xwatchofficiel.com et sa portée non seulement locale 21. Le demandeur fait valoir être titulaire du nom de domaine antérieur xwatchofficiel.com depuis le 26 avril 2020. Il souligne que ce site est exploité pour une activité de « vente de montres connectées et d’accessoires » et qu’il a réalisé « sur la période allant d’avril à décembre 2020 plus de 15 000 ventes avec plus de 700 000 visiteurs et […] un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros ». Il précise également que « le site est actuellement inaccessible, apparaissant comme « étant en maintenance » depuis juin 2021 car le titulaire de la marque contestée « a envoyé plusieurs notifications au registrar initial du nom de domaine « xwatchofficiel.com » (Shopify) en vue de la fermeture du Site le 12 mai 2021 (Pièce 1) et le 14 juin 2021 (Pièce 2) » sur la base de la marque contestée. 22. La marque contestée a été déposée le 12 décembre 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 23. Le demandeur produit notamment à cet effet, les documents suivants :

- Une facture émise par la société Shopify en date du 26 avril 2020 pour l’enregistrement du nom de domaine xwatchofficiel.com mentionnant « compte facturé : ECOMITUDE » (pièce n°3) 7

- Un extrait K-bis de la société ECOMITUDE inscrite au RCS de Meaux le 18 novembre 2013 sous le n°753 322 79, avec mention de l’identité du gérant (pièce n°4)
- Une capture d’écran non datée des mentions légales du site internet xwatchofficiel.com indiquant « Propriétaire du site : Ecomitude […] hébergeur Shopify » (pièce n°5)
- Des factures émises par le demandeur et adressées à des clients en France :  deux factures émises par le demandeur pour deux commandes datées du 28 avril 2020 (une facture pour une « XWatch 2 montre connectée rose » soit 64,90€ adressée à un client dans le département 57 et une facture pour deux « XWatch 2 montre connectée – noir » soit 129,80€ pour un client dans le département 83) (pièce n°6 , pages 1 et 2).  deux factures émises par le demandeur pour deux commandes datées des 11 et 12 mai 2021 (une facture pour un « support chargeur XWatch 4 – noir » adressée à un client dans le département 93 et une facture pour une « XWatch 3 montre connectée – meilleur vente 2020 – noir » pour un client dans le département 64) (pièce n°6, pages 3 et 4)  quinze factures émises par le demandeur pour des commandes datées de mai et juin 2021 pour des XWatch 4 – montre connectée, bracelet acier XWatch 4 et XWatch 3, support chargeur XWatch 4, coque XWatch 4 et XWatch 3 (pièce n°10).

- Deux procès-verbaux de constat des statistiques de fréquentation du site xwatchofficiel.com provenant de Shopify et de Google Analytics :  Pièce n°7 : constat d’huissier du 17 décembre 2021 portant sur les statistiques de la boutique en ligne xwatchofficiel.com provenant de Shopify du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021 :  « 16082 total des commandes » – avec un « montant moyen de commande à 68€ », soit plus d’1 million d’euros de CA  produits les plus performants selon les unités vendues : « Xwatch 3 montre connectée : 5385 » – « xwatch 4 montre connectée : 5235 » – « xwatch 2 montre connectée : 3157 … »  visites de la boutique en ligne : « France 685.329 »  Pièce n°8 : constat d’huissier 17 décembre 2021 portant sur les statistiques de fréquentation du site internet xwatchofficiel.com par Google Analytics du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021 :  « Utilisateurs : 599.515 »  Connexions sont originaires majoritairement de France : 86,15% soit 516.735
- Sept attestations de clients ayant commandé une xwatch en juillet et août 2020 sur le site xwatchofficiel.com mais qui n’ont pas reçu leur commande (pièce n°14).

- Des factures émises par des fournisseurs, datées de mai et juin 2021 :  deux factures émises par la société Shopify datées du 16 mai 2021 et du 15 juin 2021 concernant xwatchofficiel.com et relatives notamment à des « frais de transaction », des « emails de marketing » et une facture émise par Shopify datée du 15 juillet 2021 pour « subscription (1 item) » (Pièces n°9 et 11) 8

 quatre factures émises par la société MADOUTSOURCING située à Madagascar et adressées au demandeur pour des prestations d’assistance virtuelle sur le site xwatchofficiel.com de mai et juin 2021 (pièce n°12)  une facture datée du 17 juin 2021 émise par la société DROPSHIPBOB située en Chine et adressée au demandeur pour « 500 watch covers » et « 500 watch strap » (pièce n°13)
- Deux emails adressés par la société Shopify au gérant du demandeur en date des 12 mai 2021 et 14 juin 2021 l’informant que le site xwatchofficiel.com était temporairement fermé suivant plainte du titulaire de la marque contestée au motif que le nom de domaine contient la marque contestée (pièces n°1 et 2). 24. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui, que le demandeur échoue à démontrer l’existence du droit à la date de l’introduction de la demande en nullité le 22 juillet 2022, dès lors qu’il ne produit aucun élément démontrant l’existence du site internet à cette date, ce dernier étant fermé depuis mai 2021 ainsi que le relève le demandeur lui-même. Il ajoute que du fait de cette suspension depuis 2021, l’exploitation du nom de domaine antérieur ne peut être considérée comme suffisamment permanente et stable au sens des textes et de la jurisprudence applicables. 25. E n l’espèce , il convient de relever que le nom de domaine antérieur invoqué a été réservé le 26 avril 2020 et que la société ECOMITUDE, demanderesse à la présente procédure, en est titulaire, de sorte que la réservation du nom de domaine antérieurement au dépôt de la marque contestée est rapportée, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 26. En outre, il ressort des deux factures fournies en pièce n°6 (pages 1 et 2) et des deux constats d’huissier montrant les statistiques de fréquentation et le chiffre d’affaires issu du site internet entre avril 2020 et avril 2021 (pièces n°7 et 8) que le nom de domaine xwatchofficiel.com faisait bien l’objet d’une exploitation au jour du dépôt de la marque contestée. 27. Ainsi, force est de constater que les pièces susvisées ne sont pas manifestement dénuées de pertinence afin de démontrer l’existence, l’exploitation et la portée non seulement locale du droit antérieur invoqué, en sorte que la demande en nullité est bien recevable. 28. Néanmoins, la jurisprudence a pu rappeler que « pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’une marque, le signe qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale. […] la faculté de former opposition sur le fondement de droits tels la dénomination sociale ou le nom commercial doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. » (CA Paris,

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novembre

2022,

RG

n° 21/17338 ; CJEU 29 mars 2011, BUDWEISER, C96-09, §159) 29. Or, en l’espèce, ainsi que le souligne le demandeur lui-même, le site internet xwatchofficiel.com est inexploité depuis le mois de juin 2021, le bureau d’enregistrement du nom de domaine invoqué, la société Shopify, ayant suspendu son accessibilité suivant deux réclamations émanant du titulaire de la marque contestée en date des 12 mai et 14 juin 2021 sur le fondement de la marque contestée. Le demandeur reconnaît également qu’une nouvelle mise en ligne du site internet aboutirait à la 9

suppression pure et simple du site par le bureau d’enregistrement. 30. Ainsi, aucune des pièces fournies par le demandeur ne montre une exploitation du nom de domaine invoqué postérieurement au mois de juin 2021, date de la fermeture du site internet xwatchofficiel.com alors que la demande en nullité a été introduite le 22 juillet 2022. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée fournit une capture d’écran du site internet xwatchofficiel.com datée du 2 janvier 2022 indiquant que celui-ci est inaccessible. A cet égard, le demandeur n’a versé aucun élément démontrant que le site internet a été remis en exploitation depuis cette date. 31. Par conséquent, s’il apparait que le nom de domaine xwatchofficiel.com faisait l’objet d’une exploitation effective au jour du dépôt de la marque contestée en lien avec une activité de vente de montres connectées, le demandeur ne démontre toutefois pas la permanence de cette exploitation dans la vie des affaires tant au jour de la formation de la présente demande en nullité qu’au jour de la présente décision. 32. Il n’y a, de fait, pas lieu de statuer sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine xwatchofficiel.com, le demandeur n’ayant pas justifié de l’exploitation effective de ce droit antérieur et de sa portée non seulement locale, au sens des dispositions précitées. 33. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur xwatchofficiel.com est rejetée. B- Sur le motif absolu de nullité 1. Sur le droit applicable 34. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles

L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 35. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 36. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 37. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, § 73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour 10

laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 38. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, § 75). 39. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 40. Enfin, il convient de préciser que la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve pesant sur celui qui l’allègue. 41. A titre liminaire, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : et que le demandeur invoque notamment l’usage antérieur du signe xwatchofficiel.com en tant que nom de domaine. Connaissance de l’usage antérieur du signe xwatchofficiel.com 42. En l’espèce, la marque contestée ayant été déposée le 12 décembre 2020, il incombait au demandeur de prouver la connaissance par le déposant, à cette date, de son existence et du signe invoqué. 43. Aux fins d’établir cette connaissance du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt, le demandeur indique exploiter le site internet xwatchofficiel.com depuis avril 2020 pour la vente de montres connectées et de leurs accessoires. Il souligne également que le titulaire de la marque contestée « s’est empressé, dès l’enregistrement obtenu, de contacter le registrar du Demandeur afin d’obtenir la fermeture du Site » le 12 mai 2021 et le 14 juin 2021 « soit 5 jours après l’enregistrement de sa marque pour la première notification. » 44. Or, force est de constater que les réclamations de fermeture du site internet xwatchofficiel.com formulées par le titulaire de la marque contestée sur le fondement de la marque contestée les 12 mai et 14 juin 2021 sont postérieures au dépôt de celle-ci, daté du 12 décembre 2020. 11

45. Il ne peut ainsi être déduit de ces seuls actes de mai et juin 2021, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du site xwatchofficiel.com lors du dépôt de la marque contestée le 12 décembre 2020. 46. Le demandeur ne démontre pas que le site xwatchofficiel.com bénéficiait à cette date d’une couverture médiatique importante et d’une grande connaissance sur le marché des montres connectées. Enfin, le fait que les deux parties exploitent une activité identique et sont concurrents, ne saurait suffire à établir cette connaissance. 47. En conséquence, les arguments et documents susvisés ne suffisent pas à démontrer que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’utilisation du signe xwatchofficiel.com par le demandeur au jour du dépôt, ou à tout le moins, qu’il n’aurait pu en ignorer l’existence. 48. En tout état de cause, à supposer même qu’une telle connaissance puisse être reconnue, le demandeur ne démontre pas en quoi le titulaire de la marque contestée aurait, au jour du dépôt contesté, le 12 décembre 2020, agi dans l’intention de le priver illégitimement d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 49. Or, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 50. A cet égard, l’argumentation du demandeur tenant au conflit l’opposant au titulaire de la marque contestée depuis mai 2021 concernant le site internet xwatchofficiel.com (pièces 1 et 2), donc postérieur à la date du dépôt de la marque contestée, ne permet pas, à elle seule, de déduire que le titulaire de la marque contestée avait, le jour du dépôt de la marque contestée, la volonté d’entraver ses activités. 51. En l’absence d’élément de preuve tendant à démontrer l’intention malhonnête du titulaire de la marque contestée le 12 décembre 2020, ces seules indications ne permettent pas d’établir que le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans une volonté d’entraver l’activité du demandeur. 52. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci. 53. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité n’est pas fondée. C- Conclusion 54. En conséquence, la demande en nullité doit être rejetée en ce que : 12

- le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’atteinte au nom de domaine xwatchofficiel.com est rejeté (point 33) ;

- le motif de nullité de la marque contestée fondé sur le dépôt effectué de mauvaise foi est rejeté (point 53). PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL 22-0141 est rejetée.

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