21-1486 7 mars 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PHARE OUEST (société par actions simplifiée) a déposé le 13 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 720 899 portant sur le signe verbal BREIZH POM’. Le 5 avril 2021, la société DELIS (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque BREIZH’POM MAD IN BREIZH, déposée le 20 mai 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 094 195. Par courrier en date du 8 avril 2021, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par sa titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. La société déposante a accepté cette proposition de régularisation dans le délai imparti par la notification. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 7 mai 2021 sous le n° 21-1486. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Thé, thé glacé, thé glacé aromatisé, boissons à base de thé. Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits sans alcool et jus de fruits ; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons, boisson gazéifiée sans alcool aux extraits végétaux et à l’arôme naturel de pomme, sodas, tous ces produits étant aromatisés à la pomme ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « compotes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Au regard des « boissons de fruits sans alcool et jus de fruits » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante fait valoir qu’il s’agit, tout comme les « compotes » invoqués de la marque antérieure, de produits alimentaires transformés constitués essentiel ement de fruits ayant fait l’objet d’une préparation particulière. Ainsi, il existe un faible lien de similarité entre ces produits. Quant aux produits suivants : « Thé, thé glacé, thé glacé aromatisé, boissons à base de thé. Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons, boisson gazéifiée sans alcool aux extraits végétaux et à l’arôme naturel de pomme, sodas, tous ces produits étant aromatisés à la pomme » de la demande d’enregistrement contestée, ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « compotes » invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce qu’indique la société opposante. En effet, les premiers regroupent des boissons non alcoolisées ou faiblement alcoolisées et des préparations pour les fabriquer, alors que les seconds consistent en des fruits coupés en quartiers ou écrasés, cuits avec de l’eau et du sucre, de sorte que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs.

En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, si ces produits « se retrouvent tous au sein des grandes surfaces », cette circonstance est trop générale et ils ne seront, en tout état de cause, alors pas vendus dans les mêmes rayons (rayons des boissons non alcooliques ou alcoolisées pour les produits de la demande d’enregistrement, rayons desserts pour les produits de la marque antérieure). De même, contrairement à ce qu’indique la société opposante, il ne saurait suffire que certains des produits de la demande d’enregistrement contestée puissent « avoir le même goût « pomme » que les « compotes » » invoqués de la marque antérieure, cette circonstance trop générale n’étant pas de nature à créer un risque de confusion sur l’origine de produits qui se distinguent par leur nature, et fonction (se désaltérer pour les produits de la demande d’enregistrement, se nourrir pour ceux de la marque antérieure). Il en va de même de l’argument du déposant selon lequel « ces produits sont tous des aliments qui ont en commun d’être consommés lors de pauses. Ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution ». En effet, ces circonstances constituent un critère bien trop général qui aboutirait à déclarer similaires entre eux un très grand nombre de produits pouvant présenter, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement. Enfin, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels « la publicité est primordiale pour les produits de consommation courante en sus d’être indispensable pour la commercialisation des produits » et « la demande d’enregistrement contestée vise des produits et préparations alimentaires – il est donc évident que les services de publicité qu’el e vise en classe 35 sont ainsi à destination de la commercialisation de ces produits en classe 30 et 32, similaires à ceux de la marque antérieure », ces services n’étant pas en cause dans la présente procédure. A cet égard, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue entre les produits et services tels que libel és et indépendamment les uns des autres et des conditions d’exploitation réel es ou supposées des produits et services en cause. Enfin, la société opposante ne saurait valablement soutenir le fait que le risque de confusion entre les marques en présence est accentué du fait que « la société opposante et la société déposante appartiennent toutes deux au col ectif « Produit en Bretagne » qui favorise le développement de l’économie bretonne en distribuant des produits locaux (…) les produits peuvent se retrouver côte à côte dans les supermarchés ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour certains, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BREIZH POM’. La marque antérieure porte sur le signe complexe BREIZH’POM MAD IN BREIZH, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une apostrophe et que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux, d’une apostrophe, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une présentation et d’une police d’écriture particulières. Visuel ement, phonétiquement et conceptuel ement, les signes ont en commun la combinaison des éléments verbaux BREIZH POM et une apostrophe (en position finale pour le signe contesté, en position centrale pour la marque antérieure), ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, d’éléments figuratifs, d’une police d’écriture et d’une présentation particulières, de couleurs et des éléments verbaux MAD IN BREIZH, placés sur une ligne secondaire et de plus petites tail es. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que l’association des éléments verbaux BREIZH POM apparaît suffisamment distinctive au regard des produits en cause.

En outre, au sein de la marque antérieure, les éléments verbaux BREIZH’POM revêtent également un caractère dominant, dès lors que l’expression MAD IN BREIZH est présentée en caractères de très petite tail e à l’instar d’un slogan accessoire. A cet égard, la société déposante, fait valoir qu’intel ectuel ement, le public de référence percevra l’élément MAD au sein du signe contesté comme signifiant « « fou » en anglais, ou bien « bon » en breton », de sorte qu’il y aurait « un jeu de mots avec l’expression anglaise « made in », jeu de mots tout à fait original ». A supposer l’expression MAD IN BREIZH perçue par le consommateur comme une référence à l’expression MADE IN (la perception de l’élément MAD comme une référence à l’élément fou étant quant à el e purement hypothétique) el e renvoie dès lors à nouveau à la provenance géographique bretonne des produits. Cette circonstance, conjuguée à sa présentation, en fait un élément accessoire qui ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque, contrairement à ce qu’indique la société déposante. Enfin, si ces signes se singularisent également par la présence, au sein de la marque antérieure, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une présentation et d’une police d’écriture particulières, ces différences sont sans incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments BREIZH’POM par lesquels la marque antérieure sera prononcée, contrairement à ce que fait valoir la société déposante. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur les éléments verbaux BREIZH’POM au sein de la marque antérieure. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe verbal contesté BREIZH POM’ est donc similaire à la marque complexe antérieure BREIZH’POM MAD IN BREIZH. La société déposante fait valoir qu’el e est titulaire d’une série de marques, construite autour de la structure identitaire associant le terme BREIZH à une boisson ou à un goût : BREIZH COLA, BREIZH COLA ZERO, BREIZH COLA STEVIA, BREIZH COLA sans sucres, BREIZH AGRUM, BREIZH THE GLACE et BREIZH LIM’ (les annexes 2.a à 2.f il ustrant cette série). El e ajoute que cette série reprend la structure identitaire BREIZH associé à une boisson / un goût, et que le consommateur de boissons ne manquera pas de percevoir, compte tenu au surplus de la connaissance de la marque BREIZH COLA et de sa famil e de marques sur le marché (les annexes 3.a à 3.n il ustrant cette connaissance par le public du 3ème cola national et de ses déclinaisons). Toutefois, ces arguments ne peuvent être opérants en l’espèce, l’existence d’autres marques dont serait titulaire la société déposante étant extérieure à la présente procédure. En effet, les raisons ayant présidé au choix du signe contesté et notamment le fait qu’il constitue la déclinaison d’autres marques de sa titulaire sont inopérantes, seuls les signes en présence devant être examinés. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, la faible similarité des produits suivants : « boissons de fruits sans alcool et jus de fruits » de la demande d’enregistrement est susceptible d’être compensée par la grande similarité des signes précédemment démontrée. Dès lors, malgré les différences relevées par la société déposante, il est possible que le consommateur attribue la même origine aux produits précités En revanche au regard des « Thé, thé glacé, thé glacé aromatisé, boissons à base de thé. Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons, boisson gazéifiée sans alcool aux extraits végétaux et à l’arôme naturel de pomme, sodas, tous ces produits étant aromatisés à la pomme », il n’existe pas de risque de confusion malgré la proximité des signes, ces produits étant, comme précédemment relevé, trop distincts pour que la proximité des signes compense leurs différences. Par ail eurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs à d’autres marques incluant la séquence BREIZH dont est titulaire la société déposante, au contexte du dépôt de la demande d’enregistrement contestée et aux affirmations selon lesquel es la demande d’enregistrement contestée constituerait un acte de concurrence déloyale et qu’el e aurait été déposée en connaissance de la marque antérieure, dans les seuls buts de tirer « indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers » et de « détourner une partie de la clientèle de cette dernière ». En effet, ces circonstances n’étant pas examinées dans la cadre de la présente procédure sur le fondement du risque de confusion. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BREIZH POM’ ne peut être adopté comme marque pour désigner les « boissons de fruits sans alcool et jus de fruits », sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure BREIZH’POM MAD IN BREIZH.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « boissons de fruits sans alcool et jus de fruits ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits ci-dessus.