OPP 21-1552 07/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE

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La société FIDUCIM SAS a déposé le 19 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4722944 portant sur le signe semi-figuratif CITY CONSTRUIRE L’AVENIR. Le 9 avril 2021, la société GREEN CITY IMMOBILIER (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative GREEN CITY IMMOBILIER NOUS AVONS TANT A CONSTUIRE déposée le 4 octobre 2017, et enregistrée sous le n°4393598, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au déposant de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aux termes des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont ces dernières ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services

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d’intermédiation commerciale ; Assurances; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services de «  Gestion des affaires commerciales. Administration commerciale. Estimation en affaires commerciales. Relations publiques. Expertise en affaires. Gestion de fichiers informatiques. Gestion de portefeuilles. Opérations de courtage. Recueil de données dans un fichier central. Gestion de fichiers informatiques. Publicité. Rédaction et publication de textes publicitaires. Diffusion d’annonces publicitaires. Diffusion d’annonces publicitaires en ligne sur un réseau informatique. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services de revues de presse. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Affaires financières. Affaires immobilières. Assurances. Consultation en matière immobilière, financière, fiscale et d’assurance. Estimations immobilières et financières. Gérance administrative de biens immobiliers. Investissement de capitaux ; Construction. Promotion immobilière de logements et de bureaux, d’entrepôts, de commerces. Supervision, direction de travaux de construction. Informations en matière de construction ; Services d’ingénierie. Etudes de projets techniques, de travaux d’ingénieurs dans les domaines de la conception et de la construction de bâtiments et de complexes immobiliers. Expertise : maîtrise d’oeuvre et conseils techniques dans les secteurs du bâtiment, du génie civil et des ouvrages d’art. Consultations sur la protection de l’environnement. Conseil en matière de construction dans le respect de l’environnement et en matière d’économie d’énergie et de développement durable ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens

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immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; architecture; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Il en va de même pour les services de « conseils en communication (publicité); recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée dont la similarité avec certains des services invoqués de la marque antérieure a été démontrée plus tard au cours des échanges entre les parties, ce qui n’a plus été contesté par la société déposante. En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et de visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité. Rédaction et publication de textes publicitaires. Diffusion d’annonces publicitaires. Diffusion d’annonces publicitaires en ligne sur un réseau informatique. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services de revues de presse. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Recueil de données dans un fichier central » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, des prestations assurées par des établissements spécifiques ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, ainsi que des prestations de compilation de données diverses. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas plus de lien étroit et obligatoire avec les services de « revues de presse » de la marque antérieure, les uns pouvant être rendus indépendamment des autres. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. Les services de « décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services

d’ « expertise : maîtrise d’œuvre et conseils techniques dans les secteurs du bâtiment, du génie civil et des ouvrages d’art » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels sont mis en œuvre sans le recours aux premiers.

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Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. Enfin, les services de « construction navale » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de fabrication de bateau, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « construction » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des prestations visant à réaliser, ériger et édifier un bâtiment et sont rendus par des entreprises de construction ou de réfection. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Ils ne présentent pas davantage, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination ; Il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif CITY CONSTRUIRE L’AVENIR ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif GREEN CITY IMMOBILIER NOUS AVONS TANT A CONSTUIRE ci-dessous reproduit :

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Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comme la marque antérieure sont composés de plusieurs éléments verbaux, d’éléments figuratifs ainsi que d’une présentation particulière en couleurs. Force est de constater que les signes ont en commun le terme CITY ainsi que la couleur bleue marine, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par leurs slogans inférieurs, leurs éléments figuratifs et leur présentation ainsi que par la présence des termes GREEN et IMMOBILIER dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au regard des services suivants de la demande d’enregistrement « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; gestion financière ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données », pour lesquels l’identité ou la similarité a été retenue, le terme CITY commun aux deux signes, apparaît distinctif.

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A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme CITY ne présente pas de lien direct et concret avec les services précités, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. De plus, les deux pages issues de la recherche de marques effectuée par la déposante (annexe 2) ne peuvent suffire pour démontrer la banalité du terme CITY au regard des services précités. En outre, au sein du signe contesté, le terme CITY, distinctif pour les services précités comme précédemment établi, présente un caractère dominant en raison de sa présentation en gras et en très gros caractères et dès lors que l’ensemble verbal CONSTRUIRE L’AVENIR, inscrit en beaucoup plus petits caractères et sur une ligne inférieure, apparaissant comme un slogan très accessoire, n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. En outre, l’élément figuratif et la présentation particulière du signe contesté, n’ont pas pour effet d’altérer le caractère immédiatement perceptible du terme CITY ni de le fondre dans un ensemble dans lequel il ne serait plus perceptible, contrairement à ce que soutient la société déposante. De même, au sein de la marque antérieure, le terme CITY présente un caractère dominant en raison de sa taille importante et du caractère faiblement distinctif d’une part du terme GREEN, mot anglais signifiant « vert » et évoquant par extension ce qui est « écologique, respectueux de l’environnement », et, d’autre part, du terme IMMOBILIER qui, inscrit sur une ligne inférieure, constitue la simple indication du secteur d’activité dont peuvent relever les services de la marque antérieure. De plus, l’ensemble verbal NOUS AVONS TANT A CONSTRUIRE, inscrit en plus petits caractères et sur une ligne inférieure apparaît comme un slogan très accessoire et n’est pas non plus de nature à retenir l’attention du consommateur. Quant au cartouche dans lequel ces termes s’inscrivent, il sera perçu comme un simple élément de décoration. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante fondés sur des décisions de justice et sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents, qui ne lient pas l’Institut, portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes au regard des services précités. Le signe complexe contesté CITY CONSTRUIRE L’AVENIR est donc similaire à la marque complexe antérieure GREEN CITY IMMOBILIER NOUS AVONS TANT A CONSTRUIRE pour les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen

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de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; gestion financière ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, appliqué aux services d’ « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices ; architecture » de la demande d’enregistrement, la présence commune du terme CITY, d’un slogan comprenant le terme CONSTRUIRE et d’une présentation en couleurs dans les tons bleu marine ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion ou d’association entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, le terme anglais CITY, commun aux signes, aisément compris par les consommateurs français comme signifiant « ville », présente un lien direct et concret avec les services précités en ce que ces derniers peuvent être destinés à la ville ou au milieu urbain ou peuvent y être rendus, de sorte qu’il n’est pas distinctif au regard de ces services relevant de l’immobilier ou de la construction. Or, en présence d’éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause. En l’espèce, visuellement et phonétiquement, les signes en présence présentent des différences quant à leurs structure et longueur (quatre termes de vingt et une lettres pour le signe contesté / huit termes de quarante-trois lettres pour la marque antérieure) et par leurs termes d’attaque (CITY dans le signe contesté / GREEN dans la marque antérieure). Les signes en cause se distinguent de plus par la présentation inhabituelle du signe contesté positionné sur deux lignes et à la verticale, accompagné d’un élément figuratif de forme carrée et bien visible alors que la marque antérieure, se présente sur trois lignes à l’horizontale, dans un cartouche rectangulaire alternant les couleurs. L’opposante invoque la « présentation similaire des deux signes » en ce que leurs « baselines … comportent … le même verbe «CONSTRUIRE» » et qu’ils comportent « le bleu de la marque antérieure (notamment le bleu marine du cartouche de fond) ». Toutefois, ces ressemblances ne sauraient être déterminantes dès lors que les « baselines » apparaissent de taille réduite (celle du signe contesté étant même difficilement lisible) et que la couleur « bleu marine » commune aux deux signes n’est pas disposée de la même façon (couleur des lettres et d’une partie du carré dans le signe contesté, couleur du fond de la vignette dans la marque antérieure qui comporte, en outre, une couleur bleu plus claire).

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Enfin, intellectuellement, l’évocation commune de « l’univers urbain » invoquée par l’opposante ne peut constituer une similitude pertinente, s’agissant d’une signification non distinctive au regard des services précités qui relèvent tous de l’immobilier ou de la construction. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif du terme CITY au regard des services précités et des différences visuelles et phonétiques des deux signes pris dans leur ensemble, ceux-ci se distinguent suffisamment pour ne pas être considérés comme similaires à l’égard de ces services. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; gestion financière ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement, et de la similarité des signes au regard de ces services, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement : « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices ; architecture », dès lors que la similarité entre les signes n’a pas été retenue au regard de ces services. Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe CITY CONSTRUIRE L’AVENIR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; gestion financière ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; gestion financière ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs);

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recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.