OP21-1512 15/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque I.- FAITS ET PROCEDURE La société K.B IMMOBILIER (société par actions simplifiée) a déposé le 13 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 721 034 portant sur le signe complexe LUTETIA PROPERTIES. Le 6 avril 2021, la société LUTECIA PATRIMOINE (société à responsabilité limitée unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française LUTECIA PATRIMOINE, enregistrée sous le n° 3 455 163 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2

II.- DECISION A) SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU LIBELLE DE LA MARQUE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante a proposé de limiter son libel é aux services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Location d’espaces publicitaires. Estimation immobilière ; Gérance de biens immobiliers ; Affaires immobilières ; Constitution de capitaux ; Investissement de capitaux. Conduite d’études de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ». Toutefois, une tel e modification ne peut être effectuée que par un retrait partiel de la demande d’enregistrement de la part du déposant. En conséquence, à défaut de retrait partiel effectué par son titulaire, cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. B) AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

3

En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 16 août 2021. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition, les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d’un support physique vers un support

4

électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industriel e) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches scientifiques à but médical». En revanche, dans l’exposé des moyens fourni, la société opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d’un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art » de la marque antérieure. En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 13 janvier 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque française antérieure n° 3 455 163 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 13 janvier 2016 au 13 janvier 2021 inclus. A cet égard, la société opposante a indiqué qu’el e a fourni des pièces qui tendent « à prouver un usage actuel et sérieux de la marque LUTECIA PATRIMOINE pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants :

- Fiche Whois de noms de domaine lutecia-patrimoine.fr et lutecia-patrimoine.com, et lutecia.com daté du 09/08/2021 permettant d’établir la titularité entre les noms de domaine et la société opposante (pièce n°1)
- Captures d’écran du site lutecia.com sur l’une desquel es les activités sont présentées à savoir : financement, immobilier, conseil, assurance vie et sur lesquel es figure l’indication « 10 ans d’expérience en gestion de patrimoine) (pièce n°2)

5

— Capture d’écran de l’annuaire téléphonique 118712 faisant figurer les coordonnées et l’activité de la société LUTECIA PATRIMOINE à savoir « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (pièce n°3)
- Capture d’écran de la page Linkedin de LUTECIA PATRIMOINE indiquant « immobilier, défiscalisation et finances » comme spécialisations (pièce n°4)
- Captures d’écran de la page Facebook de LUTECIA PATRIMOINE montrant notamment des messages de 2019, 2017, 2016, 2015 concernant notamment l’actualité juridique dans le domaine immobilier, la présentation de leurs assistantes aux enchères immobilières et assistante commerciale et la présentation de projet immobilier clé en main (pièce n°5)
- Copie de factures de prestations et courriers sur entête datés de 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2006 correspondant notamment à des commissions courtage assurance, à la gestion des revenus fonciers et assistance à la déclaration des revenus fonciers, commissions de recherche de bien selon mandat, commissions sur vente immobilière, commission bancaire, suivi de dossier de prêt, suivi de dossiers de financement d’acquisition immobilière (pièce n°6)
- Modèles de papier entête, enveloppe et carte de visite, logo vœux (pièce n°7) Il est précisé que l’usage sérieux de la marque antérieure sera apprécié uniquement au regard des services de la marque antérieure avec lesquels la société opposante a effectué, dans le cadre comparaison des produits, des liens et pour lesquels el e entend apporter des preuves d’usage à savoir les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Ainsi, en ce qui concerne les services d’ « administration commerciale. Affaires immobilières ; estimations immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds », les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les services précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. Cet usage sérieux n’est pas contesté par la société déposante suite à la fourniture des pièces. En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; relations publiques. Assurances. caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de cartes de crédit ; gérance de biens immobiliers ». Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services invoqués par l’opposant, la similarité entre des services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante.

6

En effet, aucun document ne permet d’établir l’exploitation de ces services qui s’entendent respectivement comme suit :

- Les services de « publicité »: toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées
- Les services de « gestion des affaires commerciales » : services y ayant trait, de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale.

- Les services de « travaux de bureau » : ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers
- Les services de « diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantil ons) » : services de publicité destiné à faire connaître une marque par le biais d’annonces publicitaires
- Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » : services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement
- Les services de « conseils en organisation et direction des affaires » : prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise
- Les services de « comptabilité » : procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, ces services relèvent de la compétence des comptables et experts-comptables
- Les services de « bureaux de placement » : d’organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois visent le recrutement de personnel pour le compte de tiers et non directement la gestion de l’entreprise
- Les services de « gestion de fichiers informatiques » : prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique
- Les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » : prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs
- Les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique » : prestations de publicité par le moyen du réseau Internet
- Les services de « location de temps publicitaire sur tout moyen de communication » : prestation visant à mettre à la disposition des tiers pour un temps déterminé des équipements publicitaires (par exemple des présentoirs)
- Les services de « publication de textes publicitaires » : prestations visant la mise à disposition de textes publicitaires
- Les services de « locations d’espaces publicitaires » : prestation visant à mettre à la disposition des tiers des équipements publicitaires (par exemple des présentoirs)
- Les services de « relations publiques » : ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations : communication institutionnel e) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, et non provoquer l’achat d’un objet spécifique fournis par des sociétés spécialisées dans la publicité et l’évènementiel
- Les services d’ « assurances » : de contrats par lesquels l’assureur s’engage à indemniser l’assuré, moyennant une prime ou une cotisation, de certains risques ou sinistres éventuels.

- Les services de « caisses de prévoyance » : de services d’assurance mutuel e
- Les services de « banque directe » : de service de banque sans réseau d’agences proposant des services à distance
- Les services d’ « émission de cartes de crédit » : de mise en circulation de documents ayant l’aspect d’une carte plastifiée, utilisable par son titulaire comme mode de paiement, de retrait d’espèces, de gestion de compte

7

— Les services de « gérance de biens immobiliers » : de service de gestion de contrats de location pour le compte des propriétaires A cet égard, concernant les services d’ « assurances », la société opposante ne démontre pas qu’el e propose ces services à des tiers, sous la marque LUTECIA PATRIMOINE, les documents fournis ne portant que sur des services de courtage en assurance. Il convient en outre de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par l’opposant, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante. Ainsi, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de cartes de crédit ; gérance de biens immobiliers ». Sur l’usage sous une forme modifiée Le déposant soutient dans ses observations en réponse que la société opposante exploite un signe qui n’est pas celui sur lequel est fondé l’opposition. En l’espèce, la marque antérieure tel e qu’enregistrée est constituée des éléments verbaux LUTECIA PATRIMOINE et d’éléments figuratifs. Il est vrai, ainsi que le reconnait la société opposante que « le titulaire de la marque antérieure a fait évoluer son logo, mais les éléments distinctifs et dominants, à savoir les termes LUTECIA PATRIMOINE demeurent ». A cet égard, les éléments figuratifs qui diffèrent entre la marque antérieure et les signes exploités ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de l’ensemble verbal « LUTECIA PATRIMOINE » de la marque antérieure dès lors qu’il s’agit d’éléments figuratifs qui seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur qui dès lors ne les retiendra pas. Dès lors, ils n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré. Ainsi, un usage sérieux a été suffisamment démontré pour les services d’ « administration commerciale. Affaires immobilières ; estimations immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante suite à la fourniture des pièces par l’opposante. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

8

L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : «administration commerciale. Affaires immobilières ; estimations immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Services bancaires ; services bancaires en ligne ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence aux services de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé. A cet égard, la société déposante soutient que « l’opposante, la société LUTECIA PATRIMOINE, immatriculé au RCS sous le n°489394809, exerce une activité de support juridique de programme dans le secteur du BTP et de la construction. El e exerce également une activité de c onseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Sa marque a été enregistrée pour les classes de produits ou services n°35, 36 et 42. La déposante, la société K.B IMMOBILIER, immatriculée au RCS sous le n°883599961, exerce une activité d’agence immobilière. Sa marque a été déposée pour les classes n°9 16, 35, 36 et 42. L’activité de la société K.B IMMOBILIER et l’exploitation de sa marque sont différentes de cel es de la société LUTECIA PATRIMOINE ».

9

Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation du signe contesté. En revanche ne sauraient être prises en considération les comparaisons effectuées par la société opposante portant sur les services de « Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale. Assurances , services de caisses de prévoyance ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée. En effet, ces services ont été comparés aux services suivants de la marque antérieure : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de cartes de crédit ; gérance de biens immobiliers. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d’un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art» pour lesquels aucun usage n’a été démontré. Ainsi, suite à l’absence de preuve de leur usage, les services précités de la marque antérieure ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services. En outre, en l’absence de liens d’identité ou de similarité établis entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé, tel que précédemment établi, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer à la société opposante et de rechercher les liens entre ces services.

10

Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe complexe LUTETIA PROPERTIES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LUTECIA PATRIMOINE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un élément figuratif insérés dans un cartouche noir et la marque antérieure est composée de l’ensemble verbal LUTECIA PATRIMOINE répété deux fois, d’éléments figuratifs et d’un cartouche.

11

Visuel ement, les signes sont composés du terme LUTETIA pour le signe contesté et LUTECIA pour la marque antérieure lesquels sont de longueur identique, ont six lettres sur sept en commun, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les séquences communes LUTE-IA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les termes LUTETIA et LUTECIA se prononcent de manière identique [lu-te-cia], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Si ces dénominations se distinguent par la substitution de la lettre T à la lettre C au sein de la dernière syllabe du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche des deux termes, dès lors qu’ils restent visuel ement marqués par des séquences de lettres communes et phonétiquement identiques, la substitution de la lettre T à la lettre C, associée à la même lettre I, n’ayant aucune incidence phonétique. Intel ectuel ement, ces termes sont suivis d’un terme ayant trait à l’immobilier (PROPERTIES signifiant propriétés en français pour le signe contesté / PATRIMOINE pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es. Il en résulte de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes, les signes pris dans leur ensemble présentant l’association commune d’un terme phonétiquement identique à un second terme pouvant évoquer la propriété foncière. Si les signes en cause diffèrent également par la substitution dans le signe contesté du terme PROPERTIES au terme PATRIMOINE, d’un élément figuratif et d’un cartouche et dans la marque antérieure de la répétition de l’ensemble verbal LUTECIA PATRIMOINE, d’éléments figuratifs et d’un cartouche dans lequel s’inscrivent les éléments verbaux, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, les termes LUTETIA et LUTECIA apparaissent distinctifs au regard des services en cause dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. A cet égard, la société déposante soutient que la marque antérieure est faiblement distinctive, en ce que « les termes « LUTECIA » et « LUTETIA » font référence à l’ancien nom de la vil e de Paris (Lutèce) » et que « ces termes sont devenus usuels et génériques dans le langage courant et professionnel de sorte qu’ils doivent nécessairement rester à la libre disposition de tous ». Toutefois rien ne permet d’affirmer que le consommateur moyen français percevra dans ces termes latins la référence à l’ancien nom de la vil e de Paris et donc l’origine géographique des services. En outre, la société déposante ne démontre pas que ces termes seraient si fréquemment utilisés à titre de marque qu’ils auraient perdus leur caractère distinctif au regard des services en cause. Dans le signe contesté, la dénomination LUTETIA a en outre une position dominante dès lors que le terme anglais PROPERTIES qui la suit, aisément traduit par le consommateur moyen français par « propriétés », de par sa proximité visuel e et phonétique avec ce terme, est faiblement distinctif en ce qu’il désigne la nature, l’objet ou la destination des services en cause. En outre, l’élément figuratif représentant une propriété et le cartouche noir sur lequel s’inscrivent les éléments verbaux sont des éléments figuratifs qui seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur qui ne les retiendra pas. Dans la marque antérieure, la dénomination LUTECIA revêt également une position dominante dès lors que le terme PATRIMOINE qui la suit apparait secondaire en ce qu’il est placé sur une ligne inférieure et en plus petits caractères et qu’il est faiblement distinctif en ce qu’il désigne la nature, l’objet ou la destination des services en cause. De plus, les éléments figuratifs et le cartouche sur lequel s’inscrivent les éléments verbaux sont des éléments figuratifs qui seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur qui ne les retiendra pas.

12

En outre, la simple répétition de l’ensemble verbal LUTETIA PATRIMOINE, sur des lignes inférieures, ne saurait écarter le risque de confusion entre les signes en cause, résultant des grandes ressemblances visuel es et phonétiques entre les dénominations LUTECIA et LUTECIA associées à un terme faisant référence à l’immobilier. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LUTECIA PROPERTIES est donc similaire à la marque complexe antérieure LUTECIA PATRIMOINE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe LUTETIA PROPERTIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

13

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Services bancaires ; services bancaires en ligne ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.