OP21-2317 08/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur E B a déposé, le 5 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 740 274 portant sur la dénomination ACT.

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Le 25 mai 2021, la société ACT, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination ACT, déposée le 28 avril 2004 et renouvelée par déclaration publiée le 5 mars 2014 sous le n° 003 787 496, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la preuve de l’usage et l’appréciation de l’usage sérieux Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou

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services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 5 mars 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 5 mars 2016 au 5 mars 2021 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits et services suivants : « Publications, à savoir livrets de test imprimés, livres éducatifs, livrets, bulletins, brochures, catalogues, manuels, guides d’instruction, manuels techniques, rapports statistiques et rapports de recherche, tous dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre, de l’admission au collège et des tests normalisés. Services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre et de l’admission au collège; services d’instruction, à savoir conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre et de l’utilisation des tests normalisés pour les institutions éducatives, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie; préparation, gestion et notation de tests normalisés pour les écoles, les collèges, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie; conduite de recherches pour faire progresser la théorie et la pratique dans le domaine des tests éducatifs, de l’évaluation, de la recherche et de l’aide au programme, mise à disposition d’un site web pour la gestion et la notation de tests normalisés pour les écoles, les collèges, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ».

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En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants: « Publications, à savoir livrets de test imprimés, livres éducatifs, livrets, bulletins, brochures, catalogues, manuels, guides d’instruction, manuels techniques, rapports statistiques et rapports de recherche, tous dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre, de l’admission au collège et des tests normalisés. Services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre et de l’admission au collège; services d’instruction, à savoir conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre et de l’utilisation des tests normalisés pour les institutions éducatives, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie; préparation, gestion et notation de tests normalisés pour les écoles, les collèges, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie; conduite de recherches pour faire progresser la théorie et la pratique dans le domaine des tests éducatifs, de l’évaluation, de la recherche et de l’aide au programme, mise à disposition d’un site web pour la gestion et la notation de tests normalisés pour les écoles, les collèges, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Éducation; prêt de livres; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

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En revanche, les services d’ « organisation de concours (divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’instruction, à savoir conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre et de l’utilisation des tests normalisés pour les institutions éducatives, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie; préparation, gestion et notation de tests normalisés pour les écoles, les collèges, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie; conduite de recherches pour faire progresser la théorie et la pratique dans le domaine des tests éducatifs, de l’évaluation, de la recherche et de l’aide au programme, mise à disposition d’un site web pour la gestion et la notation de tests normalisés pour les écoles, les collèges, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour vocation d’instruire mais de divertir, contrairement aux seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition d’installations de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Publications, à savoir livrets de test imprimés, livres éducatifs, livrets, bulletins, brochures, catalogues, manuels, guides d’instruction, manuels techniques, rapports statistiques et rapports de recherche, tous dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre, de l’admission au collège et des tests normalisés. Services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre et de l’admission au collège » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet ni destination les seconds. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ACT, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ACT.

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La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend d’une reprise à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que la marque antérieure est reprise à l’identique dans le signe contesté, la présence de minuscules dans ce dernier constituant une différence insignifiante. Le signe verbal contesté ACT est donc identique à la marque verbale antérieure ACT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des signes et de la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce, malgré l’identité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ACT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation; prêt de livres; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres ». Article deux : La demande d’enregistrement n°4 740 274 est partiellement rejetée, pour les services précités.