OP 21-3256 Le 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société STAKRN GROUP (Société par actions simplifiée) a déposé le 20 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 757 314 portant sur le signe verbal STAKRN INVEST. Le 15 juil et 2021, la société STAR INVEST (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale STAR INVEST, déposée le 29 septembre 2006 et enregistrée sous le n° 3453437, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

2

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires ; conseils d’affaires aux entreprises ou organismes divers en matière de planification, d’organisation, de contrôle, de gestion, de fusion, d’acquisition ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; expertises en affaires ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données. Affaires financières ; affaires immobilières ; conseil et assistance en matière financière et immobilière ; gestion de patrimoine ; gestion de portefeuil e de valeurs mobilières ; évaluation en matière financière et fiscale ; conseils fiscaux ; estimation de biens immobiliers ; conseil en matière d’assurance ; conseil en investissement ; recherche de financement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

3 E n l’espèce, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » apparaissent identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et de services de télécommunications, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « administration commerciale » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, sociétés de services d’abonnements à des journaux et de télécommunications pour les premiers, sociétés de conseils et d’assistance aux entreprises pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : « travaux de bureau » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, qui s’entendent de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, et de la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne « participent pas à la gestion commerciale et financière d’une entreprise » et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires que les services précités de la marque antérieure (sociétés de secrétariat pour les premiers, sociétés de conseils et d’assistance aux entreprises pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de ressources humaines, réalisées par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui s’entendent de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne partagent pas la même destination à savoir « offrir une assistance dans les choix relatifs à l’exploitation d’une entreprise afin d’améliorer son fonctionnement » et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires que les services précités de la marque antérieure (sociétés spécialisées dans les ressources humaines pour les premiers, sociétés d’assistance commerciale aux entreprises pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

4 L es « services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « administration commerciale » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, sociétés de secrétariat pour les premiers, sociétés de conseils et d’assistance aux entreprises pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : « relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations portant sur des méthodes et techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; Conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement ne « visent pas des prestations intel ectuel es de conseils et d’assistance en affaires commerciales pour le compte de tiers » et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires que les services précités de la marque antérieure (sociétés spécialisées dans la publicité et l’évènementiel, pour les premiers, sociétés de conseils et d’assistance aux entreprises pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, qui s’entendent de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, et de la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, sociétés spécialisées dans les ressources humaines pour les premiers, sociétés de conseils et d’assistance commerciale aux entreprises aux entreprises pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : « optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations comprenant toutes les pratiques techniques et marketing mises en œuvre pour acquérir du trafic pour les sites web n’ont pas les mêmes nature, objet et finalité que les services d’ « administration commerciale » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour en décider autrement que les services précités de la demande d’enregistrement soient « fréquemment achetés par les professionnels afin de maximiser leur communication… ou d’apparaître comme des hits dans les recherches Internet… » ; en décider autrement reviendrait à déclarer similaires entre eux de très nombreux services, alors même qu’ils présenteraient des caractéristiques très différentes.

5 C es services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STAKRN INVEST. La marque antérieure porte sur le signe verbal STAR INVEST. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les signes STAKRN INVEST et STAR INVEST, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure, cel es-ci provenant de l’association du terme INVEST placé en position finale à un terme d’attaque présentant quatre lettres communes formant les séquences STA/R. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les deux signes. Le signe verbal contesté STAKRN INVEST est donc similaire à la marque verbale antérieure STAR INVEST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et/ou de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté STAKRN INVEST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

6 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.