OPP21-3283 10/01/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE La société BENEFIK SARL (Société à responsabilité limitée), a déposé le 30 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4761420 portant sur le signe verbal WITLY.

Le 19 juillet 2021, la société ARGOS SODITIC PARTNERS S.A. (Société constituée selon les lois du Luxembourg) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale WITYU, déposée le 4 mai 2018, et enregistrée sous le n° 4451324, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2

Sur la comparaison des services

L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion des affaires ; conseil stratégique aux entreprises ; aide à la direction des affaires ; informations, y compris en ligne, sur la publicité, et les travaux de bureau ; assistance dans la gestion des affaires ; administration commerciale ; services de conseils liés à la gestion d’affaires ; services de conseils liés à l’organisation d’affaires ; audit financier ; Affaires financières ; services de conseil et d’avis en matière financière ; financement de sociétés en croissance et de start-ups ; informations et estimations financières ; financement d’entreprises ; investissement de capitaux ; gestion financière de capital risque, d’investissement de capital et de capital développement ; affaires monétaires, à savoir capital risque, capital développement, financement de capital investissement, de private equity et de fonds d’investissement, financement de capital risque, recherche et conseil en matière de stratégie monétaire ; gestion de fonds, investissement de capitaux dans le domaine immobilier ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Publicité; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; organisation d’expositions à buts de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); audits d’entreprises (analyses commerciales); Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « gestion des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux services de « Gestion des affaires » de la marque antérieure, l’imprécision de ce libellé ne permettant pas d’identifier avec précision l’objet des services qu’il recouvre.

Il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les services de la demande d’enregistrement contestée et ce service de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3

En outre, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de :

- services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ;

- services proposés par des prestataires de télécommunications auprès de clients cherchant à accéder à des services de communication à distance de données ;

- de prestations de répartitions d’offres et de demandes d’emplois ;

- de forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes ;

- prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;

- services de référencement de sites internet visant à favoriser leur visibilité.

Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseil stratégique aux entreprises ; aide à la direction des affaires » de la marque antérieure.

D’une part, et comme relevé précédemment, le libellé du service de « Gestion des affaires » ne permet pas d’identifier avec précision l’objet des services qu’il recouvre, du fait de son imprécision.

D’autre part, les services de « conseil stratégique aux entreprises ; aide à la direction des affaires » de la marque antérieure, désignent respectivement des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine des affaires.

Rien en permet d’affirmer que « … de proposer à des tiers des services d’abonnement est en soi une forme d’assistance qui s’inscrit dans la gestion des affaires », contrairement à ce que soutient l’opposant.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune.

De même, les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ; relations publiques; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques en vue d’opérations d’achat et de revente, rendues par des sociétés spécialisées dans la préparation d’événements commerciaux et de prestations visant notamment à améliorer les performances ou l’image de l’entreprise par une meilleure adéquation, n’apparaissent pas similaires aux services de « conseil stratégique aux entreprises ; aide à la direction des affaires ; services de conseils liés à l’organisation d’affaires » de marque antérieure contestée tels que précédemment définis.

A cet égard, rien ne permet d’affirmer que « l’organisation d’expositions à buts commerciaux fait partie intégrante de l’organisation d’affaires puisque de telles expositions permettent de promouvoir l’activité d’une entreprise » ou encore que « Les services de « relations publiques, conseils en communication (relations publiques)» font partie intégrante des services de gestion des affaires ».

En tout état de cause, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Enfin, les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 d’ « assistance dans la gestion des affaires » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations d’information et de conseil en matière commerciale visant notamment à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (conciergeries pour les premiers, cabinets d’audits et de consultants d’affaires pour les seconds).

Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer « qu’il s’agit dans les deux cas d’apporter une aide à des tiers ».

En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal WITYU.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont composés d’une dénomination unique.

Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes WITLY de la demande contestée et WITYU de la marque antérieure (même nombre de lettres, quatre lettres en commun sur cinq placées selon le même rang, même séquence d’attaque WIT-, présence de la lettre Y en deuxième partie de signe, qui est une lettre rare en langue française et donc particulièrement remarquable).

Le signe verbal contesté WITLY est donc similaire à la marque verbale antérieure WITYU.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WITLY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les services suivants : « Publicité; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; organisation d’expositions à buts de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); audits d’entreprises (analyses commerciales); Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI