OP 21-3685 12/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Messieurs M B, D L , M E A et A E A ont déposé le 21 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 769 321 portant sur le signe verbal MONDIAL PNEU. Le 9 août 2021, la société MONDIAL PARE-BRISE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :  la marque complexe MONDIAL PARE-BRISE, déposée le 12 novembre 2019 sous le n° 4598114, sur le fondement du risque de confusion,  la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE, immatriculée le 29 août 2002 sous le n° 418505343, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

2 Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement de la marque n° 4598114 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur le fondement de ce droit antérieur, l’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de réparation, de révision et d’entretien d’appareils de locomotion par terre, de véhicules et d’automobiles ; services de pose, d’installation, de rénovation et de remplacement d’équipements, de pièces détachées et d’accessoires sur les appareils de locomotion par terre, les véhicules et les automobiles ; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous vitrages sur tous types de véhicules ; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous optiques de phares et de rétroviseurs sur tous types de véhicules ; inspection de tous types de véhicules et de leurs parties avant entretien et réparation ; rechapage, réparation, gonflage, équilibrage et montage de pneus; services de lavage de véhicules; stations-services pour véhicules (remplissage en carburant et entretien) ; recharge de batteries de véhicule ; services de conseils et d’assistance (informations) pour tous les services précités ; Contrôle de qualité ; conseils en matière d`économie d`énergie ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sur ce fondement, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’« entretien de véhicules; rechapage de pneus» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les titulaire de la demande d’enregistrement.

3 Pour les autres comparaisons effectuées, il convient de rappeler, à titre liminaire et en réponse aux déposants, que

la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits et services tels que figurant à l’identique dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires. Le service de « vulcanisation de pneus (réparation) » de la demande contestée relève de la catégorie constituée par le service de « réparation de pneus » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. Le service d’« assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) » de la demande contestée est inclus dans la catégorie des « Services de réparation de véhicules » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de services identiques. Le service de « nettoyage de véhicules » de la demande contestée relèvent des « Services d’entretien de véhicules ; services de lavage de véhicules » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de services identiques. Le service de « désinfection » de la demande contestée tout comme les « services de lavage de véhicules » de la marque antérieure s’entendent de services de nettoyage. Il s’agit de services similaires, le public étant conduit à leur attribuer une origine commune. A cet égard, ne saurait être pris en compte l’argument des déposants selon lequel le site internet de l’opposant « … montre que cette marque est exploitée uniquement dans le domaine des « pare-brise », et non pour d’autres produits automobiles », dès lors que dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, et contrairement à ce que soutient l’opposante, les services de « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier construction navale » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec le services de « Contrôle de qualité » de la marque antérieure, lesquels n’ont pas vocation à s’appliquer aux premiers mais portent sur une infinité de produits et services. Il ne saurait suffire que les services de la marque antérieure soient susceptibles de porter aussi sur les services de la demande, cette circonstance étant trop générale en l’absence de lien nécessaire et exclusif. Il ne s’agit pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services précités de « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); construction navale » de la demande d’enregistrement ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « conseils en matière d`économie d`énergie » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas la prestation des seconds et les seconds étant susceptibles de porter sur des domaines sans rapport avec la construction. Ces services sont en outre rendus par des prestataires nettement distincts. Il ne s’agit pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Le service d’« entretien, nettoyage et réparation du cuir » de la demande contestée ne relèvent pas de la catégorie constituée par les « Services de réparation et d’entretien de véhicules ; services de pose, d’installation, de rénovation et de remplacement d’équipements, de pièces détachées et d’accessoires sur les véhicules » de la marque antérieure.

4 Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire.

Contrairement à ce qu’indique l’Opposant, ces services ne sont pas rendus conjointement. Outre le fait que les habitacles des voitures ne comprennent pas nécessairement d’élément en cuir, les services de la demande contestée sont rendus par des professionnels spécifiques tels que des cordonniers, spécialistes du cuir et non par les prestataires en charge de la réparation et de l’entretien de véhicules automobiles (ateliers de réparation automobile, mécaniciens, garagistes, concessionnaires). Il ne s’agit donc de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MONDIAL PNEU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MONDILA PARE-BRISE, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, le signe contesté et la marque antérieure ont en commun le terme MONDIAL suivi d’un terme désignant des parties d’automobiles, à savoir respectivement PNEU pour le signe contesté et PARE-BRISE pour la marque antérieure. Cette construction commune confère aux signes des ressemblances visuelles et phonétiques ainsi que des évocations d’ensemble très voisines. Contrairement à l’argumentation de la déposante, la présentation du signe contesté, sur deux lignes et avec un O stylisé ne sauraient écarter l’impression d’ensemble proche des deux signes, ces différences n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur. En outre, ces différences précitées sans incidence phonétique risquent d’échapper à un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques en même temps sous les yeux et ne peut se livrer à leur comparaison détaillée. Le signe verbal MONDIAL PNEU est donc similaire à la marque complexe antérieure MONDIAL PARE- BRISE.

5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore renforcé par l’importante proximité des signes. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, l’opposante soutient que la marque antérieure bénéficie d’une renommée avec son « … modèle de franchise depuis 20 ans », son réseau qui « …comporte à ce jour près de 350 centres techniques et 250 points relais répartis sur l’ensemble du territoire national ». Toutefois, si une certaine connaissance de la marque apparaît démontrée, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes en cause et la connaissance invoquées, les services en cause étant trop différents. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, pour les services jugés différents, la similarité des signes n’est pas suffisante à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Il convient enfin de préciser que sont extérieurs à la présente opposition les arguments de l’opposante selon lesquels l’un des déposants de la demande contestée serait « …un ancien franchisé du réseau MONDIAL PARE- BRISE pour le centre technique situé à Dunkerque », dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande d’enregistrement contestée, toute autre question relève de la compétence exclusive des tribunaux. B. S ur le fondement de la dénomination sociale Aux termes de l’article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment: […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la raison sociale.

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1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale L’opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE, les activités suivantes : « La vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous vitrages automobiles et accessoires automobiles, Et plus généralement, la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes, ainsi que la création, la fabrication, la transformation, la location ou la réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes, Le tout, directement ou indirectement, pour son compte ou le compte d’un tiers, avec ou sans tiers, par voie de création de sociétés nouvelles ou toutes autres formes d’association ou participation, et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son expansion». Il résulte de l’argumentation de l’opposante et de la documentation fournie, que l’opposante exerce des activités en lien avec la « vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous vitrages automobiles », ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, aucune des pièces fournies ne permet d’établir une exploitation pour « la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes, ainsi que la création, la fabrication, la transformation, la location ou la réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes, Le tout, directement ou indirectement, pour son compte ou le compte d’un tiers, avec ou sans tiers, par voie de création de sociétés nouvelles ou toutes autres formes d’association ou participation, et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son expansion ». En particulier, aucune exploitation des activités invoquées dans le cadre de la comparaison des services de la demande contestée et des activités de la dénomination sociale, à savoir les activités de « réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes » ne ressort des pièces fournies, lesquelles ne concernant que l’activité de remplacement de pare-brise, à l’exclusion de toute autre activité. La seule mention des activités de « réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes » dans l’objet social ne saurait suffire à établir un usage effectif de la dénomination invoquée. Ainsi, il ressort ainsi de l’analyse des pièces produites que la dénomination sociale est exploitée uniquement pour des activités de « vente, pose, réparation et remplacement de tous vitrages automobiles » seuls services à prendre en considération sur ce fondement. 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités Les services de la demande restant à comparer sont les services de « location de machines de chantier ; installation, entretien et réparation de machines» de la demande d’enregistrement contestée, seuls ces services n’ayant pas été précédemment comparés ou considérés comme identiques ni similaires. Comme précédemment démontré, la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE est exploitée pour des activités de « vente, pose, réparation et remplacement de tous vitrages automobiles ».

Les services d’« entretien, nettoyage et réparation du cuir » de la demande contestée ne relèvent pas, à l’évidence, de la catégorie constituée par activités de « vente, pose, réparation et remplacement de tous vitrages automobiles » de la dénomination sociale antérieure. Ces produits et activités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire. Contrairement à ce qu’indique l’Opposant, les services de la demande n’ont pas pour objet d’« … assurer le bon état des véhicules ». Ces services ne sont pas davantage rendus conjointement. Outre le fait que les habitacles

7 des voitures ne comprennent pas nécessairement d’élément en cuir, les services de la demande contestée sont rendus par des professionnels spécifiques tels que des cordonniers, et non par les prestataires en charge de la

réparation et de l’entretien de véhicules automobiles, précédemment énoncés. Il ne s’agit donc de services et d’activités identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Par ailleurs, l’opposante n’établit pas de liens entre les services de « location de machines de chantier ; installation, entretien et réparation de machines» précités de la demande d’enregistrement contestée et les activités pour lesquelles l’exploitation de la dénomination sociale a été établie. Il en résulte que la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les arguments de l’opposante relatifs à la comparaison des services de « location de machines de chantier ; réparation de machines» de la demande d’enregistrement contestée qui seraient couverts par son activité de « réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes » ou aux services d’« installation, entretien de machines» de la demande d’enregistrement contestée qui seraient complémentaires de l’ activité de « réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes » sont inopérants dès lors qu’ils ne portent pas sur les services pour lesquels la démonstration de l’activité est effectuée. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont ni identiques, ni similaires, aux activités effectivement exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MONDIAL PNEU, ci-dessous reproduit : La dénomination sociale invoquée porte sur le signe verbal MONDIAL PARE-BRISE. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la dénomination sociale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Toutefois, à défaut d’identité et de tout lien de similarité établi entre les services précités objets de l’opposition sur ce fondement et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, le signe contesté ne peut être considéré comme portant atteinte à celle-ci pour ces services, et ce nonobstant une certaine connaissance sur le marché et les ressemblances entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MONDIAL PNEU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS

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DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation)». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 21 4 769 321 est partiellement rejetée, pour les services précités.