OP21-3697 18/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M B a déposé le 18 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4767806 portant sur le signe verbal ESPRIT SHAMANIK. Le 9 août 2021, la société ESPRIT INTERNATIONAL (société de droit américain régie par les lois de l’Etat de New York) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ESPRIT, déposée le 22 janvier 2013 et enregistrée sous le n°011507027, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1

Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures et chapellerie ; Vêtements confectionnés pour dames, hommes et enfants ; Survêtements ; Vêtements de soirée ; Vêtements de détente ; Vêtements de loisir ; Vêtements sportifs et de sport ; Vêtements imperméables ; Vêtements de pluie ; Costumes, gilets, manteaux, pardessus, parkas, vestes, coupe-vent, hauts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises polo, sweat-shirts, chemises de sport, chemises de golf, maillots de rugby, tuniques, cache-corsets, tenues de jogging, combinaisons de ski, tricots, pulls, chandails, pull-overs, cardigans, pantalons, jeans, pantalons de sport, shorts, robes, jupes, jupes-culottes, chaussettes, jambières, bas, collants ; Vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs d’intérieur ; Peignoirs de bain ; Maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage ; Bonneterie ; Lingerie féminine, soutien-gorge, culottes, slips ; Sous-vêtements ; Déguisements ; Uniformes ; Blouses ; Foulards, pélerines, châles ; Chapeaux, Couvre-chefs, Toques,

Visières

;

Couvre-oreilles

;

Cravates ; Gants (habillement) ; Ceintures (habillement) ; Bandeaux contre la transpiration, bandeaux (vêtements), manchettes ; Sous-pieds ; Vêtements de tous les jours et pour le sport, bottes, tennis, escarpins, souliers, chaussures de loisirs, sandales, pantoufles ; Chaussures et chaussures de golf ; Tous compris dans la classe 25 ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Contrairement aux affirmations de la déposante, il importe donc peu qu’elle n’ait « pas encore commencé sa production » pour considérer qu’il s’agit de produits identiques et similaires. En effet, les produits servant de base à la présente comparaison ont clairement été identifiés dans le libellé des marques en cause. 3

De même, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « le consommateur même d’attention moyenne est tout à fait capable de faire la différence entre les vêtements, leur qualité, leur production et leur prix ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités réellement exercées par les parties en présence et de leurs conditions effectives d’exploitation. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent donc identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ESPRIT SHAMANIK, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal ESPRIT, également présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination ESPRIT, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, de la dénomination SHAMANIK placée en seconde position. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune ESPRIT apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, elle présente un caractère essentiel dans le signe contesté en ce que, comme l’indique l’opposante, le terme SHAMANIK, qui sera « compris par le public pertinent comme désignant l’adjectif « chamanique», est susceptible d’évoquer « une caractéristique des produits en cause, à savoir leur destination ou leur fonction (des vêtements de chamans, destinés à la pratique du chamanisme ou en lien avec une pratique chamanique) » ou à tout le moins le style de tels produits. 4

La déposante fait valoir que le mot ESPRIT « a besoin d’être complété pour former une locution nominale » et que le mot SHAMANIK « est bien celui qui différencie l’identité et devient donc le mot dominant de l’appellation ». Toutefois, outre le fait que le terme ESPRIT présente un caractère parfaitement distinctif, il importe de souligner que le risque de confusion comprend le risque d’association, c’est-à-dire le risque pour le consommateur de penser, non qu’il est confronté à une seule et même marque (risque de confusion direct), mais qu’il est en présence d’une déclinaison d’une marque antérieure du fait de l’adjonction d’éléments descriptifs ou évocateurs des produits ou services en cause (risque de confusion indirect). Les explications de la déposante concernant le choix du signe contesté (un signe reflétant sa ligne conceptuelle, à savoir une « fabrication artisanale » avec de la « laine de haute qualité naturelle », « made in France » prônant le « respect des animaux ») sont sans incidence. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons pour lesquelles ils ont été choisis. L’argument de la déposante relatif aux logos utilisés par la société opposante et par elle-même ne peut être pris en compte dans la présente procédure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Il importe peu qu’il existe « 300 dépôts de marque commençant par le mot ESPRIT ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment d’autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la déposante dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté ESPRIT SHAMANIK est donc similaire à la marque verbale antérieure ESPRIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5

De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie d’une notoriété dans le domaine de l’habillement et fournit des pièces à l’appui de son argumentation. Il convient donc de prendre en considération cette notoriété de la marque antérieure sur le marché concerné en tant que facteur aggravant du risque de confusion ou d’association. En particulier, les consommateurs sont susceptibles d’établir une association entre les deux signes, le signe contesté pouvant leur apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme en lien avec l’univers du chamanisme. En conséquence, en raison de l’identité des produits en cause, de la similarité des signes et de la notoriété de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ESPRIT SHAMANIK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement n°4767806 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 6