OPP21-3758 31/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société UNSTOPPABLES SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 25 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4769613 portant sur la marque complexe SYMBIOS BIOLOGIC SYSTEM. Le 11 août 2021, la société EVONIK DR. STRAETMANS GmbH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne verbale SYMBIO déposée le 20 septembre 2007, enregistrée sous le n° 006294011, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cet égard, le déposant, a l’occasion de ses premières observations en réponse, a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issu des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

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L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 24 mai 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 24/05/2016 au 24/05/2021 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 1 : « Produits chimiques industriels pour l’industrie des produits cosmétiques; matières brutes et mi-ouvrées pour l’industrie cosmétique, en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux, substances antimicrobiennes ».

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En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure susmentionnée pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques sous forme d’huiles; Crèmes cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour le corps; Crèmes cosmétiques pour les mains; Crèmes cosmétiques solaires; Crèmes de protection solaire [cosmétiques]; Crèmes de protection solaire; Crèmes de protection solaire [à usage cosmétique]; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Crèmes de soins cosmétiques; Crèmes écrans solaires; Crèmes écrans solaires [à usage cosmétique]; Crèmes pour la peau [à usage cosmétique]; Crèmes pour la peau [cosmétiques]; Crèmes pour le corps à usage cosmétique; Crèmes pour le corps [cosmétiques]; Crèmes pour le visage [à usage cosmétique]; Crèmes pour le visage [cosmétiques]; Crèmes solaires; Écran solaire [cosmétiques]; Écrans solaires; Écrans solaires [à usage cosmétique]; Écrans solaires [cosmétiques]; Écrans solaires [cosmétiques] à indice de protection sous forme de pulvérisateurs; Écrans solaires totaux; Exfoliants; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Exfoliants pour le corps; Exfoliants pour le nettoyage de la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Huile de massage; Huiles à usage cosmétique; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Huiles cosmétiques; Huiles de massage; Huiles de protection solaire [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Huiles parfumées pour les soins de la peau; Huiles psour le corps [cosmétiques]; Huiles pour le soin du corps à usage cosmétique; Huiles pour le visage; Laits de protection solaire; Lotions antisolaires; Lotions cosmétiques; Lotions cosmétiques pour le visage; Lotions cosmétiques solaires; Lotions de protection solaire; Lotions et huiles de massage; Lotions pour barbes; Lotions solaires; Mousses cosmétiques contenant un écran solaire; Préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; Produits cosmétiques; Produits cosmétiques de soins de beauté; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits cosmétiques pour la douche; Produits de démaquillage; Produits démaquillants; Produits exfoliants à usage cosmétique; Savon à barbe; Savons cosmétiques; Savons pour la douche; savons; parfums; cosmétiques; masques de beauté ; Conseils du domaine de l’esthétique; Informations concernant les massages; Massage; Massages; Services cosmétiques [soins de beauté]; Services de conseils concernant les soins de beauté; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; Services de conseils en matière de cosmétique; Services de conseils en matière de cosmétiques; Services de massage; Services de soins de beauté pour personnes; Services de soins de beauté; Services de soins de beauté pour le visage; Services de soins esthétiques pour le corps; Services de traitements cosmétiques du visage et du corps; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; Soins cosmétiques pour le visage; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques industriels pour l’industrie des produits cosmétiques; matières brutes et mi-ouvrées pour l’industrie cosmétique, en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux, substances antimicrobiennes ».

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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques sous forme d’huiles; Crèmes cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour le corps; Crèmes cosmétiques pour les mains; Crèmes cosmétiques solaires; Crèmes de protection solaire [cosmétiques]; Crèmes de protection solaire; Crèmes de protection solaire [à usage cosmétique]; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Crèmes de soins cosmétiques; Crèmes écrans solaires; Crèmes écrans solaires [à usage cosmétique]; Crèmes pour la peau [à usage cosmétique]; Crèmes pour la peau [cosmétiques]; Crèmes pour le corps à usage cosmétique; Crèmes pour le corps [cosmétiques]; Crèmes pour le visage [à usage cosmétique]; Crèmes pour le visage [cosmétiques]; Crèmes solaires; Écran solaire [cosmétiques]; Écrans solaires; Écrans solaires [à usage cosmétique]; Écrans solaires [cosmétiques]; Écrans solaires [cosmétiques] à indice de protection sous forme de pulvérisateurs; Écrans solaires totaux; Exfoliants; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Exfoliants pour le corps; Exfoliants pour le nettoyage de la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Huile de massage; Huiles à usage cosmétique; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Huiles cosmétiques; Huiles de massage; Huiles de protection solaire [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Huiles parfumées pour les soins de la peau; Huiles psour le corps [cosmétiques]; Huiles pour le soin du corps à usage cosmétique; Huiles pour le visage; Laits de protection solaire; Lotions antisolaires; Lotions cosmétiques; Lotions cosmétiques pour le visage; Lotions cosmétiques solaires; Lotions de protection solaire; Lotions et huiles de massage; Lotions pour barbes; Lotions solaires; Mousses cosmétiques contenant un écran solaire; Préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; Produits cosmétiques; Produits cosmétiques de soins de beauté; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits cosmétiques pour la douche; Produits de démaquillage; Produits démaquillants; Produits exfoliants à usage cosmétique; Savon à barbe; Savons cosmétiques; Savons pour la douche; savons; parfums; cosmétiques; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les « Produits chimiques industriels pour l’industrie des produits cosmétiques » de la marque antérieure « sont trop généraux pour pouvoir être comparés aux produits de la demande d’enregistrement contestée ». En effet, les produits susmentionnés de la marque antérieure peuvent se définir aisément comme des produits chimiques ayant vocation à entrer en tant que composants dans des produits cosmétiques. Il en va de même pour ce qui est des produits suivants de la marque antérieure : « matières brutes et mi-ouvrées pour l’industrie cosmétique, en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux, substances antimicrobiennes ».

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A cet égard, la société déposante fait valoir que « la précision « en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux» ne suffit pas à comprendre de manière précise quelle est la nature, l’origine et la fonction des produits concernés ». Or, ces produits peuvent également être définis aisément comme étant des produits, travaillés ou non utilisés exclusivement dans le domaine de la cosmétique, et qui sont destinés à être incorporés dans des produits cosmétiques pour le « soin pour la peau et démêlants pour les cheveux, substances antimicrobiennes ». Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement qui sont des produits cosmétiques présentent un lien étroit et obligatoires avec les « Produits chimiques industriels pour l’industrie des produits cosmétiques; matières brutes et mi-ouvrées pour l’industrie cosmétique, en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux » A cet égard, ne sauraient prospérer les arguments de la société déposante relatifs aux différences existant entre les produits, liées à leur nature, leur clientèle, ou à leur circuit de distribution la similarité entre ces produits résultant d’un lien de complémentarité étroit engendrant un risque de confusion sur leur origine. En revanche, les « Conseils du domaine de l’esthétique; Informations concernant les massages; Massage; Massages; Services cosmétiques [soins de beauté]; Services de conseils concernant les soins de beauté; Services de conseils concernant les soins de la peau; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; Services de conseils en matière de cosmétique; Services de conseils en matière de cosmétiques; Services de massage; Services de soins de beauté pour personnes; Services de soins de beauté; Services de soins de beauté pour le visage; Services de soins esthétiques pour le corps; Services de traitements cosmétiques du visage et du corps; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; Soins cosmétiques pour le visage; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits chimiques industriels pour l’industrie des produits cosmétiques; matières brutes et mi-ouvrées pour l’industrie cosmétique, en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux, substances antimicrobiennes » de la marque antérieure. En effet, les premiers ne sont pas directement utilisés en lien avec les seconds : il existe un degré supplémentaire dans la mesure où les premiers sont les composants des produits qui peuvent être utilisés dans le cadre des services de la marque antérieure. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il n’existe pas de lien direct entre ces produits et services, le consommateur n’étant pas susceptible de penser que les premiers sont proposés à la vente par le prestataire des services de la marque antérieure. De plus, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur un arrêt du Tribunal de première instance de Paris et une décision de l’Institut. En effet, ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire.

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Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SYMBIO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, est composé de trois éléments verbaux SYMBIOS BIOLOGIC SYSTEM selon une présentation particulière, la marque antérieure portant quant à elle sur un élément verbal. Les signes ont en commun un terme des plus proche SYMBIOS pour le signe contesté SYMBIO pour la marque antérieure, cet élément étant situé sur la première ligne de la demande d’enregistrement contestée. Cette circonstance confère aux signes de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par l’ajout des termes BIOLOGIC et SYSTEM, respectivement sur la deuxième et troisième ligne de la demande contestée ainsi que par la présentation de cette dernière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

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En effet le terme SYMBIO(S) apparaît distinctif pour les produits et services visés par les marques en comparaison. Au sein de la demande contestée, l’élément SYMBIOS est dominant dès lors qu’outre sa position sur une ligne supérieure, les éléments verbaux BIOLOGIC SYSTEM renvoient respectivement au caractère biologique des produits en cause et à un procédé (SYSTEM se rattachant alors au terme BIOLOGIC qui le précède directement). Ces éléments sont donc dépourvus de caractère distinctif au sein de la demande contestée. Enfin, la présentation particulière de la demande contestée, telle que précédemment développée, n’est pas non plus de nature à amoindrir le risque de confusion dès lors que les éléments verbaux présentés sont immédiatement perceptibles et composent les seuls éléments par lesquels le signe sera lu et prononcé. En outre la présentation de la demande contestée, permet par l’adoption de lettres pour partie noires de percevoir une seconde fois la séquence SYMBIO mise ainsi en exergue. Il en résulte donc un risque de confusion entre ces deux signes. La société déposante fait valoir que les produits en cause « s’adressent à un public particulièrement averti et attentif puisqu’ils sont destinés à l’industrie cosmétique » et que « compte tenu de la règlementation stricte à laquelle obéit la fabrication des produits cosmétiques, il peut être considéré que le public concerné est doté d’une vigilance particulière quant à la qualité et l’origine des matières premières utilisées ». La société déposante en conclu donc que les produits en cause s’adressent à un public particulièrement avisé qui aura un degré d’attention plus élevé que pour d’autres produits de consommation courante. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce le risque de confusion sur l’origine ne peut être exclu, du fait des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence. Le signe complexe contesté SYMBIOS BIOLOGIC SYSTEM est donc similaire à la marque verbale antérieure SYMBIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe SYMBIOS BIOLOGIC SYSTEM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques sous forme d’huiles; Crèmes cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour le corps; Crèmes cosmétiques pour les mains; Crèmes cosmétiques solaires; Crèmes de protection solaire [cosmétiques]; Crèmes de protection solaire; Crèmes de protection solaire [à usage cosmétique]; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Crèmes de soins cosmétiques; Crèmes écrans solaires; Crèmes écrans solaires [à usage cosmétique]; Crèmes pour la peau [à usage cosmétique]; Crèmes pour la peau [cosmétiques]; Crèmes pour le corps à usage cosmétique; Crèmes pour le corps [cosmétiques]; Crèmes pour le visage [à usage cosmétique]; Crèmes pour le visage [cosmétiques]; Crèmes solaires; Écran solaire [cosmétiques]; Écrans solaires; Écrans solaires [à usage cosmétique]; Écrans solaires [cosmétiques]; Écrans solaires [cosmétiques] à indice de protection sous forme de pulvérisateurs; Écrans solaires totaux; Exfoliants; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Exfoliants pour le corps; Exfoliants pour le nettoyage de la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Huile de massage; Huiles à usage cosmétique; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Huiles cosmétiques; Huiles de massage; Huiles de protection solaire [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Huiles parfumées pour les soins de la peau; Huiles pour le corps [cosmétiques]; Huiles pour le soin du corps à usage cosmétique; Huiles pour le visage; Laits de protection solaire; Lotions antisolaires; Lotions cosmétiques; Lotions cosmétiques pour le visage; Lotions cosmétiques solaires; Lotions de protection solaire; Lotions et huiles de massage; Lotions pour barbes; Lotions solaires; Mousses cosmétiques contenant un écran solaire; Préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; Produits cosmétiques; Produits cosmétiques de soins de beauté; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits cosmétiques pour la douche; Produits de démaquillage; Produits démaquillants; Produits exfoliants à usage cosmétique; Savon à barbe; Savons cosmétiques; Savons pour la douche; savons; parfums; cosmétiques; masques de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.