OP21-3777 15 février 2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE La société TOPI GAMES, société par actions simplifiée, a déposé le 2 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 772 880 portant sur la dénomination REMEMBER.

Le 13 août 2021, la société KF Design GmbH, société de droit allemand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des marques antérieures suivantes :

— La marque verbale de l’Union Européenne REMEMBER, déposée le 31 octobre 2003, enregistrée sous le n°003513645, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque verbale de l’Union Européenne REMEMBER, déposée le 22 mars 2013, enregistrée sous le n°011680717, sur le fondement du risque de confusion.

La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande contestée, portant sur certains des produits et services désignés.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande contestée, lui impartissant un délai de réponse de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union Européenne REMEMBER n°003513645

Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition, sur le fondement de la marque verbale n°003513645, est le suivant : « Boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; Jeux ; jouets ; figurines [jouets] ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits pour l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie pour l’écriture; adhésifs pour papier et papeterie ou pour le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’embal age (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés et clichés d’imprimerie ; Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; ornements et décorations pour arbres de Noël ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les « Boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; Jeux ; jouets ; figurines [jouets] ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « publication de livres ; production de films cinématographiques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de la mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, et de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, et de la mise disposition au format numérique d’ouvrages pour le compte de leurs auteurs, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services « d’éducation ; formation ; divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement d’actions de formation et d’instruction visant à transmettre des savoirs, connaissances et compétences, et de prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier, et de prestations visant à distraire et à amuser le public.

Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; société d’édition et de production cinématographique pour les premiers, établissements éducatifs, centres de formation et sociétés de divertissement pour les seconds.

En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services n’ont pas tous « …pour finalité principale l’enseignement et l’éducation d’un large public dans tous les domaines », dès lors que les services précités de la demande d’enregistrement, n’ont pas spécifiquement pour objet l’éducation ou l’enseignement.

Enfin, les services précités de la demande d’enregistrement non pas davantage directement pour objet le divertissement, ces services n’ayant pas pour finalité principale de distraire le public. En outre, les services de divertissement ne sont pas uniquement constitués de livres ou de films, mais peuvent revêtir une multitude de formes et de supports, tels que les spectacles vivants, les concerts, les jeux.

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont en partie identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination REMEMBER, reproduite ci-dessous :

La marque antérieure porte sur la dénomination REMEMBER, reproduite ci-dessous : REMEMBER La société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.

La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

La dénomination REMEMBER, constitutive de la marque antérieure, se retrouve à l’identique dans le signe contesté dont elle constitue l’unique élément.

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Le signe verbal contesté REMEMBER constitue donc la reproduction de la marque antérieure REMEMBER, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

La dénomination contestée REMEMBER est donc identique à la marque antérieure REMEMBER.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, l’identité des signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré l’identité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

B. Sur le fondement de la marque verbale l’Union Européenne REMEMBER n°011680717

Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Suite au retrait partiel de la demande contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition, sur le fondement de la marque verbale n°011680717, est le suivant : « Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Disques compacts enregistrables; Étuis adaptés aux CD vierges; Étuis adaptés aux téléphones portables; Coques adaptées aux téléphones portables; Housses de protection adaptées aux téléphones portables; Pièces et accessoires de téléphones mobiles; Étuis adaptés aux tablettes PC; Coques adaptées aux tablettes PC; Housses de protection adaptées aux tablettes PC; Pièces et Accessoires pour PC tablettes ; Services de vente au détail, également sur internet, en relation avec les jouets, objets de bureau, équipements et accessoires d’habitats et de bureaux, bougies, lampes, accessoires pour ordinateurs personnels, accessoires de téléphones mobiles, accessoires pour tablettes PC, articles de ménage, vaissel e, produits textiles, linge de lit et de table, plateaux, tabourets en carton, al umettes, calendriers, décoration de Noël, sous-mains de bureaux, images murales, bijoux, montres, vêtements, produits textiles, meubles et articles d’ameublement, chaussures, accessoires de mode, serviettes de table, aliments, sets de table en plastique et serviettes.décorations pour arbres de Noël ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Les « Logiciels de jeux » de la demande contestée sont à l’évidence similaires aux « Jeux et jouets » de la marque antérieure, en ce qu’il s’agit pareillement de produits ayant pour destination de divertir le public.

Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

Les « logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée, sont à l’évidence similaires aux « Pièces pour PC tablettes » de la marque antérieure, en ce qu’il s’agit pareillement de produits ayant pour destination le fonctionnement d’un appareil informatique.

Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination REMEMBER, reproduite ci-dessous :

La marque antérieure porte sur la dénomination REMEMBER, reproduite ci-dessous : REMEMBER La société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.

La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

La dénomination REMEMBER, constitutive de la marque antérieure, se retrouve à l’identique dans le signe contesté dont elle constitue l’unique élément.

Le signe verbal contesté REMEMBER constitue donc la reproduction de la marque antérieure REMEMBER, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

La dénomination contestée REMEMBER est donc identique à la marque antérieure REMEMBER.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, l’identité des signes ainsi que le caractère hautement distinctif de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée REMEMBER ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française REMEMBER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; Jeux ; jouets ; figurines [jouets] ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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