OP21-3811 Le 28 juin 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DEFACTO SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 25 mai 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 770 017 portant sur le signe verbal DEFACTO. Le 17 août 2021, la société FACTOFRANCE, société anonyme à conseil d’administration, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe française FACTOFRANCE, déposée le 5 mai 2017 et enregistrée sous le n°17 4 359 515. L’opposition a été notifiée à la société déposante, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Suite à l’échange d’observations entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont elles ont été informées par courrier.

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Assistance et services de conseils en matière d’organisation et de gestion commerciales ; analyse économique à des fins commerciales ; Marketing financier ; présentation de produits financiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; établissement de bilans financiers et analyses d’entreprises ; services de conseils aux entreprises en matière de financement ; gestion de dossiers financiers ; Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; agences d’assurances ; bancassurance ; consultation en matière financière ; informations financières transmises par voie électronique ; services de recherche de financement ; constitution de capitaux, investissement de capitaux ; gestion de fonds, constitution de fonds, placements de fonds ; mise à disposition de conseils en matière de placement et de finance ; services de conseillers en finance ; suivi de portefeuilles financiers ; services de recouvrement de créances ; services bancaires en matière d’acceptation de paiements échelonnés ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

E n revanche, les « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières » de la demande contestée, s’entendent respectivement de prestations matérielles et intellectuelles relatives à l’évaluation de biens immobiliers, et de prestations matérielles ayant pour objet la gestion de biens immobiliers, et de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers. Les services de « Mise à disposition de conseils en matière de placement ; Affaires bancaires ; Placements de capitaux » de la marque antérieure, s’entendent de prestations visant à acquérir des biens de production pour l’exploitation d’une entreprise et à placer de l’argent dans des valeurs monétaires et financières en acceptant un certain risque dans le but de les faire fructifier, et d’informations en ce domaine, et de services ayant trait au commerce de l’argent et des titres fiduciaires de toute nature, effets de commerce et valeurs de bourse. Les premiers sont rendus par des professionnels du secteur immobilier, agences immobilières, gestionnaires de patrimoine immobilier ou courtier en immobilier. Les seconds sont rendus par des professionnels du secteur financier et de la bourse, sociétés financières et tradeurs. Ils répondent également à des besoins différents : volonté d’estimer, d’acheter, de gérer, ou de vendre un bien immobilier pour les premiers, volonté d’investir et de faire fructifier son argent ou ses valeurs en bourse pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les services en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que la prestation des premiers n’est aucunement subordonnée à la prestation des seconds, et inversement. A cet égard, les captures d’écran fournies par la société opposante, portant sur certaines prestations proposées par des banques tierces, ne démontrent pas que les services en cause seraient toujours fournis en association, auprès de l’ensemble des opérateurs du marché. Ainsi, la société opposante ne démontre pas que ces pratiques présentent un caractère de généralité tel que le public soit amené à leur attribuer une même origine. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, en partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DEFACTO, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe FACTOFRANCE, reproduit ci-dessous :

Cette marque a été enregistrée en couleurs. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux termes accolés formant une dénomination unique, alors que la marque antérieure est constituée deux termes, de présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes en cause ont en commun le terme FACTO, placé en position finale de la demande contestée, et placé en position d’attaque de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle. Intellectuellement, le terme latin FACTO pourra être perçu par le consommateur comme désignant le terme « fait », étant donné la grande connaissance de l’expression latine « de facto », signifiant « de fait », constitutive de la demande contestée, comme le reconnait la société déposante. En revanche, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la marque antérieure sera perçue par le public pertinent comme faisant référence à « facture » et donc à des services en relation avec les factures », en ce qu’il n’est aucunement établi que le terme FACTO désigne dans le langage courant ou professionnel une « facture ». Ainsi, il n’est nullement établi que la marque antérieure véhicule la notion d’ « affacturage », comme le soutient la société déposante. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, du terme d’attaque DE et au sein de la marque antérieure, du terme FRANCE ainsi que par la présentation particulière de des éléments verbaux, et la présence d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer ces différences. L’élément FACTO apparait distinctif au sein des signes en cause. Au sein de la demande contestée, l’élément FACTO apparait également dominant en ce que le terme DE qui le précède ne fait qu’introduire le terme FACTO, le mettant ainsi en exergue, afin de donner à la demande contestée la signification bien connue relevée ci-dessus. Est inopérant l’argument de la société déposante, selon laquelle « le consommateur percevra ainsi la demande contestée comme une dénomination en tant que telle ». En effet, la présentation de la demande contestée, où les lettres D et F apparaissent en majuscules alors que toutes les autres lettres apparaissent en minuscules, concourt bien à ce que le consommateur appréhende la demande contestée comme une association de deux termes au sein de laquelle l’élément FACTO apparait dominant.

A u sein de la marque antérieure, le terme FACTO apparait également dominant, en ce que le terme qui le suit, France, sera perçu par le consommateur comme une simple indication du lieu géographique de prestation des services en cause. En outre, la présentation particulière du terme FACTO, en couleur bleue marine, souligné en rouge, concourt à le mettre en exergue, puisque le terme FRANCE qui le suit n’apparait qu’en gris clair, bien moins visible. Enfin, les éléments figuratifs représentant deux lettres F très stylisées, de tailles différentes et présentées dans des orientations opposées, en blanc sur fond bleu, ne seront perçus par le consommateur que comme des éléments décoratifs. La marque antérieure restera lue et prononcée par le consommateur FACTO FRANCE, son attention restant portée sur le terme FACTO. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes. Ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société déposante tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce Le signe contesté DEFACTO est donc similaire à la marque antérieure FACTO FRANCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En outre, la société opposante invoque également, pour apprécier plus largement le risque de confusion, une famille de marques qu’elle exploite, en invoquant les marques FACTOBAIL et FACTOFLEX Toutefois, si la connaissance de la marque antérieure sur le marché de l’affacturage ou l’existence d’une famille de marques peuvent permettre de renforcer le risque de confusion, ces éléments ne permettent pas de compenser l’absence de similarité entre les services reconnus non similaires, tel qu’exposé précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DEFACTO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe française FACTO FRANCE.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.