OPP 21-3829 31/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F A , a déposé le 24 mai 2021, la demande d’enregistrement n°21 4769731 portant sur le signe verbal CARDIOLEXIS. Le 17 août 2021, la société RELX Inc. (Société organisée selon les lois de l’Etat du Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LEXIS, enregistrée le 9 août 2011 sous le n°009043779. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels téléchargeables pour accéder à des bases de données informatisées dans le domaine du droit; logiciels téléchargeables de gestion de cabinet et de développement de la clientèle sur une base personnalisée, dans le domaine du droit; publications électroniques téléchargeables, et logiciels multimédias enregistrés sur cédéroms, sous forme de livres, traités, formulaires et règles de procédures, tous dans le domaine du droit; publications électroniques téléchargeables, et logiciels multimédias enregistrés sur cédéroms et disquettes, sous forme de magazines, répertoires, livres non romanesques, et lettres d’information contenant des informations sur une grande variété de thèmes; logiciels de traitement de texte; logiciels de connectivité de communications à usage général utilisés pour établir et gérer les connexions entre un ordinateur et des réseaux informatiques; logiciels permettant l’accès à des bases de données privées en ligne; logiciel fournissant un accès à des bases de données sur une grande variété de thèmes permettant la recherche; logiciels utilisés pour le formatage de documents obtenus en ligne via l’accès à des bases de données informatiques, et pour la vérification de citations juridiques; logiciel permettant aux usagers de déposer des documents de manière électronique auprès des tribunaux et agences gouvernementales; tableurs; logiciels utilisés pour rechercher et afficher les frais engagés pour la recherche en ligne; logiciels qui réalisent la vérification de citations juridiques; logiciels qui choisissent et affichent des citations de cas apparentés et autre matériel juridique; logiciels permettant de générer une table de références dans le domaine juridique; logiciels de tenue des comptes; logiciels d’aide à la prise de décision disponibles via un réseau informatique mondial; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; logiciels non téléchargeables pour l’accès à des bases de données informatisées dans le domaine du droit; logiciels non téléchargeables pour la gestion de cabinet et le développement de la clientèle sur une base personnalisée, dans le domaine du droit. Série de livres, dépliants, brochures et lettres d’information liés à des bases de données informatisées en ligne; lettres d’information dans le domaine des services de recherche informatisés; livres, revues, magazines, lettres d’information, répertoires, tableaux et formulaires dans les domaines du droit, de la médecine, des finances, et de la technologie comptable; matériel imprimé d’instruction, d’éducation et d’enseignement dans les domaines du droit, de la médecine, des finances, et de la comptabilité. Services informatiques, à savoir fourniture d’une base de données interactive en ligne proposant des informations juridiques, des informations sur une grande variété de thèmes d’intérêt général, de la publicité, de l’actualité, et de la recherche, et gestion de celle-ci; services d’assistance dans le domaine de la recherche assistée par ordinateur; crédit-bail de terminaux informatiques et d’imprimantes; services de récupération de données par ordinateur; services informatiques, à savoir, fourniture de bases de données proposant des actualités, de la

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publicité, des informations juridiques, des informations sur une large gamme de sujets d’intérêt général, et de la recherche; crédit-bail de temps à une base de données interactive informatique dans les domaines du droit, de l’actualité, et du commerce, et gestion de celle-ci; crédit-bail de matériel informatique; assistance en matière de logiciels informatiques, à savoir, assistance technique concernant des logiciels et de la recherche assistée par ordinateur par téléphone, courrier électronique, télécopieurs, en personne, et postages sur le réseau informatique mondial, installation, et mise à jour des logiciels de l’abonné, et gestion de logiciels informatiques; services informatiques, à savoir, conception et mise en oeuvre de pages web sur le réseau pour des tiers; services de conseils et d’assistance liés à des logiciels de support de décision pour des réseaux de données, à savoir, analyse et interprétation des données générées par de tels logiciels; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services d’assistance professionnelle liée aux logiciels, aux programmes informatiques et aux services informatiques; services de conception; services de dessinateur; gestion d’une base de données informatique interactive en ligne dans les domaines des affaires, de l’actualité et du droit ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LEXIS, ci-dessous reproduit : LEXIS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme LEXIS, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence des lettres C, A, R, D, I et O, formant le terme CARDIO aisément isolable au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme LEXIS, constitutif de la marque antérieure, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause.

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Le terme LEXIS présente également un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que, comme l’indique le déposant, l’élément CARDIO-, directement associé à la séquence -LEXIS, sera perçu comme descriptif à l’égard des produits et services visés en ce qu’il est susceptible d’en décrire une caractéristique précise, à savoir leur objet (ayant pour objet le cœur ou en rapport avec le cœur). Par conséquent, l’élément –CARDIO ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté qui se focalisera sur l’élément LEXIS. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services. Le signe verbal contesté CARDIOLEXIS est donc similaire à la marque verbale antérieure LEXIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CARDIOLEXIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°4769731 est rejetée.