OP21-4015 Le 18 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A G a déposé le 8 juin 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 774 841 portant sur la dénomination PHOENIXPAINT. Le 1er septembre 2021, la société DAW SE, société de droit al emand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne PHÖNIX, déposée le 24 octobre 2011, enregistrée sous le n°010400554 et régulièrement renouvel ement. Le déposant a procédé à un retrait partiel portant sur certains des produits et services. L’opposition a été notifiée au déposant, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.

I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouil e ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures)». La marque antérieure a été enregistrée, pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie; Produits pour la conservation et l’imprégnation contre l’humidité de la maçonnerie, des tuiles, du ciment et du béton, à l’exception des peintures et des huiles; Résines artificiel es et synthétiques, matières plastiques à l’état brut (sous forme de poudres, de granulés, de liquides ou de pâtes); Solvants pour couleurs, vernis, laques et peintures; Adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie; Col es pour papiers peints; Adhésifs pour la construction; Masses à enduire pour le traitement de fond des enduits (non compris dans d’autres classes) ; Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la détérioration du bois, glaçures (compris dans la classe 02), préservatifs contre la rouil e; Teintures pour apprêt; Matières tinctoriales, teintures, pâtes à teinter, mordants; Épaississants pour peinture; Fixatifs, siccatifs pour couleurs; Résines naturel es (comprises dans la classe 02); Diluants et liants pour peintures, laques et couleurs; Produits de protection du bois, mordants pour le bois et huiles pour la conservation du bois; Peintures, également structurables (comprises dans la classe 02); Peintures bactéricides et/ou fongicides; Produits anticorrosion; Produits pour la protection des métaux; Métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; Matériaux de construction non métal iques; Glissières et glissières d’angle profilées (non métal iques) pour la construction, en particulier joints profilés; Colonnes d’alignement et de compension (non métal iques) pour la construction; Écarteurs (non métal iques) pour la construction; Appuis de fenêtres (non métal iques); Pierres naturel es et artificiel es; Mortiers et quartz (matériaux de construction); Enduits (compris dans la classe 19); Enduits (matériaux de construction); Plaques pour les murs et les plafonds (non métal iques, pour la construction); Masses d’encastrement en tissu pour la construction; Mastics comme matériaux de construction ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouil e ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

E n revanche, les « colorants pour aliments » de la demande d’enregistrement contestée, qui relèvent de la catégorie générale des produits alimentaires, ne relèvent pas de la catégorie générale des « Couleurs ; Matières tinctoriales, teintures » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de produits colorants utilisés dans le bâtiment ou l’industrie et non dans le domaine alimentaire. Ces produits ne sont donc pas identiques ni n’apparaissent à l’évidence similaires, en raison de leur nature, fonction et destination très distinctes. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont en partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination PHOENIXPAINT, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination PHÖNIX, reproduite ci-dessous : Phönix Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuel ement, les signes en cause ont en commun six lettres, P, H, O, N, I et X, formant la séquence d’attaque PHOENIX- au sein de la demande contestée, et constitutive de la dénomination PHÖNIX de la marque antérieure. Phonétiquement, ces séquences PHOENIX / PHÖNIX, ont des sonorités identiques, [fé-nix], placées en attaque de la demande contestée, et constitutives de la marque antérieure. Intel ectuel ement, ces séquences PHOENIX / PHÖNIX renvoient à la même évocation de l’animal mythologique renaissant de ses cendres. Ces séquences diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, de la lettre E (entre les lettres O et N), et par la présence, au sein de la marque antérieure d’un accent tréma sur la lettre O. Toutefois, ces modifications ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion, dès lors qu’el es sont situées en milieu de séquence et qu’el es laissent subsister une structure commune, un même rythme en deux temps et des sonorités et évocations identiques. En outre, les signes en cause diffèrent également par la présence de la séquence finale –PAINT au sein de la demande contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer cette différence.

E n effet, comme le soutient la société opposante, cette séquence –PAINT sera aisément comprise par le consommateur comme signifiant « peinture » en langue anglaise et apparait, dès lors, descriptive de certains des produits désignés. Ainsi, el e ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, laquel e sera portée sur la séquence PHÖNIX-. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée PHOENIXPAINT est donc similaire à la marque antérieure PHÖNIX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée PHOENIXPAINT ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne PHÖNIX. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouil e ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.