OP21-4070 14/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A Q a déposé le 10 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 784 304 portant sur le signe verbal BY JOE. Le 2 septembre 2021, la société JOE’S HOLDINGS LLC (Société organisée selon les lois de l’Etat de New York) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque de l’Union européenne suite à une transmission de propriété portant sur le signe verbal JOE’S déposée le 5 avril 2002, enregistrée sous le n° 002669901 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Sous-vêtements; sous-vêtements invisibles; sous-vêtements et vêtements de sport; vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir jeans, robes, chemisiers, dessus, pantalons, combinaisons, shorts, peignoirs, jupes, ceintures, chapeaux, chandails, foulards, vestes, gilets, manteaux, t-shirts et lingerie, mais à l’exception des chaussures ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BY JOE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JOE’S. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination suivie d’une apostrophe et une lettre. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme JOE, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si ces signes diffèrent par la présence du terme BY au sein du signe contesté et de la séquence ‘S au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes JOE apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Ce terme JOE présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme BY qui le précède, signifiant « de » ou « par » en français, est d’usage courant pour désigner l’origine des produits et se rapporte ainsi directement au terme JOE, qu’il vient ainsi mettre en exergue. Au sein de la marque antérieure, la séquence ‘S revêt également un caractère dominant dès lors que l’élément « ‘S », forme possessive anglo-saxonne, se rapporte directement à la dénomination JOE la mettant ainsi en exergue. Ainsi, les différences relevées ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme JOE son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe un risque de confusion entre ceux-ci dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté BY JOE est donc similaire à la marque verbale antérieure JOE’S. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de ces signes est encore accentué par l’identité et la grande proximité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. 4

CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal BY JOE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4784304 est rejetée. 5