OPP 21-4061 07/03/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DIPTIC DURFORT-ILUTIU CONSEIL (société par actions simplifiée) a déposé le 11 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 776 115 portant sur le signe complexe DIPTIC DURFORT-ILUTIU CONSEIL.

Le 2 septembre 2021, Monsieur T P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque française portant sur le signe verbal DIPTIC, déposée le 16 juin 2018 et enregistrée sous le n° 4 462 027, sur le fondement d’un risque de confusion ;

— Le nom de domaine DIPTIC.FR réservé à son nom le 22 mai 2018 et expirant le 22 mai 2023, sur le fondement d’un risque de confusion.

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque française DIPTIC, n° 4 462 027

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les services suivants : « gestion des affaires commerciales; conseils en communication (publicité); audits d’entreprises (analyses commerciales); administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires ; analyse financière; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres ; Services juridiques; recherches judiciaires ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Constitution et gestion de bases de données informatiques en matières de droits de propriété intellectuelle.; aide et services de conseil dans le domaine des affaires à l’établissement de stratégie d’exploitation des droits de propriété intellectuelle; évaluation de droits de propriété intellectuelle (audits d’entreprises en matière commerciale) ; Formation, organisation et conduite de colloques, de séminaires ou d’ateliers en matière de propriété intellectuelle; publication de bulletins d’informations en matière de propriété intellectuelle (newsletters) ; Conseils en propriété intellectuelle; informations, consultation, assistance et représentation pour l’obtention, la valorisation, la défense et la vente de droits de propriété intellectuelle dont, notamment les marques de fabrique, les marques de commerce, les marques de services, les dessins et modèles, les noms de domaine, les brevets d’invention, les appellations d’origine, le droit d’auteur et les droits connexes; services de surveillance et de recherches juridiques dans le domaine de la propriété intellectuelle; services d’investigation dans le domaine de la propriété intellectuelle (services juridiques); services de contentieux; services juridiques et notamment services juridiques dans le cadre de procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle; négociation et rédaction de contrats; concession de licences de propriété intellectuelle; médiation; services d’arbitrage; expertises juridiques dans le domaine de la propriété intellectuelle; gestion de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle (services juridiques); mise à disposition de documentation et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 d’informations en matière de propriété intellectuelle; fourniture d’informations concernant les services précités; aide et services de conseils à l’établissement de stratégie d’exploitation des droits de propriété intellectuelle (services juridiques) ».

L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Les services de « gestion des affaires commerciales; audits d’entreprises (analyses commerciales); administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres ; Services juridiques; recherches judiciaires » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En revanche, les services de « conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« aide et services de conseil dans le domaine des affaires à l’établissement de stratégie d’exploitation des droits de propriété intellectuelle » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’étant pas nécessairement rendue dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels n’ont pas obligatoirement pour objet la prestation des premiers.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune

Les services d’ « analyse financière » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de étroit et obligatoire avec les services d’« évaluation de droits de propriété intellectuelle (audits d’entreprises en matière commerciale) » de la marque antérieure en ce que ces derniers consistent en des études commerciales et non pas financières, peu important que « les droits de propriété intellectuelle constituent des actifs avec bien évidemment une valeur financière », comme l’indique l’opposant. De plus, la prestation des premiers n’est pas rendue dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels n’ont pas pour objet la prestation des premiers.

Ainsi, ces services ne sont pas complémentaire ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « organisation de concours (divertissement) » ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation » de la marque antérieure, dès lors que les seconds n’ont pas pour vocation de divertir mais d’instruire, contrairement aux premiers.

En outre, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers n’étant pas nécessairement rendue dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels n’ont pas obligatoirement pour objet la prestation des premiers.

Ainsi, ces services ne sont pas complémentaire, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

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4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DIPTIC DURFORT-ILUTIU CONSEIL, reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe verbal DIPTIC, reproduit ci-dessous :

L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux adoptant une présentation particulière, d’un élément figuratif ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.

Il n’est pas contesté les signes en cause ont en commun la dénomination DIPTIC, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques.

Ils diffèrent par la présence des termes DURFORT-ILUTIU CONSEIL au sein du signe contesté ainsi que par sa présentation particulière, son élément figuratif représentant un fond rouge et ses couleurs.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, la dénomination DIPTIC des signes en présence apparaît distinctive au regard des services en cause.

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5 En outre, au sein du signe contesté, le terme DIPTIC présente un caractère essentiel, dès lors que les termes DURFORT-ILUTIU CONSEIL, présentés de manière accessoire en raison de leur tail e réduite et de leur positionnement sur une ligne inférieure, ne sont pas de nature à faire perdre au terme DIPTIC son caractère immédiatement perceptible et dominant.

Par ail eurs, la présentation particulière et l’élément figuratif du signe contesté n’altèrent pas davantage le caractère immédiatement perceptible du terme DIPTIC.

Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le signe contesté DIPTIC DURFORT-ILUTIU CONSEIL est donc similaire à la marque verbale antérieure DIPTIC, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes.

B. Sur le fondement du risque de confusion au regard du nom de domaine DIPTIC.FR

L’article L 711-3 du Code de la propriété intel ectuel e prévoit que « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°) […] un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 du Code précité dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».

Monsieur T P a également formé opposition sur la base du nom de domaine DIPTIC.FR réservé à son nom le 22 mai 2018 et expirant le 22 mai 2023.

Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective.

En conséquence, lorsqu’une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant, non seulement de démontrer l’existence de son nom de domaine, mais également son exploitation réel e sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale.

A cet égard, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une tel e faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réel ement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale (18/04/2013, T- 506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48).

En l’espèce, l’opposant a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « FONDEMENTS DE L’OPPOSITION », au titre du deuxième fondement, les informations suivantes :

— Type de fondement : Nom de domaine

— Désignation du signe : diptic.fr

— Activités qui servent de base à l’opposition : « aide en stratégie, informations et conseils aux particuliers et aux entreprises dans la vie des affaires et en particulier services juridiques ».

A l’appui de son opposition, l’opposant a transmis, en ce qui concerne le nom de domaine, les pièces suivantes :

— Un document intitulé « whois diptic_fr_et_extrait_site_actif.pdf » contenant :

 Une fiche AFNIC et GANDI.NET démontrant la titularité du nom de domaine DIPTIC.FR par Monsieur T P et actif au 2 septembre 2021, date de formation de l’opposition ;

 Une capture d’écran du site DIPTIC.FR, non datée.

— Un exposé des moyens dans lequel figure :

 Une fiche AFNIC et GANDI.NET démontrant la titularité du nom de domaine DIPTIC.FR par Monsieur T P et actif au 2 septembre 2021, date de formation de l’opposition (p.14) ;

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7  Une capture d’écran du site internet DIPTIC.FR faisant apparaitre l’ensemble verbal DIPTIC propriété intel ectuel e et différentes rubriques relatives à la protection des marques et le texte de présentation suivant : « Des juristes et ingénieurs Conseils en Propriété Industrielle pour la protection de vos droits dans le monde entier », non datée (p.15) ;

 Une capture d’écran faisant apparaitre l’ensemble verbal DIPTIC propriété intel ectuel e et différentes rubriques présentant le « Cabinet DIPTIC » avec le texte suivant : « Le Cabinet DIPTIC vous apporte son expertise juridique et technique (connaissances des différentes législations et jurisprudences) à toutes les étapes-clés de votre développement et ce, dans le monde entier grâce à son réseau international de Correspondants. Il vous assiste notamment en matière de recherches d’antériorités (votre dépôt ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur), en matière de protection (dépôts adéquats sur les territoires qui vous intéressent, maintien en vigueur des titres…) ainsi que pour l’exploitation et la défense de vos droits (surveillances, mises en demeure, procédures arbitrales et judiciaires, accords de coexistence, audits, contrats de licence, contrats de cession…) », ses spécialités en matière de propriété intel ectuel e, une biographie de l’opposant dans la rubrique « Vos interlocuteurs » et un formulaire de contact, sans mention du nom de domaine DIPTIC.FR, non datées (p.16) ;

 Deux captures du site web.archive.org montrant la page d’accueil du site internet DIPTIC.FR au 19 mai 2020 et 5 mars 2021 (p17. à 18).

Si ces pièces démontrent bien l’existence d’un nom de domaine DIPTIC.FR dont la date de création est le 22 mai 2018, el es ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer l’usage sérieux de ce signe dans la vie des affaires.

En effet, et comme précédemment relevé, aux fins de déterminer si le signe invoqué n’a pas une portée seulement locale, il convient de prendre en compte non seulement l’étendue géographique mais également la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE, 29 mars 2011, C-96/09 P , Bud, points 159 et 160 ).

A cet égard, les captures d’écran du site internet DIPTIC.FR, qui ne sont pas datées, ne peuvent pas être prises en compte en ce qu’el es ne permettent pas d’établir que le nom de domaine était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 11 juin 2021.

En outre, les deux captures d’écran de la page d’accueil du site internet DIPTIC.fr , datées du 19 mai 2020 et 5 mars 2021, ne sont pas de nature à prouver l’usage sérieux dans la vie des affaires de ce nom de domaine pour les services d’ « aide en stratégie, informations et conseils aux particuliers et aux entreprises dans la vie des affaires et en particulier services juridiques », en l’absence de toute information sur l’utilisation effective du site internet par des clients potentiels.

De plus, l’opposant n’a produit aucun autre élément de nature à démontrer que le site internet a reçu des visites ni dans quel es proportions. De même, aucun autre document ne prouve que de nombreuses personnes aient visité le site internet et demandé la prestation des services visés, par l’intermédiaire du site.

Ainsi, les documents fournis ne donnent aucune information concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage du nom de domaine précité, permettant de déterminer l’intensité de son usage.

Les documents fournis ne sont donc pas de nature à justifier de l’usage sérieux du nom de domaine DIPTIC.FR, dans la vie des affaires.

Ainsi, l’opposant n’ayant pas démontré l’usage sérieux dans la vie des affaires du nom de domaine

DIPTIC.FR, la présente opposition doit être rejetée au regard de ce fondement.

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8 CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe DIPTIC DURFORT-ILUTIU CONSEIL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque française DIPTIC, n° 4 462 027.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales; audits d’entreprises (analyses commerciales); administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres ; Services juridiques; recherches judiciaires » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.

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