OPP 21-5257 10/06/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE M Č,, V O, A J, M K et ElektrotehniČki fakultet (Univerzitet u Beogradu), sont titulaires de l’enregistrement international n° 1616954 du 20 mai 2021, portant sur le signe complexe CASPER et désignant la France. Le 7 décembre 202&, la société CLASSIC MEDIA, LLC (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CASPER déposée le 17 juin 1994 et enregistrée sous le n° 94525264, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’O.M. P.I. par courrier du 12 janvier 2022, sous le n° 21-5257, pour qu’elle la transmette sans retard à l’administration du pays d’origine et à la titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants de l’enregistrement international contesté : « Logiciels en tant que service [SaaS]; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; élaboration [conception] de logiciels ; stockage électronique de données; location de logiciels informatiques; installation de logiciels; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; services de conseillers en matière de sécurité des données; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; maintenance de logiciels d’ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; développement de plateformes informatiques; informatique en nuage; consultation en matière de sécurité informatique».

Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : «bandes magnétiques audio et vidéo préenregistrées sous forme de cartouches, disques compacts préenregistrés, disques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs; programmes et bandes de jeux informatiques, équipement pour les ordinateurs comprenant des mémoires (disques)». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, apparaissent similaires (que ce soit à un degré fort ou faible) à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : CASPER Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination et d’éléments figuratifs, alors que la marque antérieure comporte un terme.

Les signes ont en commun le terme CASPER, constitutif de la marque antérieure.

Par ailleurs, ils diffèrent par la présence d’éléments figuratifs dans la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, le terme CASPER apparait distinctif au regard des services en cause.

En outre, l’élément CASPER apparait dominant dans le signe contesté en ce qu’il est immédiatement perceptible en raison de sa présentation en grands caractères en milieu de signe. Les éléments figuratifs constituent quant à eux des agréments de présentation visuelle qui n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme CASPER.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe complexe contesté CASPER est donc similaire à la marque verbale antérieure CASPER.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de la similarité (d’un degré fort ou faible) des services et produits en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe contesté CASPER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : «Logiciels en tant que service [SaaS]; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; élaboration [conception] de logiciels ; stockage électronique de données; location de logiciels informatiques; installation de logiciels; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; services de conseillers en matière de sécurité des données; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; maintenance de logiciels d’ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; développement de plateformes informatiques; informatique en nuage; consultation en matière de sécurité informatique». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est partiellement refusée pour les services précités.

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