OPP 21-5316 Le 03/10/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S O a déposé le 13 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 799 366 portant sur le signe figuratif E-LIQUIDES SWITCH®. Le 8 décembre 2021, la société NIVOVENTRES HOLDINGS LIMITED (Société organisée selon les lois du Royaume Uni) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’union européenne iSWITCH déposée le 23 août 2018 et enregistrée le 27 décembre 2018 sous le n° 017947089. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition a été formée contre les produits suivants : « batteries pour cigarettes électroniques ; Tabac; articles pour fumeurs; cigares; cigarettes; pipes; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Succédanés du tabac ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A ce titre, ne saurait être pris en compte l’argument du déposant selon lequel « les produits [de la demande d’enregistrement] sont tous concernés par une formulation innovante pour laquelle une demande de brevet a été déposée auprès de l’INPI ». Ne saurait davantage être pris en compte l’argument selon lequel « la différenciation des produits dans le secteur d’activité de la cigarette électronique se fait principalement sur un visuel d’ensemble, un packaging, un flacon, un bouchon et très peu sur la marque en elle-même ». En effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre d’une opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif E-LIQUIDES SWITCH®, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur la dénomination iSWITCH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal SWITCH. Ils diffèrent par la présence, de l’élément verbal « e-liquides », d’éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté et de la lettre « i » au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SWITCH apparait distinctif au regard des produits en cause. Si ce terme peut éventuellement être compris par le consommateur français comme se référant au fait de « changer » rien ne permet d’affirmer comme le fait le déposant que le consommateur précité le perçoive nécessairement comme faisant référence à l’action de « [passer] de la nicotine au CBD, du tabac à un e-liquide pour cigarette électronique ». En tout état de cause ce terme qui ne constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce demeure distinctif. Par ailleurs, la présentation par le déposant d’une série d’articles et de l’existence de 25 marques antérieures comprenant le terme SWITCH, dont il ne fournit d’ailleurs pas les copies comportant les mentions importantes (portées, statuts…) n’apparait en tout état de cause pas suffisante pour justifier de la banalité de cette dénomination au regard des produits en cause. En outre, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans les classes concernées, le nombre de marques concernées n’apparait pas significatif.

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Contrairement à ce que soutient le déposant, l’élément « e-liquides », outre sa présentation accessoire en plus petits caractères, apparait dépourvu de caractère distinctif à l’égard d’une partie des produits visés dans la mesure où il désigne un mélange liquide destiné à être utilisé en association avec une cigarette électronique. Dès lors, il désigne la nature ou la destination des produits et ne sera pas perçu à titre de marque par le consommateur qui retiendra l’élément SWITCH. De même la lettre « i », figurant en position d’attaque dans la marque antérieure, est beaucoup plus courte que la séquence SWITCH et sa présence risque d’échapper au consommateur. Par ailleurs, à supposer comme le fait valoir le déposant que cette lettre soit comprise et traduite par le consommateur français comme signifiant « je », elle ne fait qu’introduire et mettre en exergue l’élément qui la suit de sorte que contrairement à ce que soutient le déposant, la marque antérieure ne forme pas un tout. Ainsi, la lettre « i » ne sera pas retenue par le consommateur et qu’elle n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. Enfin, les éléments figuratifs, les couleurs ainsi que le symbole ®, de très petite taille et sans valeur juridique ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément SWITCH par lequel le signe contesté sera lu. Par conséquent, le signe figuratif contesté E-LIQUIDES SWITCH® est similaire à la marque verbale antérieure iSWITCH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté E-LIQUIDES SWITCH® ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS

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DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « batteries pour cigarettes électroniques ; Tabac; articles pour fumeurs; cigares; cigarettes; pipes; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.